Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2013 г. N 09АП-35990/13

г. Москва

19 ноября 2013 г.

Дело N А40-54587/13

Резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 ноября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой

судей Д.Н. Садиковой, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Горбатова Евгения Алексеевича

на решение Арбитражного суда города Москвы от 27 августа 2013 года

по делу N А40-54587/13, принятое судьёй Н.Ю. Каревой,

по иску ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт (ERGO Versicherungsgruppe Aktiengessellcghaft)

к Горбатову Евгению Алексеевичу

третьи лица: ЗАСО "ЭРГО Русь", ООО "Страховая компания "ЭРГО Жизнь", ЗАО "РСИЦ", ЗАО "НПП "ЭРГОТЕХ"

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Артамонова-Ребрина Е.Ю. (по доверенности от 07.02.2013) от ответчика: Фомин А.Б. (по доверенности от 26.04.2013)

от третьих лиц:

от ЗАСО "ЭРГО Русь": Артамонова-Ребрина Е.Ю. (по доверенности от 03.12.2012)

в судебное заседание не явились представители третьих лиц - извещены.

УСТАНОВИЛ:

ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт (ERGO Versicherungsgruppe Aktiengessellcghaft) (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы к Горбатову Евгению Алексеевичу (далее - ответчик) о запрете ответчику использовать в доменном имени ergo.ru в сети Интернет обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "ERGO" и взыскании компенсации в размере 100 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 августа 2013 года исковые требования удовлетворены частично. Горбатову Е.А. запрещено использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками N N 687661, 693827, 693833, 837693, 316760, 349626, 1068894, 303242, 320004, 318365 и 303239, принадлежащими ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт (ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft) в доменном имени ergo.ru в сети Интернет, с Горбатова Е.А. в пользу ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт (ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft) взыскано 50 000 рублей компенсации. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции от 27 августа 2013 года по делу N А40-54587/13, Горбатова Евгения Алексеевича обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

Третьи лица своих представителей в судебное заседание апелляционного суда не направили, извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствии третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель ответчика, явившийся в судебное заседание апелляционного суда доводы, изложенные в апелляционной жалобе поддержал в полном объеме, представитель истца в судебном заседании возражал.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав явившихся представителей сторон, считает, что оснований для отмены решения суда первой инстанции от 27 августа 2013 года по делу N А40-54587/13 не имеется на основании следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом, на сайте www.ergo.ru в сети Интернет и представляющем коммерческую деятельность субъектов предпринимательства, размещена информация о продаже продукции, сходной до степени смешения с товарным знаком "ERGO". Вышеуказанная рекламная информация исходит от лиц, не обладающим правом на использование зарегистрированных товарных знаков, поскольку правообладателем вышеуказанных товарных знаков является Компания ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellcghaft, что подтверждается свидетельствами на международные товарные знаки N N 687661, 693827, 693833, 837693, 316760, 349626, 1068894, 303242, 320004, 318365 и 303239. Владельцем (администратором) домена является Горбатов Е.А.

Ответчик нарушает исключительное право истца на товарные знаки по свидетельствам N N 687661, 693827, 693833, 837693, 316760, 349626, 1068894, 303242, 320004, 318365 и 303239 продолжает продавать продукцию, сходную до степени смешения с товарным знаком "ERGO" в сети Интернет.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Протоколом осмотра сайта www.ergo.ru от 22 марта 2012 года, составленным Якушиной В.Г., установлен факт существования в сети Интернет сайта www.ergo.ru на котором предлагаются к продаже неограниченному кругу лиц продукция с обозначением, сходным до степени смешения с защищенным товарными знаками истца.

Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N N 687661, 693827, 693833, 837693, 316760, 349626, 1068894, 303242, 320004, 318365 и 303239 осуществляется без согласия правообладателя.

Из материалов дела следует, что администратором домена "ergo.ru" является Горбатов Е.А.

Истец обладает законными правами и интересами в отношении товарных знаков "ERGO" и, вне зависимости от информации, которую, ответчик, размещает на Интернет-сайте под доменным именем "ergo.ru".

На основании пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05 марта 2003 г. N 32 (далее Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, согласно пунктам 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение.

Согласно подпункту 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, при определении наличия признаков сходности до степени смешения необходимо руководствоваться указанными Правилами, которые устанавливают, что сходство обозначения с зарегистрированным товарным знаком может определяться по одному из указанных выше признаков (звуковым, графическим или смысловым) с применением правила выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В Постановлении от 11.11.2008 N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал на то, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Учитывая правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по указанному вопросу, а также фактические обстоятельства настоящего спора, суд первой инстанции обоснованно при разрешении спора пришел к выводу о том, что у ответчика, как администратора доменного имени "чиптрип-чиптрип.рф", не было каких-либо законных прав и интересов в отношении этого доменного имени.

Суд первой инстанции сделал законный и обоснованный вывод о том, само право администрирования доменного имени ergo.ru, реализация которого зависит только от волеизъявления Ответчика, создает угрозу нарушения исключительного права ЭРГО Ферзихерунгсгруппе Акциенгезельшафт (ERGO Versicherungsgruppe Aktiengessellcghaft) на товарные знаки, по свидетельствам N N 687661, 693827, 693833, 837693, 316760, 349626, 1068894, 303242, 320004, 318365 и 303239 являются препятствием для истцов использовать указанные товарные знаки в сети Интернет.

С данным выводом соглашается коллегия апелляционного суда.

Суд первой инстанции правильно указал на то, что требование истца о запрете ответчику использовать в доменном имени ergo.ru в сети Интернет обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "ERGO" нарушением исключительного права истца на товарные знаки является обоснованием предъявленного искового требования (основанием иска), а поэтому не подлежит удовлетворению судом.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец определил компенсацию в размере 500 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, заявленный истцом размер компенсации в сумме 100 000 рублей не соответствует указанным критериям, в связи с чем обоснованно уменьшен судом первой инстанции с 100 000 рублей до 50 000 рублей. Данный размер компенсации (50 000 рублей) является разумным и справедливым, учитывая доказанность истцом факта правонарушения со стороны ответчика.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права при принятии решения судом первой инстанции от 27 августа 2013 года по делу N А40-54587/13 не допущено.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 августа 2013 года по делу N А40-54587/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Д.Н. Садикова А.И. Трубицын