Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2013 г. N 15АП-19603/13

город Ростов-на-Дону

24 декабря 2013 г.

дело N А53-31098/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 17 декабря 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 декабря 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ильиной М.В.,

судей Мисника Н.Н., Тимченко О.Х.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ильенко А.О.,

при участии:

от истца - Павлова Вадима Владимировича (доверенность от 25.10.2013),

от ответчиков:

от ООО "Ле-Гранд" - Шалыгина Вячеслава Геннадьевича (доверенность от 09.01.2013), Павленко Алексея Александровича (доверенность N 12/01 от 01.12.2013), Воронцовой Светланы Викторовны (доверенность N 12/02 от 01.12.2013),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Русские Карнизы"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 18.10.2013 по делу N А53-31098/2012, принятое в составе судьи Корха С.Э.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Русские Карнизы" (ОГРН 1026104360435/ ИНН 6168039619),

к индивидуальному предпринимателю Половинченко Василию Трофимовичу (ОГРНИП 304616829200159/ ИНН 616842003655),

обществу с ограниченной ответственностью "Ле-Гранд" (ОГРН 1065031031097/ ИНН 5031069315),

о защите исключительных прав на использование изобретений и полезных моделей, охраняемых патентами

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Русские Карнизы" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Половинченко Василию Трофимовичу, обществу с ограниченной ответственностью "Ле-Гранд" о запрете совершать действия, нарушающие исключительные права истца на полезные модели: патент на полезную модель N 49695 "Карниз", патент на полезную модель N 48732 "Несущая направляющая карниза", патент на полезную модель N 41996 "Гнутый профиль шины карниза", в том числе: изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия - карнизы "Кантри", в котором использовано запатентованное изобретение истца (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ отказа от исковых требований - о запрете ответчикам совершать действия, нарушающие исключительные права истца на изобретения: патент N 2268101 "Способ изготовления гнутых профилей шины карниза" и патент N 2271892 "Способ изготовления тонкостенных труб с внутренним фальцевым швом").

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 18.10.2013 в принятии признания иска ответчиком - индивидуальным предпринимателем Половинченко Василием Трофимовичем (ИНН 616842003655, ОГРИП 304616829200159) отказано. В удовлетворении исковых требований отказано. В части исковых требований о запрете ответчикам совершать действия, нарушающие исключительные права истца на изобретения: патент N 2268101 "Способ изготовления гнутых профилей шины карниза" и патент N 2271892 "Способ изготовления тонкостенных труб с внутренним фальцевым швом" производство по делу прекращено.

ООО "Русские карнизы" обратилось с апелляционной жалобой в установленном гл. 34 АПК РФ порядке, просило решение Арбитражного суда Ростовской области от 18.10.2013 отменить в части отказа в удовлетворении требований о запрете ответчикам совершать действия, нарушающие исключительные права истца на полезную модель по патенту N 49695 "Карниз", в том числе: изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия - карнизы "Кантри", об обязании ответчиков уничтожить запасы готовой продукции (изделия) карнизы "Кантри", производимого ООО "Ле-Гранд", опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности "Изобретения. Полезные модели", исковые требования в указанной части удовлетворить. Жалоба мотивирована тем, что суд сделал вывод об отсутствии в карнизе ООО "Ле-Гранд" признака формулы полезной модели по патенту истца N 49695, состоящего в облицовке наружной поверхности трубы несъемным полимерным декоративным покрытием и посчитал, что данное покрытие в продукции ответчика является съемным. Однако суд сделал этот вывод самостоятельно, не обладая специальными познаниями. Заключением экспертизы ООО МЦ "Югпатент" от 28.06.2013 N 191 установлено, что в карнизе "Кантри", изготавливаемом ООО "Ле-Гранд", содержится каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, охраняемой патентом РФ N49695 "Карниз". Судом не дана оценка заключению экспертного учреждения "Региональный центр судебной экспертизы" N 30/05 от 04.05.2012, согласно которому в изделии ООО "Ле-Гранд" использована совокупность признаков из патента на полезную модель N 49695 "Карниз".

В качестве самостоятельного основания для отказа в иске суд указал на наличие у ответчика патента на полезную модель N 124546 "Карниз для штор". Однако, из материалов дела следует, что производство и иное использование карниза "Кантри" не является использованием патента N 124546 "Карниз для штор", следовательно, п.9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, по настоящему делу неприменим. В силу ст.ст. 1252, 1407 ГК РФ нарушения ответчиками при использовании карниза "Кантри" хотя бы одного патента истца достаточно для обязания их уничтожить запасы данной продукции и опубликовать решение суда.

ООО "Ле-Гранд" в отзыве апелляционную жалобу не признало, просило оставить решение Арбитражного суда Ростовской области от 18.10.2013 без изменения. Ответчик указал, что в заключении экспертизы, проведенной по настоящему делу, ООО МЦ "Югпатент" указывает на идентичность двух признаков, полагая, в одном случае, что такой признак как "наружная поверхность трубы облицована несъемным декоративным полимерным покрытием" является не существенным, в другом случае, что "наружная поверхность трубы облицована несъемным декоративным полимерным покрытием" и "декоративное покрытие наружной поверхности металлической трубы представляет собой термоусадочный съемный рукав" это идентичные понятия.

Суд правомерно не согласился с указанным выводом эксперта и дал надлежащую оценку заключению судебной экспертизы, обоснованно принял во внимание и тот факт, что на момент вынесения обжалуемого решения существует зарегистрированный за ООО "Ле-Гранд" патент "Карниз для штор" N 124546, основное отличие которого от спорного патента N 49695 "Карниз" и заключается в ином виде покрытия поверхности металлической трубы - не несъемное декоративное, как в патенте истца, а покрытие в виде термоусадочного съемного рукава.

Использование термоусадочного съемного рукава в карнизе по патенту N 1244546, обеспечивает любое покрытие трубчатого стержня карниза различной декоративности в короткий срок, и в случае необходимости позволяет заменить покрытие трубчатого стержня.

В карнизе по патенту N 49695 замена декоративного покрытия трубчатого стержня карниза без разрушения фальцевого шва не представляется возможной из-за жесткой связи покрытия с трубчатым стержнем. Выполнение декоративного покрытия съёмным или несъёмным являются совершенно различными характеристиками сравниваемых изделий по указанным выше патентам на полезные модели.

Суд обоснованно сослался на пункт 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года N 122).

Кроме этого, основываясь на своей позиции о несущественности такого признака формулы полезной модели как "декоративное покрытие наружной поверхности металлической трубы представляет собой термоусадочный съемный рукав" и как, следствие, полагая, что существует фактически два одинаковых патента РФ N 124546 и N 49695, ООО "Русские карнизы" обратилось в Палату по патентным спорам ФИПС с возражениями против выдачи патента N 124546.

9 октября 2013 года Коллегией палаты по патентным спорам производство по возражению было прекращено в связи с его отзывом заявителем - ООО "Русские карнизы", что подтверждается протоколом заседания коллегии палаты по патентным спорам от 9 октября 2013 года. Указанное свидетельствует о том, что патент ООО "Ле-Гранд" на сегодняшний день никем не оспорен, а регистрация самостоятельного патента на полезную модель "Карниз для штор" означает, что данная полезная модель (патент N 124.546)., является новой и промышленно применимой, в связи с чем, ей и была предоставлена правовая охрана.

В судебном заседании представитель ООО "Русские Карнизы" апелляционную жалобу поддержал.

Представители ООО "Ле-Гранд" апелляционную жалобу не признали по изложенным в отзыве основаниям.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ООО "Русские Карнизы" является патентообладателем на полезную модель N 49695 "Карниз", N 48732 "Несущая направляющая карниза", N 41996 "Гнутый профиль шины карниза".

Также ООО "Русские Карнизы" является патентообладателем на изобретения: патент N 2268101 "Способ изготовления гнутых профилей шины карниза" и патент N 2271892 "Способ изготовления тонкостенных труб с внутренним фальцевым швом".

В материалы дела представлен договор поставки товаров N 14 от 28.06.2012 г., заключенный между ИП Половинченко В.Т. (поставщик) и ООО "Русские Карнизы" (покупатель).

В подтверждение факта приобретения ИП Половинченко В.Т. спорной продукции в материалы дела представлен договор поставки N 128/НКО от 08.06.2012 г., заключенный между ИП Половинченко В.Т. (покупатель) и ООО "Ле-Гранд" (поставщик).

По товарным накладным N 0003618 от 18.06.2012 г., N 0004186 от 09.07.2012 г. ООО "Ле-Гранд" поставило в адрес ИП Половинченко В.Т. продукцию - спорные карнизы "Кантри", а предприниматель, в свою очередь произвел оплату поставленной продукции платежными поручениями N 4 от 13.06.2012 г. и N 5 от 04.07.2012 г.

В обоснование доводов о контрафактности спорной продукции истец представил заключение N 30/05 от 04.05.2012 г. экспертного учреждения "Региональный центр судебной экспертизы", в соответствии с которым в изделии "Круглые карнизы "Кантри" изготавливаемом ООО "Ле-Гранд" использована совокупность признаков из патента на полезную модель N 49695 "Карниз", из патента на полезную модель N 41996 "Гнутый профиль шины карниза", из патента на полезную модель N 48732 "Несущая направляющая карниза". Изделие "Круглые карнизы "Кантри" (производитель ООО "Ле-Гранд"), изготовлено способом идентичным способу изготовления изделия "Карниз" (производитель ООО "Русские Карнизы") с использованием совокупности признаков вышеуказанных патентов. Изделие "Круглые карнизы "Кантри" (производитель ООО "Ле-Гранд"), иным способом, изготовить невозможно.

Согласно статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение является одним из результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Пункт 1 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

Исходя из подпункта 1 пункта 2 статьи 1345, пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации автору изобретения, патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, в частности исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

В силу статьи 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение.

Согласно части 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных частью 2 статьи 1358 ГК РФ.

Таким образом, в предмет доказывания по спору о нарушении исключительного права как на изобретение, так и на полезную модель входит установление того, содержит ли продукт, произведенный ответчиком, либо использован ли в способе, примененном ответчиком, каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения (полезной модели) согласно патенту, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, по использованию изобретения (полезной модели).

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, предусмотренную ГК РФ, другими законами.

Проведенной по делу судебной экспертизой (экспертное заключение N 191 от 28.06.2013 г.) установлено, что в карнизе "Кантри", изготавливаемом ООО "Ле-Гранд", содержится каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, охраняемой патентом РФ N 49695 "Карниз"; содержатся признаки 1 -3 и не содержится признак 4 формулы патента на полезную модель РФ N 41996 "Гнутый профиль шины карниза", эквивалентные признаки экспертизой не выявлены; содержатся признаки 1-4 и не содержится признак 5 формулы патента на полезную модель РФ N 48732 "Несущая направляющая карниза", эквивалентные признаки экспертизой не выявлены.

Таким образом, при проведении указанной экспертизы нашли свое подтверждение доводы ответчика о том, что спорные изделия не содержат все признаки формулы патента на полезную модель РФ N 41996 "Гнутый профиль шины карниза" и все признаки формулы патента на полезную модель РФ N 48732 "Несущая направляющая карниза". Эквивалентные признаки экспертизой не выявлены.

С учетом указанного, при совпадении трех признаков из четырех признаков формулы патента на полезную модель РФ N 41996 и 4 признаков из 5 признаков формулы патента на полезную модель РФ N 48732 констатация правонарушения не может быть произведена судом, как не соответствующая правилам пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

Заключением судебной экспертизы установлено, что в карнизе "Кантри", изготавливаемом ООО "Ле-Гранд", содержится каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, охраняемой патентом РФ N 49695 "Карниз".

В результате исследования представленных в дело доказательств в их совокупности, судом первой инстанции верно установлено, что полимерное покрытие изделия истца, будучи нанесенным ранее завальцовано в фальцевый шов, который удерживает его дополнительно кромками загиба, в связи с чем и является в соответствии с патентом истца несъемным.

Термоусадочный съемный рукав, наносимый в качестве декоративного покрытия на изделие ответчика в шов не завальцован.

Суд первой инстанции правомерно исходил из того обстоятельства, что категории съемное и несъемное (покрытие) предполагают разграничение по критерию возможности его демонтажа без вреда основному изделию (металлической трубе), а не возможность неоднократного использования самого снятого покрытия.

Доводы заявителя жалобы об отсутствии у суда специальных познаний для оценки заключения эксперта отклоняются, поскольку в силу ч.ч. 4,5 ст. 71 АПК РФ каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Кроме того, судом установлено, что в государственном реестре полезных моделей РФ зарегистрирован патент на полезную модель N 124546 "Карниз для штор", патентообладателем которого является ООО "Ле-Гранд".

При разрешении спора суд первой инстанции обоснованно руководствовался пунктом 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которому при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 29 Патентного закона.

В случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на иной патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) заявки на выдачу патента.

При наличии же двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Регистрация принадлежащего ответчику самостоятельного патента на полезную модель "Карниз для штор" указывает на то, что названная полезная модель (патент N 124546), является новой и промышленно применимой, в связи с чем ей предоставлена правовая охрана.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции отклонены доводы истца о совершении ответчиками действий, нарушающих исключительные права истца на полезные модели: патент на полезную модель N 49695 "Карниз", патент на полезную модель N 48732 "Несущая направляющая карниза", патент на полезную модель N 41996 "Гнутый профиль шины карниза", в связи с чем в удовлетворении исковых требований правомерно отказано.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения, апелляционной инстанцией не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 18.10.2013 по делу N А53-31098/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

М.В. Ильина

Судьи

Н.Н. Мисник О.Х. Тимченко