Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2013 г. N 09АП-42373/13

г. Москва

25 декабря 2013 г.

Дело N А40-66102/13

Резолютивная часть постановления объявлена 18 декабря 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 декабря 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей М.Е. Верстовой, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Открытого акционерного общества "Красный Октябрь"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 15 октября 2013 года

по делу N А40-66102/13, принятое судьей Ю.Л. Матюшенковой,

по иску Дзе Херши Компани (The Hershey Company)

к Открытому акционерному обществу "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

(ОГРН: 1027700247618; 109072, г. Москва, Берсеневская наб., 6)

третьи лица Роспатент, Херши Чоколейт Энд Конфекшенери Корпорейшн

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 140537

при участии в судебном заседании:

от истца: Гришанов Г.И. (доверенность от 23.04.2013)

от ответчика: Евдокимов И.А. (по доверенности от 22.11.2013)

от третьих лиц:

от Херши Чоколейт Энд Конфекшенери Корпорейшн: Гришанов Г.И. (доверенность от 23.04.2013)

в судебное заседание не явился представитель третьего лица Роспатент: извещен.

УСТАНОВИЛ:

Компания Дзе Херши Компани (The Hershey Company, далее - Компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 140537 вследствие его неиспользования в отношении товаров 30 класса МКТУ, зарегистрированного за Открытым акционерным обществом "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - ОАО "Красный октябрь", ответчик).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) и Херши Чоколейт Энд Конфекшенери Корпорейшн (Hershey Chokolate & Confectionery Corporation).

В обоснование заинтересованности в прекращении правовой охраны спорного товарного знака The Hershey Company указывает, что она имеет намерение использовать в гражданском обороте для индивидуализации своих товаров обозначение со словесным элементом "ICEBREAKERS", сходное с товарным знаком по свидетельству N 140537.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2013 заявленные требования удовлетворены, поскольку ответчиком не доказан факт использования спорного товарного знака, а истец подтвердил свою заинтересованность в его использовании при вводе в торговый оборот производимого товара.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ОАО "Красный октябрь" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявленного требования отказать.

Заявитель апелляционной жалобы указывает, что истец не является заинтересованным лицом, поскольку не представил надлежащих доказательств производства товаров, однородных с товарами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. В качестве довода жалобы ответчик указывает, что представленной истцом упаковке, производителем товара указана китайская компания, а не истец.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца возражал против доводов апелляционной жалобы, просил оспариваемое решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2013 на основании следующего.

Как следует из материалов дела, товарный знак N 140537 с приоритетом от 03.02.1995 зарегистрирован Роспатентом 29.031996 в отношении товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия, включая конфеты" на имя ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

Товарный знак представляет собой этикетку для конфет, выполненную в ряде цветовых сочетаний. К неохраняемым элементам отнесены все словесные обозначения, кроме слов "Ледокол", "IceBReAKeR", "Красный Октябрь".

Компания Дзе Херши Компани является производителем кондитерских изделий, которые реализуются как на территории страны производителя - США, так и на территории иных государств. В частности, кондитерская продукция Hershey реализуется и на территории РФ.

Истец производит продукцию - леденцы и жевательные конфеты под товарным знаком "ICEBREAKERS".

Компания Дзе Херши Компани является учредителем компании Hershey Chokolate & Confectionery Corporation, привлеченной к участию в деле в качестве третьего лица. Из объяснений истца следует, что Hershey Chokolate & Confectionery Corporation создана для управления интеллектуальными активами компании.

В Российской Федерации была подана заявка N 2011724910 на регистрацию товарного знака "ICEBREAKERS". Заявка подана от имени Hershey Chokolate & Confectionery Corporation. В связи с получением результата формальной экспертизы заявленного обозначения заявитель выделил из первоначальной заявки новую заявку, относящуюся к товарам 30 класса МКТУ.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации ( статья 486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При этом бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в пункте 2.4 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого не использования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По поручению истца его аффилированная компания Hershey Chokolate & Confectionery Corporation, которая является заявителем по вышеуказанным российским заявкам, обратилась к ОАО "Красный октябрь" с предложениями по мирному урегулированию спора. В частности ответчику предлагалось заключить соглашение о совместном существовании в России на возмездной основе, условием которого могла стать выдача письма-согласия (документа особой формы для представления в Роспатент) на регистрацию товарного знака "ICEBREAKERS" по выделенной заявке N 2012741268 за выплачиваемое Hershey вознаграждение.

В качестве другого возможного варианта для разрешения возникшей коллизии ответчику предлагалось подписать отказ от оспариваемого знака за существенное материальное вознаграждение (л.д. 99 том 1).

Указанное предложение оставлено ответчиком без ответа, что явилось основанием для предъявления настоящего иска.

Истец в обоснование заявленных требований представил доказательства, что он является производителем товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Как усматривается из материалов дела, на территории Соединенных Штатов истцом выпускается линия леденцов и жевательных конфет под товарным знаком "ICEBREAKERS". Распечатки информационных материалов с официального сайта компании The Hershey Company и фотоснимки образцов продукции представлены в материалы дела (л.д. 61-90 том 1).

Кроме того, в судебном заседании апелляционного суда оригинальные образцы конфет были представлены на обозрение суда.

Американский производитель намерен поставлять свою продукцию под маркой "ICEBREAKERS" на территорию России и совершил для этого ряд приготовлений.

В частности, в соответствии со сложившейся системой взаимодействия внутри группы компаний Hershey была подана российская заявка N 2011724910 на регистрацию товарного знака "ICEBREAKERS" на имя Hershey Chokolate & Confectionery Corporation (л.д. 92 том 1).

Не может быть принят во внимание довод апелляционной жалобы о том, что переводы страниц интернет сайта www. thehershevcompany.com с изображением продукции "ICEBREAKERS" и информаиии на упаковках продукции "ICEBREAKERS" не заверены нотариально.

На страницах русскоязычного сайта Википедия приведена информация, что компания истца ведет свою историю с 1894 года, является крупнейшим производителем кондитерских изделий на территории США и одной из старейших компаний в данной области. Кроме того, данный источник отмечает, что продукция истца продается по всему миру. Википедия приводит ссылку на официальный сайт компании истца www.thehersheycompany.com (л.д. 71 том 1).

Представление документов, подтверждающих его права на доменное имя www.thehersheycompany.com, не является предметом спора по настоящему делу.

Довод заявителя о том, что производителем представленной продукции на упаковке указана китайская компания, также не опровергает изложенные в решении суда первой инстанции выводы.

На представленных упаковках кондитерских изделий, приобретенных на территории России, указано, что данный товар произведен "в строгом соответствии со стандартами качества The Hershey Company, USA. Товарные знаки и авторские права принадлежат или лицензированы The Hershey Company, USA, и аффилированными с ней компаниями".

Товары маркированы товарными знаками по свидетельствам N N 165750, 264437,416840, исключительные права на которые принадлежат аффилированному с истцом Hershey Chokolate & Confectionery Corporation, которое также владеет товарным знаком "ICEBREAKERS" N 483523 и заявкой N 2012741268 на знак "ICEBREAKERS" (л.д. 92 том 1).

На основании части 2 статьи 1484 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, использование товарного знака на основании лицензионного договора не является единственной возможностью использовать товарный знак. Законом признается возможность использования товарного знака под контролем правообладателя.

Истец является реальным производителем товаров, а товарные знаки регистрирует на имя своей дочерней компании Hershey Chokolate & Confectionery Corporation.

Указанные компании являются аффилированными, что подтверждается доверенностями обеих компаний. Доверенность от Hershey Chokolate & Confectionery Corporation подписана Президентом компании Hershey Chokolate & Confectionery Corporation г-жой Мартой Л. Сесил-Фью с утверждения Совета Директоров данной компании. Доверенность на представление интересов истца подписана также г-жой Мартой Л. Сесил-Фью, которая является Заместителем руководителя компании истца и с утверждения Совета Директоров данной компании уполномочена подписывать документы от имени компании. Подписи и полномочия г-жи Марты Л. Сесил-Фью в обоих случаях удостоверены нотариально.

Суд апелляционной инстанции приходит к вводу, что истец является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ. Сведений об использовании ответчиком вышеуказанного товарного знака в отношении заявленных истцом услуг 30 МКТУ непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска в суд ответчиком не представлено.

Таким образом, Арбитражный суд города Москвы обоснованно удовлетворил исковые требования The Hershey Company о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 140537 вследствие его неиспользования в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Нарушений норм процессуального права при принятии решения судом первой инстанции не допущено.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права при принятии решения судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 176, 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 октября 2013 года по делу N А40-66102/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

М.Е. Верстова Н.В. Лаврецкая