Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2013 г. N 07АП-9866/13

г. Томск

23 декабря 2013 г.

Дело N А27-6141/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 17 декабря 2013 года.

В полном объеме постановление изготовлено 23 декабря 2013 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд

в составе председательствующего Шатохиной Е.Г.,

судей: Ждановой Л.И., Павлюк Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лопатиной Ю.М.,

при участии:

от истца: Смышляев Виталий Валерьевич по доверенности от 29.03.2013 (сроком по 19.12.2014), выданной Климовой Е.В. по доверенности от 19.12.2011 в порядке передоверия, паспорт;

от ответчика: Коробецкая Людмила Николаевна по доверенности N 7 от 19.02.2013 (сроком на 3 года), паспорт;

от третьего лица: без участия (извещено);

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Молочное производственное объединение "Скоморошка" (рег. N 07АП-9866/2013) на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 23 сентября 2013 года (судья Капштык Е.В.) по делу N А27-6141/2013

по иску открытого акционерного общества "Компания ЮНИМИЛК", г. Москва (ОГРН 1057749126820, ИНН 7714626332)

к обществу с ограниченной ответственностью "Молочное производственное объединение "Скоморошка", г. Кемерово (ОГРН 1024201364880)

о признании нарушения исключительных прав правообладателя на товарный знак; об обязании прекратить незаконное использование товарного знака; об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя; о взыскании 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака,

третье лицо: открытое акционерное общество "Кемеровский молочный комбинат", г. Кемерово,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Компания ЮНИМИЛК" (далее - ОАО "Компания ЮНИМИЛК", истец) обратилось 08.05.2013 в Арбитражный суд Кемеровской области к обществу с ограниченной ответственностью "Молочное производственное объединение "Скоморошка"" (далее - ООО "МПО "Скоморошка", ответчик) с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании действий ответчика по введению в гражданский оборот молока "Скоморошкино" в упаковке, сходной до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 347458, правообладателем которого является истец, нарушающими исключительные права истца; об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству N 347458 и удалении его изображения с упаковок товаров и материалов, которыми сопровождается введение товаров в гражданский оборот за счет ответчика, об обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в печатном СМИ - газета "Кузбасс" (ГП КО "Редакция газеты "Кузбасс"), о взыскании 200 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, а также 7 000 рублей расходов по государственной пошлине (л.д. 13-19, 134, т. 1).

Исковые требования обоснованы ссылками на статьи 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы введением ответчиком на территории Кемеровской области в гражданский оборот молока "Скоморошкино" в упаковке по дизайну, сходному до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "Село луговое" по свидетельству N 347458 с приоритетом от 18.06.2006 в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе в отношении молока и молочных продуктов.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Кемеровский молочный комбинат" (далее - ОАО "Кемеровский молочный комбинат").

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.09.2013 (резолютивная часть объявлена 18.09.2013) суд обязал ООО "МПО "Скоморошка" прекратить использование товарного знака по свидетельству N 347458, выданному правообладателю ОАО "Компания ЮНИМИЛК", и удалить его с упаковок товаров, которыми сопровождается введение товаров в гражданский оборот, в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Обязал ООО "МПО "Скоморошка" опубликовать решение суда по делу N А27-6141/2013 о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - ОАО "Компания ЮНИМИЛК" в печатном издании - газете "Кузбасс" (ГП КО "Редакция газеты "Кузбасс") в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу. С ООО "МПО "Скоморошка" в пользу ОАО "Компания ЮНИМИЛК" взыскано 100 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, 12 000 рублей расходов по госпошлине. В остальной части иска отказано.

ООО "МПО "Скоморошка" не согласилось с решением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.09.2013, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, в удовлетворении исковых требований ОАО "Компания ЮНИМИЛК" отказать, ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, на недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными, а также на нарушение норм материального права.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал на необоснованное отклонение судом первой инстанции довода ответчика об отсутствии сходства дизайна упаковки, используемого ООО "МПО "Скоморошка", до степени смешения с комбинированным товарным знаком "Село Луговое", принадлежащим ОАО "Компания ЮНИМИЛК" на основании свидетельства N 347458. Обе части сравниваемых комбинированных обозначений имеют существенные различия, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения объекта исследования и товарного знака N 247458. Судом первой инстанции не принято во внимание экспертное заключение N 283-ЭОИС/ЮЛ/2013 от 25.04.2013. Заявитель апелляционной жалобы полагает, что суд первой инстанции, приняв во внимание наличие в материалах дела доказательств, содержащих противоположные выводы относительно наличия либо отсутствия сходства спорных обозначений, должен был назначить, по делу судебную экспертизу, однако, не смотря на ходатайство ответчика, не сделал этого.

Также заявитель апелляционной жалобы считает, что результаты социологического исследования ООО "Синовейт Комкон" сделаны без анализа проведенных свойств продукции ООО "МПО "Скоморошка" в сравнении с продукцией "Село Луговое"; ООО "Синовейт Комкон" не ссылается на отзывы конкретных потребителей, их выводы относительно взаимозаменяемости рассматриваемых товаров двух конкурентов, из позитивного либо негативного эффекта, большей или меньшей привлекательности тем или иным критериям; при социологическом исследовании респондентам предъявлялась именно упаковка "Село Луговое", а не товарный знак; заключение патентного поверенного Серова А.М. не может приниматься в качестве доказательства в виду его зависимости. Заявитель апелляционной жалобы указывает, что дизайн упаковок относится к объектам авторского права, к произведениям графики и дизайна, в связи с чем не применим критерий "сходство до степени смешения".

Заявитель апелляционной жалобы полагает, что между сравниваемыми изобразительными элементами имеет место смысловое сходство, обусловленное входящими в их состав изображениями коров, однако поскольку использование изображений коровы на этикетках молочных продуктов является общепринятым, а сами изображения в сравниваемых обозначениях являются различными, указанное смысловое сходство не может являться основанием для признания изобразительных элементов товарного знака и упаковки ответчика сходными до степени смешения.

Кроме того, заявитель указывает, что суд первой инстанции, обязывая ООО "МПО "Скоморошка" прекратить использование спорной упаковки, не принял во внимание тот факт, что данная упаковка последний раз использовалась в октябре 2012 года и в настоящее время не используется.

В дополнения к апелляционной жалобе заявитель указал на необоснованный вывод суда первой инстанции о не подтверждении полномочий лица, проводившего исследование в ООО "Ленинградская экспертная служба"; на несостоятельность ссылки на справку Роспатента, на социологическое исследование ООО "Синовейт Комкон". По мнению заявителя апелляционной жалобы, судом первой инстанции не исследованы обозначения "Село Луговое" и "Скоморошкино", не оценены и не обоснованы какие-либо выводы о наличии сходства или различия. Заявитель полагает, что единственным допустимым доказательством является заключение ООО "ЛЭС "ЛЭНЭКСП", выводы которого ничем не опровергнуты.

ОАО "Компания ЮНИМИЛК" представило в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение арбитражного суда от 23.09.2013 оставить без изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы отказать. Дизайн упаковки молока "Скоморошкино" является схожим до степени смешения товарным знаком по свидетельству N 347458 с приоритетом от 18.08.2006; авторские права и права на товарный знак являются самостоятельными исключительными интеллектуальными правами, подлежащими правовой защите; истец использует товарный знак в соответствии с действующим законодательством.

ОАО "Кемеровский молочный комбинат", извещенное надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции явку своего представителя не обеспечило, отзыв на апелляционную жалобу не представило.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статьей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие третьего лица.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика апелляционную жалобу и дополнения к ней поддержал по изложенным в них основаниям.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, указанным в отзыве.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, проверив в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения Арбитражного суда Кемеровской области от 23.09.2013, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения судебного акта.

Как следует из материалов дела, ОАО "Компания ЮНИМИЛК" зарегистрировано 18.11.2005.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 347458 с приоритетом от 18.08.2006 истец является обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе в отношении молока и молочных продуктов (л.д. 27-28, т. 1). Используемые цвета - белый, красный, темно-бежевый, светло-бежевый, синий, фиолетовый, темно-зеленый, зеленый, желтый, черный.

Посредством указанного товарного знака правообладателем защищен оригинальный дизайн упаковки товара молоко "Село Луговое", которое реализуется на территории Российской Федерации, в том числе Кемеровской области.

Полагая, что ответчик незаконно использует дизайн упаковки для реализации молока "Скоморошкино", сходный до степени смешения с комбинированным товарным знаком N 347458, ОАО "Компания ЮНИМИЛК" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

По смыслу статей 1473, 1477 Кодекса фирменное наименование может являться частью зарегистрированного за лицом товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Кодекса).

По смыслу приведенных норм права нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, например, путем размещения таких обозначений на упаковке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации, использования товарного знака в рекламных и иных маркетинговых материалах.

Следовательно, нарушение исключительного права правообладателя на товарный знак имеет место при наличии тождества либо сходства до степени смешения товарных знаков или иных обозначений; при однородности товаров, применительно к которым используется тождественное или сходное обозначение.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

В соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Так, в частности, согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: - внешняя форма; - наличие или отсутствие симметрии; - смысловое значение; - вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); - сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Следуя материалам дела, комбинированный товарный знак, исключительное право на который принадлежит истцу, содержит графический и словесный элементы. Словесный элемент включает в себя сочетания "Село Луговое". Графические элементы представляют собой вертикальный прямоугольник ярко-красного цвета, расположенный посередине изображения, занимающий чуть более одной трети пространства, являющийся зрительно доминирующим элементом. По краям красного прямоугольника в качестве обрамления расположены декоративные полосы светлого бежевого тона в виде вензелей, образующих орнамент. В нижней части красного прямоугольника посередине расположено заключенное в круг и обрамленное белой линией красочное изображение сельского пейзажа: на фоне синего неба с облаками зеленого луга, деревьев, дороги, ведущей через луг к домику с белыми стенами и красной крышей, находящемуся в центре на заднем плане изображения, трех черно-белых коров, располагающихся на переднем плане изображения. По обеим сторонам от центрального прямоугольника слева и справа располагаются два вертикальных прямоугольника одинакового размера, на которых в монохромной бело-светло-бежевой гамме, менее яркой, чем цвет центрального прямоугольника, стилизованно изображен сельский пейзаж, служащий как бы фоном для центрального прямоугольника.

Между тем, на упаковках молока "Скоморошкино" (в красном цвете), используется вертикальный прямоугольник ярко красного цвета, располагающийся в центре, занимающий около одной трети пространства, с графически выполненными в монохромной красно-белой гамме, менее яркой чем центральный прямоугольник, сельскими пейзажами, располагающимися справа и слева. В нижней части центрального прямоугольника посередине находится красочное изображение сельского пейзажа, заключенное в овал, обрамленный белой линией, с изображением на фоне синего неба с облаками зеленого луга, деревьев, домика с белыми стенами и красной крышей, находящегося в центре изображения на заднем плане, пасущихся пяти черно-белых коров, располагающихся на переднем плане изображения.

Принимая во внимание изложенное, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что изображение товарного знака, зарегистрированного за истцом, и изображение, используемое на упаковке своей продукции ответчиком, имеет сходство изобразительных и объемных обозначений, а именно: одинаковых элементов дизайна упаковки, цветовой гаммы, их расположение на упаковке, что создает угрозу сходства до степени смешения.

Доводы апелляционной жалобы об отсутствии сходства дизайна упаковки, используемой ООО "МПО "Скоморошка" до степени смешения с комбинированным товарным знаком "Село Луговое", принадлежащим ОАО "Компания ЮНИМИЛК", подлежит отклонению как противоречащий установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Согласно справке Роспатента N 02/31-11892/41 от 09.10.2012, представленной в Федеральную антимонопольную службу России по запросу последней, в результате исследования, проведенного ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности", установлено, что используемые ООО "Молочное производственное объединение "Скоморошка" комбинированные обозначения и комбинированный товарный знак по свидетельству N 347458 имеют графически и композиционно сходные изобразительные элементы в виде деревенского пейзажа, сходное композиционное расположение словесных и изобразительных элементов, а также сходное цветовое сочетание (при использовании упаковки красного цвета).

Аналогичные выводы подтверждены заключением патентного поверенного Серова А.М. от 15.07.2013.

В соответствии с опросом целевой аудитории покупателей молока (женщины 20-50 лет, размер выборки -200 интервью, место проведения опроса г Кемерово), почти 90% опрошенных согласились с тем, что упаковки молока "Село Луговое" и "Скоморошкино" похожи между собой, из них 94% сказали, что могли бы перепутать эти две упаковки в магазине, что подтверждается отчетом ООО "Синовейт Комкон".

Доводы апелляционной жалобы о том, что справка Роспатента N 02/31-11892/41 от 09.10.2012 является ненадлежащим доказательством, а квалификация Сорокиной Е.В. не подтверждена, судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку указанная справка подготовлена в рамках полномочий Федеральной службы по интеллектуальной собственности по представлению разъяснений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Службы и не является экспертным заключением.

Доводы апелляционной жалобы о проведенном исследовании ООО "Синовейт Комкон" без учета свойств продукции, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку установление указанных обстоятельств не входит в предмет исследования по настоящему делу.

Ссылка апелляционной жалобы о том, что заключение патентного поверенного Серова А.М. не может приниматься в качестве доказательства по делу в виду его заинтересованности, судом апелляционной инстанции отклоняется исходя из следующего.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2008 N 316-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О патентных поверенных" патентный поверенный в пределах специализации, указанной в Реестре, вправе осуществлять в интересах работодателя, заключившего с ним трудовой договор, или лица, заключившего с ним или с его работодателем гражданско-правовой договор, такой вид деятельности как участие в качестве эксперта или представителя от имени доверителя, заказчика, работодателя в суде по делам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой интеллектуальных прав, приобретением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также с распоряжением этими правами (пункт 6).

Таким образом, учитывая приведенные нормы права, заключение патентного поверенного Серова А.М., полномочия которого подтверждены документально, подлежит оценке в качестве письменного доказательства в совокупности с иными доказательствами по делу.

Доводы апелляционной жалобы о том, что спорная упаковка не используется ООО "МПО "Скоморошка" с октября 2012 года, подлежит отклонению в связи с непредставление доказательств в пользу данного суждения.

Доводы апелляционной жалобы о том, что единственным надлежащим доказательством по делу является заключение ООО "ЛЭС "ЛЭНЭКСП", судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку как следует из указанного заключения, специалистом проводилось сравнение комбинированного товарного знака по словесному обозначению, что не входит в предмет доказывания по настоящему спору. В части графического изображения экспертом выявлены только отличные дизайна упаковки, однако вывод о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения обозначений должен быть сделан на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (пункт 14.4.2 Правил).

При изложенных обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования истца о запрете использования товарного знака по свидетельству N 347458, удалении его с упаковок товаров ответчика и взыскании 100 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Размер компенсации ООО "МПО "Скоморошка" не оспорен, соответствующие обоснования такому размеру не приведены.

Доводы апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права, выразившихся в не назначении патентоведческой судебной экспертизы по делу, судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку как следует из материалов дела ответчиком при заявлении ходатайства экспертное учреждение, где именно должна была проходить экспертиза, не определено, денежные средства на депозитный счет суда не перечислены (статья 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 66).

Иные доводы, приводимые в апелляционной жалобе, основаны на иной оценке установленных судом обстоятельств при рассмотрении настоящего дела, не опровергают выводы суда первой инстанции, и, соответственно, не влияют на законность принятого судом решения.

При изложенных обстоятельствах, принятое арбитражным судом первой инстанции решение является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана правильная оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а равно принятия доводов апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 2 000 рублей относятся на ответчика - ООО "МПО "Скоморошка".

Руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269 (п. 1), 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 23 сентября 2013 года по делу N А27-6141/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным права.

Председательствующий

Е.Г. Шатохина

Судьи

Л.И. Жданова Т.В. Павлюк