Исчерпание прав на товарные знаки (А. Гусев, С. Федоров,"Корпоративный юрист", N 2, февраль 2008 г.)

Исчерпание прав на товарные знаки

Вправе ли приобретатель товара, введенного в оборот на территории РФ - с согласия правообладателя товарного знака, закрепленного в договоре, или без него, - перепродавать данный товар, давать рекламу продажи и оказания услуг в отношении товара и при этом использовать соответствующий товарный знак? В какой степени иностранные компании при экспорте продукции в РФ могут защитить свои права на товарные знаки?

Согласно ст. 23 ныне утратившего силу Закона РФ от 23 сентября 1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), регистрация товарного знака не давала права запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия. С 1 января 2008 г. вступила в силу часть четвертая ГК РФ. В ст. 1487 ГК РФ предусмотрена аналогичная норма об исчерпании прав на товарные знаки: "не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия".

Возникают минимум две проблемы толкования и применения приведенной нормы:

1. Не совсем ясно, что означает формулировка "в отношении товаров".

2. Допускает разночтения и формулировка "введен в гражданский оборот на территории РФ".

Что означает "в отношении товаров"?

В какой степени допускается использование товарного знака? В частности, возможно ли его использование третьими лицами в связи с продвижением товара, например, при рекламе или оказании услуг, связанных с товарами, которые введены в гражданский оборот в РФ? Либо столь широкое применение не предусмотрено законом и все ограничивается использованием товарного знака, нанесенного на сам товар или упаковку?

Из Постановления Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. N 14685/03 (далее - Постановление Президиума ВАС РФ) можно сделать вывод, что использование чужих товарных знаков в рекламе третьими лицами, специализирующимися на деятельности в отношении товаров под такими товарными знаками, допустимо исходя из расширительного толкования ст. 23 Закона о товарных знаках и ст. 1487 ГК РФ. ВАС РФ, в частности, указал, что использование товарного знака другими лицами возможно в рекламе своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если при этом не нарушается законодательство о рекламе.

Нормы об исчерпании прав на товарные знаки схожи во многих государствах, и, вероятно, ВАС РФ воспринял международную практику. Европейский суд справедливости высказал подобное мнение при рассмотрении в 1999 г. дела об использовании товарных знаков концерна "БМВ"*(1). Некая компания, не связанная никакими отношениями с названным концерном, оказывала услуги по техническому обслуживанию автомобилей марки "БМВ", а также осуществляла продажи подержанных автомобилей "БМВ" в Голландии. Концерн занял позицию, что указанная компания неправомерно использует его товарные знаки в объявлениях, рекламе и других источниках информации, так как на это имеют право только официальные дистрибьюторы концерна "БМВ".

Европейский суд справедливости в решении от 23 февраля 1999 г. по этому делу (С-63/97)*(2) дал толкование ст. 7 Первой директивы Совета 89/104/ЕEС от 21 декабря 1988 г. о гармонизации национальных законодательств о товарных знаках стран-участниц*(3), указав, что разрешается использование товарного знака без согласия правообладателя лицом, которое производит ремонт и обслуживание товара, на который нанесен соответствующий товарный знак, в целях информирования общественности о том, что это лицо производит ремонт и обслуживание данного товара; такое использование также разрешается в рекламе. Оно допускается, если товарный знак зарегистрирован в отношении товара, ремонт и обслуживание которого производятся, но не зарегистрирован применительно к услугам по ремонту и обслуживанию товара. При этом при использовании товарного знака в рекламе не должно возникать ни риска смешения компании, оказывающей услуги, и правообладателя, ни впечатления о наличии коммерческих связей между ними (в частности, о принадлежности компании, оказывающей услуги, к дистрибьюторской сети правообладателя или об особых отношениях между этими компаниями).

Представляется, что более подробное изложение ВАС РФ позиции по данному вопросу (подобно Европейскому суду справедливости) упорядочило бы применение нормы об исчерпании прав. В отсутствие такой конкретизации возникает искушение толковать формулировку "в отношении товаров" расширительно. В то же время можно считать норму об исчерпании прав на товарный знак исключением из общего правила о недопустимости использовать товарный знак без согласия правообладателя и, следовательно, не подлежащей расширительному толкованию. Однако и в этом случае формулировка "в отношении товаров" не теряет своей лексической многозначности.

Если предположить, что расширительное толкование недопустимо и можно использовать только товарный знак, нанесенный на сам товар или упаковку, то как быть в ситуации, когда российский контрагент приобрел у иностранного лица товар с нанесенным на него товарным знаком, таким образом получив право собственности на этот товар? Никто не может ограничить право российского лица распоряжаться объектом своей частной собственности, за исключением предусмотренных законом случаев. Если данное лицо пожелает продать указанный товар, оно обязано сообщить потенциальным покупателям характеристики товара, в том числе марку (товарный знак), поскольку подобная информация составляет часть существенных условий договора купли-продажи. Если при этом лицо дает рекламу о продаже товара, оно также обязано раскрыть существенную информацию о рекламируемом товаре (п. 7 ст. 5 Федерального закона от 13 марта 2006 г. "О рекламе"). Будет ли это нарушением прав на товарный знак? Ведь суть принципа исчерпания прав и заключается в том, что, введя товар в оборот один раз, правообладатель не может в дальнейшем контролировать его продвижение.

Этой точки зрения придерживается Европейский суд справедливости в приведенном выше деле: приобретатель товара, введенного в оборот с согласия правообладателя товарного знака, вправе перепродать этот товар, давать рекламу продажи и использовать при этом товарный знак. Об этом Европейский суд справедливости говорил и ранее, в 1997 г. в деле С-337/95 "Парфюмс Кристиан Диор против Евора"*(4).

Возможно, в будущем российские суды переймут опыт европейских судов, к чему, в частности, в отношении рекламы уже пришел ВАС РФ в означенном Постановлении Президиума ВАС РФ. Однако по вопросу перепродажи и указания при этом информации о товарном знаке (за исключением использования информации в рекламе) пока ясности нет.

Во многих государствах правила использования чужого товарного знака прямо предусмотрены в законодательстве. Например, законодательство Франции закрепило некоторые пределы осуществления прав владельца товарного знака, разрешив использование чужого товарного знака в сравнительной рекламе, при производстве запасных частей к товарам иных производителей, поставщикам услуг, связанных с товарами иных производителей (ст. L. 713.6 Кодекса об интеллектуальной собственности)*(5). В Германии Закон об охране товарных знаков и иных отличительных знаков ФРГ в § 23 предусматривает, что владелец товарного знака или коммерческого обозначения не вправе запретить другим лицам в коммерческой деятельности:

использовать знак, идентичный или схожий с товарным знаком или коммерческим обозначением, в качестве данных о признаках и свойствах товаров и услуг, таких, как вид, состав, предназначение, стоимость, место происхождения, время изготовления или предоставления;

использовать товарный знак или коммерческое обозначение как указание на предназначение товара (в частности, как аксессуара, запасной части или услуги) в той мере, в которой такое использование является необходимым.

В отношении использования товарного знака в рекламе некоторые российские суды уже переняли позицию ВАС РФ, выраженную в Постановлении Президиума ВАС РФ. Например, ФАС Волго-Вятского округа считает, что использование в рекламе объектов интеллектуальной собственности допускается, если потребитель не вводится в заблуждение недобросовестной рекламой, в том числе содержащей недостаточную информацию*(6). Суд делает вывод, что использование товарного знака другими лицами возможно в рекламе своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если при этом не нарушается законодательство о рекламе.

Однако необходимо учесть, что указанные решения были приняты, когда действовал отмененный на настоящий момент Федеральный закон от 18 июля 1995 г. "О рекламе" (далее - Закон о рекламе 1995 г.). Согласно п. 5 ст. 5 этого закона, использование в рекламе объектов исключительных прав (интеллектуальной собственности) допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ. А согласно ст. 6, не допускается реклама, которая вводит потребителей в заблуждение, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной информации. Исходя из этих норм, суды и сделали приведенный в предыдущем абзаце вывод.

В п. 3 ст. 5 Федерального закона от 13 марта 2006 г. "О рекламе" (далее - Закон о рекламе 2006 г.) недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности. А п. 7 ст. 5 гласит, что не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы (сходное положение имелось в ст. 6 Закона о рекламе 1995 г.). Скорее всего, ФАС Волго-Вятского округа и с учетом Закона о рекламе 2006 г. занял бы позицию, что использовать товарный знак другим лицам в рекламе своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров допускается, если сведения о товарном знаке в рекламе не противоречат действительности (например, не создается впечатление, что товарный знак принадлежит рекламодателю, т.е. распространителю товаров).

Запрет на использование чужого товарного знака в рекламе (если бы таковой был установлен) привел бы к коллизии с обязанностью указывать существенную информацию о рекламируемом товаре (п. 7 ст. 5 Закона о рекламе 2006 г.). Зачастую на практике лицо, оказывающее услуги, специализируется только на определенных товарах одного или нескольких известных брендов. Такое лицо информирует потребителей об оказываемых им услугах с использованием в рекламе товарных знаков обслуживаемой продукции. Отсутствие ссылки на товарные знаки, т.е. части существенной информации, может ввести потребителей в заблуждение: они не смогут отличать услуги этого лица от услуг, оказываемых конкурентами.

Что означает "введен в гражданский оборот на территории РФ"?

Необходимо ли в договоре купли-продажи, поставки или дистрибьюторском договоре предусматривать, что товар реализуется для последующей перепродажи?

Многие суды сталкиваются с ситуацией, когда в договоре поставки или в дистрибьюторском договоре стороны предусматривают, что товары экспортируются для дальнейшего распространения или продажи*(7). Здесь все очевидно: товар вводится в российский гражданский оборот с согласия продавца. Например, ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 1 июля 2005 г. по делу N А21-12040/03-С1 указал: "...из содержания контракта ...следует, что правообладатель продавал товар для его последующей продажи на территории РФ. Таким образом, товар был введен в оборот на территории России с согласия правообладателя". Подобные высказывания судов, в принципе, можно понимать в том смысле, что только в случае прямого или хотя бы косвенного указания в договоре на возможность дальнейшей перепродажи товара в России он будет считаться введенным в гражданский оборот.

Между тем даже в ситуации, когда в договоре не предусмотрено, что товар реализован для дальнейшего распространения в РФ, суды должны признавать, что товар был введен в оборот с согласия правообладателя, и вот почему. Российское лицо, которое приобрело товар с нанесенным на него товарным знаком, имеет право распоряжения этим товаром, основываясь на правомочиях собственника. Иными словами, оно имеет право перепродажи, даже если договором это право прямо не установлено. Таким образом, независимо от того, согласована ли сторонами дальнейшая перепродажа, сам факт продажи на территорию РФ является введением в оборот. Положение же договора, содержащее запрет на дальнейшую продажу, на взгляд авторов, будет недействительным как ограничивающее право собственности.

На основании вышеизложенного можно сделать несколько выводов. Во-первых, использование товарного знака в отношении приобретенного товара разрешено не только при его перепродаже, но и в рекламе и при оказании услуг в отношении этого товара, а также в других случаях. Во-вторых, столь широкое использование товарного знака допустимо, даже если в договоре, по которому товар был введен в оборот на территории РФ, не предусмотрена возможность дальнейшей перепродажи или, более того, установлен запрет на нее.

Итак, иностранному правообладателю товарного знака при экспорте своих товаров в РФ необходимо учитывать, что после пересечения товаром российской границы возможно широкое использование и распространение его товарного знака в России третьими лицами.

А. Гусев,

партнер юридической фирмы Mannheimer Swartling

С. Федоров,

юрист юридической фирмы Mannheimer Swartling

"Корпоративный юрист", N 2, февраль 2008 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) См.: Старженецкий В. Использование чужих товарных знаков в рекламе третьими лицами // Коллегия. 2004. N 6.

*(2) Доступно на сайте: http://curia.eu.int

*(3) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // OJ. L. 1989. 40. P. 1. В ст. 7 данной директивы говорится об исчерпании прав на товарные знаки.

*(4) Доступно на сайте: http://curia.eu.int

*(5) См.: Старженецкий В. Указ. соч.

*(6) Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2005 г. по делу N А43-8625/2004-27-242.

*(7) См., например: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.07.2005 г. по делу N А21-12040/03-С1; Постановление ФАС Московского округа от 09.02.2005 г. по делу N КГ-А40/20-05.