Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2014 г. N 09АП-44320/13

г. Москва

30 января 2014 г.

Дело N А40-6804/13

Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 января 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Каменецкого,

судей И.В. Бекетовой, В.А. Свиридова,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.Н. Коротковым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.10.2013 по делу N А40-6804/13, принятое судьей Е.А. Хайло (19-65),

по заявлению Монстр Энерджи Компании

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности

третье лицо: НРДжей ГРУП

о признании незаконным решения от 26.10.2012 N 2010730908

при участии:

от заявителя:	Воеводин Д.Е. по дов. от 12.09.2013,
от ответчика:	не явился, извещен,
от третьего лица:	не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Компания "Монстр Энерджи Компании" (заявитель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент, заинтересованное лицо) о признании недействительным решения 26.10.2012 N 2010730908 и об обязании Роспатента зарегистрировать спорное обозначение по 32 классу МКТУ на имя Компании "Монстр Энерджи Компании" (Monster Energy Company).

Решением от 29.10.2013 Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявленные требования в части признания недействительным решения Роспатента 26.10.2012 N 2010730908. В качестве способа восстановления нарушенного права суд возложил на заинтересованное лицо обязанность повторно рассмотреть возражения Компании "Монстр Энерджи Компании".

Не согласившись с принятым решением, Роспатент обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал решение суда по основаниям, изложенным в отзыве, просил судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представители заинтересованного лица и третьего лица, извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились. От третьего лица поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителей.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие заинтересованного лица и третьего лица.

Проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст. ст. 266 и 268 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд с учетом исследованных доказательств по делу, доводов апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушанного мнения представителя заявителя, полагает необходимым оставить обжалуемый акт без изменения, основываясь на следующем.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 27.09.2010 Хансен Беверидж Компани (в настоящее время Компания "Монстр Энерджи Компании") подана в Роспатент заявка N 2010730908 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения, состоящего из стилизованного изображения буквы "М" черного цвета в виде следа от когтей и словесного элемента "ENERGY", выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного под изображением, для товаров 05 "добавки пищевые" и 32 "напитки безалкогольные" классов МКТУ.

По результатам экспертизы Роспатентом 26.03.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В отношении товаров 32 класса МКТУ "напитки безалкогольные" в государственной регистрации заявленного обозначения отказано в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение Компании "Монстр Энерджи Компании" от 21.08.2012 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ.

26.10.2012 Роспатентом принято решение об оставлении в силе решения от 26.03.2012, мотивированное тем, что в соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации. Роспатент пришел к выводу, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству N 376738 с приоритетом от 31.10.2006, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Роспатент посчитал, что имеется фонетическое, семантическое тождество и графическое сходство словесного элемента "ENERGY" в сравниваемых товарных знаках.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Компании "Монстр Энерджи Компании" с заявлением в арбитражный суд.

В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным, является, одновременно, как его несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так, и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Ввиду изложенного, требование о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, может быть удовлетворено судом при одновременном наличии двух обстоятельств: оспариваемые решение и действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушают права и законные интересы заявителя.

В настоящем случае совокупность указанных обстоятельств установлена, принимая во внимание, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя.

Срок, предусмотренный ч. 4 ст. 198 АПК РФ, заявителем соблюден.

Полномочия Федеральной службы по интеллектуальной собственности установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218).

Учитывая дату поступления заявки на регистрацию товарного знака (29.09.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003 N4322).

В соответствии с п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В тоже время, нормой абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ установлено, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

По смыслу положений ст. 1484 ГК РФ для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения с зарегистрированным товарным знаком и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение и товарный знак.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в п. 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании признаков изложенных в п. 14.4.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые также могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как усматривается из материалов дела, заявленное обозначение по заявке N 2010730908 является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения буквы "М" в виде следа от когтей животного и слова "ENERGY", выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающего в переводе с английского языка "энергия, мощность, сила". Регистрация испрашивалась для товаров 05 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 376738 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения монограммы из латинских букв "NRj" и стилизованного изображения кенгуру, а также словесный элемент "ENERGY", выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 32, 34 и услуг 35, 38, 41 и 45 классов МКТУ. При этом для части товаров 09 класса МКТУ "ENERGY" является неохраняемым элементом.

Основываясь на нормах п. 6 ст. 1483 ГК РФ, делая вывод о сходстве указанных выше обозначений, Роспатент ссылается на наличие в сравниваемых знаках тождественного словесного элемента "ENERGY", являющегося основным индивидуализирующим элементом обозначений, на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителя, что позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства их словесных элементов, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения в целом.

Апелляционный суд считает данный вывод ответчика неправомерным.

В соответствии с п.п. 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно п. 14.4.2 и 14.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания в комбинированных обозначениях словесный элемент играет основную роль в индивидуализации товара конкретного производителя. Однако там же указано на необходимость учитывать, что вследствие комбинирования словесного и изобразительного элементов сходство элементов (только словесных или только изобразительных) может быть ослаблено, и поэтому при оценке сходства комбинированных обозначений следует руководствоваться ассоциациями в целом, вызываемыми этими обозначениями.

Таким образом, основная роль словесного элемента не всегда является очевидной. Кроме того, изобразительный элемент может играть существенную роль в индивидуализации товаров наряду со словесным элементом.

В настоящем случае анализ заявленного и противопоставленного обозначений позволяет прийти к выводу об отсутствии сходства до степени смешения указанных комбинированных товарных знаков, поскольку существенную роль в индивидуализации товаров очевидно играют изобразительные элементы, которые значительно отличаются друг от друга по всем критериям сходства (ввиду различной цветовой гаммы и графического решения).

При таких обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента, содержащее выводы о сходстве заявленного и противопоставленного обозначений до степени смешения, не соответствует закону и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя.

При этом арбитражный апелляционный суд, применительно к норме абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, принимает во внимание, имеющееся в материалах дела, нотариально заверенное согласие НРДжей ГРУП (владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству N 376738) на использование и регистрацию на территории России товарного знака заявителя (Т 7, л.д. 44-48).

Названное согласие не представлялось в Роспатент, однако, вышеприведенная норма абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, вопреки доводу апелляционной жалобы, не позволяет суду игнорировать данное доказательство.

В связи с изложенным, имеются основания, предусмотренные ст. 13 ГК РФ и ч. 1 ст. 198 АПК РФ, которые одновременно необходимы для признания ненормативного акта органа, осуществляющего публичные полномочия, недействительным, а решения или действия незаконными.

Согласно разъяснениям п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В настоящем случае, принимая во внимание изложенное выше, суд первой инстанции сделал правомерный вывод о необходимости признания оспариваемого решения Роспатента недействительным и обязании ответчика устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем повторного рассмотрения возражения Компании "Монстр Энерджи Компании".

То обстоятельство, что суд первой инстанции сослался на нормы Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" вопреки доводам апелляционной жалобы, не привело к принятию незаконного решения. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации судом учтены.

Ссылка подателя апелляционной жалобы, что суд не учел положения Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утв. приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197) не свидетельствует о неправомерности судебного акта, принимая во внимание, что предметом спора по настоящему делу является решение Роспатента от 14.01.2013, в котором дана оценка заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании норм Гражданского кодекса Российской Федерации и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Иные доводы апелляционной жалобы сводятся к оценке заинтересованным лицом обстоятельств дела не совпадающей с позицией суда, не опровергают правильные выводы суда и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены или изменения принятого по делу решения.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных ч. 4 ст. 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, коллегией не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.10.2013 по делу N А40-6804/13 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Каменецкий

Судьи

И.В. Бекетова В.А. Свиридов