Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2014 г. N 09АП-39598/13

г. Москва

07 февраля 2014 г.

Дело N А40-61511/12

Резолютивная часть постановления объявлена 03 февраля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 февраля 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой,

судей Н.И. Левченко, Н.В. Лаврецкой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-61511/12

по иску ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп"

к Компания де Продуктос Алиментос и Сервисиос "Корпора С.А."

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), Корпора Тресмотес С.А, Тресмотес Люкчетти С.А.

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Евсиков А.М. (по доверенности от 09.01.2014)

от ответчика: Гришанова Г.И., Хабаров Д.И. (по доверенности от 11.10.2013)

от третьего лица: Корпора Тресмотес С.А Гришанова Г.И., Хабаров Д.И. (по доверенности от 11.10.2013)., Тресмотес Люкчетти С.А. Гришанова Г.И., Хабаров Д.И. (по доверенности от 11.10.2013)

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) извещено.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Компании де Продуктос Алиментос и Сервисиос "Корпора С.А." о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 сентября 2013 года исковые требования удовлетворены (том 2, л.д. 70-71).

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой указал не ненадлежащее извещение ответчика о месте и времени судебного заседания.

Девятый арбитражный апелляционный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, пришел к выводу о том, что в порядке пункта 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" 02 декабря 2013 года перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, поскольку в материалах дела отсутствуют сведения об извещении судом первой инстанции о судебном заседании надлежащим образом ответчика.

В соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта.

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если:

1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом;

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;

3) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации;

4) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица;

5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле;

6) имеются доказательства вручения или направления судебного извещения в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если место нахождения или место жительства ответчика неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика.

Как усматривается из материалов дела, определением от 28 апреля 2012 года исковое заявление принято к производству суда и назначено предварительное судебное заседание на 27 июня 2012 года (л.д. 1).

Дело рассмотрено по существу и резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2013 года.

Согласно протокола судебного заседания от 25 сентября 2013 года ответчик, в судебное заседание не явился, отсутствие адресата (том 2, л.д. 68).

Однако в материалах дела не имеется сведения о надлежащем извещении ответчика- иностранной компании.

В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, которая в каждом конкретном деле осуществляется в одной из форм отправления правосудия.

Согласно требованиям статьи 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле.

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. Равноправие и состязательность сторон при осуществлении судопроизводства в арбитражном суде предполагают наличие у каждой из них возможности реализовать лично или через своего представителя право на участие в судебном разбирательстве. Апелляционной коллегией установлено, что право ответчика на участие в судебном заседании было нарушено.

Определением от 13 января 2014 года ходатайство ответчика о привлечении третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора удовлетворено.

Апелляционной коллегией привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

Компания Корпора Тресмонтес С.А.. Ав. Викунья Макенна 2600 Макуль. Сантьяго. Чили (CL) (Corpora Tresmontes S.A.. Av. Vicuna Mackenna, 2600 Marcul, Santiago. Chile);

Компания Тресмонтес Люкчети С.А.. Лос Конкистадоре 2345, Провиденсия. Сантг": Чили (CL) (Tresmontes Luccetti S.A.. Los Conquistadores 2345, Providencia.. Santiagc Chile).

Компания Корпора Тресмонтес С.А. - лицензиат Ответчика, которая в настоящее время является производителем продукции под товарными знаками N N 119246, 134086 с элементом "YUPI", поставляемой на территорию России (Приложения 7, 9).

На дату рассмотрения дела судом по существу исключительные права на товарные знаки N N 119246, 134086 в полном объеме переданы Ответчиком Компании Tresmontes Luccetti S.A. (Заявление о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки NN 119246, 134086 и др., поступило в Роспатент 09.08.2013 года - Приложение 8.

В соответствии со статьей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции в отсутствие Роспатента, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании представитель истца поддерживает исковые требования.

Представители ответчиков, третьих лиц пояснили, что у представляемых лиц правовая позиция по делу единая. Возражают по исковым требованиям, указывают на отсутствие заинтересованности истца.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, установил следующее.

На территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана товарным знакам "Yupi" по свидетельствам N 119246 с датой регистрации от 08.08.94г. и N 134086 с датой регистрации от 27.10.95г. для товаров 32 класса МКТУ.

Правообладателем товарных знаков N 119246, N134086 является Компаниа де Продуктос Алиментос и Сервисиос "Корпора С.А.".

В обоснование своей заинтересованности заявителем 23.04.2012 г. в Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака "Yupi" в отношении товаров 32 класса МКТУ. (Уведомлением от 13 ноября 2013 года отказано в регистрации).

Заявителем 16.04.2012 г. заключен договор на дизайн полиграфической продукции с ООО "Компания "АМТ".; 03.06.2012 г. ООО "Компания "АМТ" представила предварительный вариант этикетки с выбранным названием торговой марки на согласование.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в п. 2.4 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При этом, согласно ч. 3 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно ч. 2, 3 данной статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Согласно ч. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака в смысле ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно материалам дела, Ответчиком и компанией Корпора Тресмонтес С.А., Ав. Викунья Макенна 2600 Маркуль, Сантьяго (далее - Лицензиат) заключен Лицензионный договор, в установленном порядке зарегистрированный Роспатентом 27.12.2004 году, per. N 34941. (действующий в рассматриваемый трехлетний период).

Продукция под товарными знаками "YUPI" вплоть до февраля 2012 года производилась в Латвии на производственных мощностях компании СИА "Проэкспо" из давальческого сырья Лицензиата на основании договора подряда между Лицензиатом и указанной компанией. Приложение 16. Лицензиат совместно с СТМ Internacional S.A. создали компанию Reportapex, которая, в свою очередь, является 100 % владельцем компании "Proexpro" SIA - изготовителем продукции под товарным знаком "YUPI" (Приложение 17). Факт производства подтверждается образцами упаковок за 2012 год и сертификатом соответствия, декларацией соответствия от 16.12.2011 года - Приложения 19, 20. 21.

В 2013 году получен новый сертификат соответствия на продукцию чилийского производства - Приложение 21.

Эксклюзивным дистрибутором продукции по товарными знаками "YUPI" и "ZUKO" на территории Российской Федерации с 01.11.2011 года является ООО Торговый дом "ЮЗ". Соответствующая информация нанесена на упаковки с товаром и размещена на сайте -приложения 19, 20, 23.

ООО "Торговый Дом "Эксперт" ввел ввезенную в Россию продукцию в гражданский оборот на территории России в рассматриваемый период, что подтверждается договорами поставки от 04.04.2011 года с ООО "Нацпродукт" и от 01.03.2012 года с ООО "Фудлэнд". В подтверждение исполнения договоров к ним приложены товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты сверки взаиморасчетов. Продвижением продукции под товарными знаками "YUPI" в России путем ее экспонирования на выставках занимался нынешний эксклюзивный дистрибутор - ООО Торговый дом "ЮЗ". В качестве примера ведения такой деятельности представлены фотографии выставочных стендов, на которые нанесены оспариваемые знаки, договор от 19.09.2011 года на участие в выставке ПРОДЭКСПО-2012, с приложением счета-фактуры, акта сдачи-приемки, платежного поручения - Приложение 30.

Кроме того, на обозрение суда апелляционной инстанции представлен сам товар.

Оценив в соответствии со ст.ст. 66, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, апелляционная коллегия приходит к выводу о доказанности факта использования рассматриваемых товарных знаков "Yupi" по свидетельствам N 119246 с датой регистрации от 08.08.94г. и N 134086 с датой регистрации от 27.10.95г. для товаров 32 класса МКТУ в спорный период.

В соответствии с Информационным письмом Роспатента от 20.05.2009 г. N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием" возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит инструментом, препятствующим установлению монополии на обозначения, которые не используются правообладателями в целях индивидуализации товаров и услуг.

Вместе с тем, установив подобную возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, законодатель ограничил круг лиц, управомоченных подавать соответствующее заявление, только заинтересованными лицами.

Вопрос о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае решается исходя из совокупности всех доказательств и обстоятельств каждого конкретного дела.

Заинтересованными лицами в целях осуществления полномочий по рассмотрению соответствующих заявлений ответчиком признаются только те лица, способные быть субъектом права на товарный знак: физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве, юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое, при этом, не являются заинтересованными лицами в смысле ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации физические лица (в частности, патентные поверенные, адвокаты) и юридические лица, оказывающие юридические услуги, действующие в интересах третьих лиц, но подающие заявления от своего имени.

К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, отнесены лица, являющиеся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющие намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Основным видом осуществляемой экономической деятельности ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" является подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, дополнительным видом - сдача в наем недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, управление недвижимым имуществом, деятельность по учету и инвентаризации недвижимости (выписка из ЕГРЮЛ от 24.01.2012 года - Приложение 10). Заявитель не осуществляет производственную деятельность, связанную с производством безалкогольных напитков (32 класс МКТУ), а, значит, не является заинтересованным лицом в свете правовой позиции, сформулированной в постановлении ВАС РФ от 01 марта 2011 года N 14503/10.

Апелляционная коллегия оценила и соглашается с выводами ответчика о недоказанности факта заинтересованности по состоянию на дату 25.04.2013 года в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании следующего. Договор от 16.04.2012 года на разработку дизайна полиграфической продукции с ООО "Компанией "АМТ" исполнен только в июне 2012 года, а на дату обращения в суд с иском никаких реальных приготовлений к производству безалкогольной продукции осуществлено не было; оплата первого платежа по графику за поставку оборудования, договоры на поставку бутылок и крышек для бутылок) датированы июнем и июлем 2012 года, что свидетельствует о том, что на дату 25.04.2012 года у Заявителя не было ни оборудования, ни тары, ни производственных мощностей, а также не было упаковочных материалов и сырья, разработанной рецептуры и технических условий, и иных составляющих, необходимых для запуска производственного процесса по изготовлению товаров 32 класса МКТУ "безалкогольные напитки"

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судом установлено, что доказательства реального совершения Истцом необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака "YUPI" для безалкогольных напитков (32 класс) на дату обращения в суд отсутствовали.

Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что на основании пункта 2 части 4 статьи 270 АПК РФ, решение Арбитражного суда города Москвы от 27 сентября 2013 года по делу N А40-61511/12 подлежит отмене, заявление ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" о досрочном прекращении правовой охраны товарным знакам "Yupi" по свидетельствам N 119246 с датой регистрации от 08.08.94г. и N 134086 с датой регистрации от 27.10.95г. для товаров 32 класса МКТУ не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110 подлежат взысканию с ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" в пользу Компании де Продуктос Алиментос и Сервисиос "Корпора С.А." судебные расходы в сумме 2000 рублей по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе, уплаченной по чек-ордеру от 21.10.2013 г.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266- 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 сентября 2013 года по делу N А40-61511/12 отменить.

В иске отказать.

Взыскать с ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" в пользу Компании де Продуктос Алиментос и Сервисиос "Корпора С.А." судебные расходы в сумме 2000 рублей по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе, уплаченной по чек-ордеру от 21.10.2013 г.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Н.И. Левченко Н.В. Лаврецкая