Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 февраля 2014 г. N 09АП-43/14

г. Москва

10 февраля 2014 г.

Дело N А40-120760/13

Резолютивная часть постановления объявлена 03 февраля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 февраля 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей М.Е. Верстовой, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Радо Урен АГ (Rado Uhren AG) (поступившей в электронном виде)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 22 ноября 2013 года

по делу N А40-120760/13, принятое судьей Е.А. Хайло,

по иску Радо Урен АГ (Rado Uhren AG)

к Соломенчуку Владимиру Владимировичу

(117546, г. Москва, ул. Медынская, д. 8, корп. 3, кв. 215)

Закрытому акционерному обществу "Региональный Сетевой Информационный

Центр" (123481, г. Москва, ул. Свободы, д. 91, стр. 2)

о пресечении нарушения прав на товарный знак и фирменное наименование

при участии в судебном заседании:

от истца: Гербутов В.С. по доверенности от 19.04.2013

в судебное заседание не явились представители:

от ответчика: извещен

УСТАНОВИЛ:

Компания Радо Урен АГ (далее - Rado Uhren AG, истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Соломенчуку Владимиру Владимировичу и Закрытому акционерному обществу "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее - Соломенчук В.В., ЗАО "РСИЦ" ответчики):

- о запрете Соломенчуку В.В. использовать в доменном имени "rado-store.ru" и на Интерент-сайте под доменным именем "rado-store.ru" обозначения "RADO", а также обозначений, сходных с ним до степени смешения;

- о запрете Соломенчуку В.В. совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории РФ товаров, незаконно маркированных товарным знаком "RADO" (N 647866 в Международном реестре товарных знаков), в том числе предложение их к продаже и продажу;

- об обязании Соломенчука В.В. выплатить Компании Радо Урен АГ (Rado Uhren AG) компенсацию в размере 500 000 рублей;

- об обязании ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" выплатить Компании Радо Урен АГ (Rado Uhren AG) компенсацию в размере 500 000 рублей.

Исковые требования заявлены на основании статей 1229, 1252, 1474, 1475, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьи 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и мотивированы тем, что ответчики нарушают исключительное право Компания Радо Урен АГ на товарный знак.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 20.11.2013 исковые требования удовлетворены в части запрета первому ответчику - Соломенчуку В.В. использовать товарные знаки "RADO", в доменном имени "rado-store.ru" и на Интерент-сайте под доменным именем "rado-store.ru" обозначения "RADO", а также обозначений, сходных с ним до степени смешения, совершать данному лицу любые действия по введению в гражданский оборот на территории РФ товаров, незаконно маркированных товарным знаком "RADO" N 647866, в том числе предложение их к продаже и продажу, а также обязании Соломенчука В.В. выплатить компании Rado Uhren AG 100 000 рублей компенсации.

В удовлетворении остальной части исковых требований, в том числе к ЗАО "РСИЦ", судом отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 20.11.2013 отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований к ЗАО "РСИЦ" и взыскании с данного ответчика компенсации в размере 500 000 рублей.

Заявитель также просил изменить решение в части взыскания с Соломенчука В.В. компенсации и взыскать заявленную сумму - 500 000 рублей. Согласно доводам подателя апелляционной жалобы, снижение размера взысканной с первого ответчика суммы компенсации носит произвольный и необоснованный характер, не отвечает принципам разумности, справедливости и соразмерности, учитывая обстоятельства длительного незаконного использования спорного товарного знака и реальной возможности извлечения прибыли от реализации контрафактной продукции. В части исковых требований ко второму ответчику истец указывает, что указанное лицо, вопреки выводам суда первой инстанции, несет равнозначную ответственность по факту нарушения прав истца на спорный товарный знак. Полагает, что указанное лицо имело реальную возможность принять комплекс мер по пресечению незаконного использования товарного знака, однако подобных действий не совершило, что в свою очередь, влечет для указанного лица наступление гражданско-правовой ответственности.

В заседании суда апелляционной инстанции 03.02.2014 представитель истца поддержал апелляционную жалобу по доводам, изложенным в ней, просил решение суда отменить в обжалуемой части и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представители ответчиков - Соломенчука В.В. и ЗАО "РСИЦ" в судебное заседание не явились. При указанных обстоятельствах, с учетом своевременного размещения информации о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет (дата публикации - 21.01.2014), суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 121, 123. 156, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе разъяснений, данных в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", рассмотрел дело в отсутствие представителей ответчиков, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Повторно рассмотрев дело в порядке статьей 266, 268 АПК РФ, заслушав объяснения представителя истца, изучив доводы апелляционной жалобы, материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения арбитражного суда от 22.11.2013 в связи со следующим.

В силу статьи 1477 ГК РФ основной признак и назначение товарного знака - индивидуализация товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридическими или физическими лицами. Законодатель, таким образом, закрепил положение о первичности товара, работы, услуги, а затем их индивидуализации.

В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как усматривается из материалов дела, принадлежащий истцу товарный знак "RADO", N 647866 в Международном реестре товарных знаков, зарегистрированный в отношении товаров 14 класса МКТУ: часы и часовые механизмы, имеет приоритет с 14.05.1987.

За ответчиком - Соломенчуком В.В. в сети Интернет с 02.06.2010 зарегистрировано доменное имя rado-store.ru, на страницах веб-сайта которого используются обозначение "rado" сходное до степени смешения с названным товарным знаком.

Апелляционная коллегия исходит из того, что вопрос о тождественности или сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует (пункт 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной деятельности").

В свою очередь, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что обозначения, используемые Соломенчуком В.В в доменом имени, по графическому и фонетическому критериям сходно со словесным элементом товарного знака истца "RADO". Таким образом, указанное лицо фактически использует это обозначение на страницах веб-сайта в сети Интернет для целей реализации и рекламы товаров, однородных товарам 14 классам МКТУ.

Учитывая, что используемое ответчиком на веб-сайте обозначение "RADO", расположенное по адресу: www.rado-store.ru, сходно до степени смешения с товарным знаком "RADO", а Соломенчук В.В. не представил доказательств, подтверждающих наличие каких-либо законных прав и интересов в отношении наименования "rado", действия указанного лица правомерно квалифицированы судом первой инстанции в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что использование товарного знака, осуществляемое без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В силу положений статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

В апелляционной жалобе истец указывает, что судом первой инстанции необоснованно снижен размер взыскиваемой компенсации, тогда она подлежит взысканию в полном объеме с учетом длительного незаконного использования принадлежащего ему товарного знака и реальной возможности, а также реальной возможности для ответчика по извлечению прибыли от реализации контрафактной продукции.

В силу системного толкования статей 252 и 1515 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

При этом суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. Указанное вовсе не означат, что суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела (пункт 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Таким образом, размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков (пункт 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Оценив представленные истцами в материалы дела доказательства в их совокупности в соответствии со статьей.71 АПК РФ, приняв во внимание период размещения публичной оферты на веб-сайте обозначения "rado", отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих то, что данное правонарушение реально повлекло для истца какие-либо негативные последствия, суд первой инстанции правомерно снизил сумму компенсации до 100 000 рублей.

Довод апелляционной жалобы о необоснованном снижении суммы компенсации не может быть признан состоятельным, поскольку при определении размера компенсации суд первой инстанции исходил из конкретных обстоятельств дела и имеющихся в деле доказательств, тогда как аргументы об извлечении ответчиком прибыли, объемы которой в значительной мере превышают совокупный размер взысканной с ответчика судом компенсации не подтверждены материалами дела. В своей апелляционной жалобе истец акцентирует внимание суда не на реальный, а вероятный доход ответчика от реализации продукции с использованием сайта в сети Интернет. Доказательств, свидетельствующих о реальном обороте реализуемой Соломенчуком В.В. контрафактной продукции за рассматриваемый период нарушения исключительных прав истца на товарный знак, суду не представлено.

В апелляционной жалобе истец также указывает на то, что ЗАО "РСИЦ" несет равнозначную ответственность по факту нарушения прав истца на спорный товарный знак, ссылается на наличие оснований по взысканию с него компенсационной выплаты наряду с требованиями к Соломенчуку В.В. Полагает, что указанное лицо имело реальную возможность принять комплекс мер по пресечению незаконного использования товарного знака, однако подобных действий не совершило, что в свою очередь, влечет для указанного лица наступление гражданско-правовой ответственности.

Заявленные доводы проверены судом апелляционной инстанции и отклоняются на основании следующего.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 23 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ.

В силу же пунктов 1 и 2 статьи 401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства; отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 23.12.2008 N 10962/08 об условиях применения мер ответственности к хостинг-провайдеру, судам следует учитывать степень вовлечения провайдера в процесс передачи, хранения и обработки информации, возможность контролировать и изменять ее содержание. Провайдер не несет ответственности за передаваемую информацию, если он не инициирует ее передачу, не выбирает получателя информации, не влияет на ее целостность, а также принимает превентивные меры по предотвращению использования объектов исключительных прав без согласия правообладателя.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Апелляционным судом установлено, что фактическое использование ресурсов сайта - www.rado-store.ru, на котором размещена информация, невозможно без участия в той или иной форме владельца (пользователя) домена - Соломенчука В.В., владеющего паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени в Интернет-сайте.

Именно владелец Интернет-сайта несет ответственность за размещение информации, противоречащей закону, поскольку именно он является лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Владелец сайта является, как правило, администратором соответствующего домена и выступает инициатором его регистрации.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, коллегия не находит правовых оснований полагать ЗАО "РСИЦ" ответственным за нарушение исключительных прав истца лицом, поскольку данная организация не совершает действий по размещению контента пользователя сайта, являющегося фактическим нарушителем прав истца.

Как следует из материалов дела, ЗАО "РСИЦ" не является лицом, распространяющим спорные обозначения, делающим их общедоступными или иным образом совершающим действия в отношении спорных обозначений. Спорные обозначения были загружены на сайт пользователем самостоятельно.

Таким образом, ЗАО "РСИЦ" не инициировало их загрузку и не было вовлечен в процесс загрузки, не влияло на целостность и содержание загружаемых файлов. В этой связи ЗАО "РСИЦ" не является нарушителем исключительных прав, что исключает его ответственность.

Создание технической возможности для размещения пользовательского контента на сайте действующим законодательством не запрещено, причинно-следственная связь между созданием такой технической возможности и размещением пользователями произведений на сайте отсутствует.

В свою очередь, ЗАО "РСИЦ" проявило достаточную степень заботливости и осмотрительности и добросовестно принимало все необходимые меры, направленные на соблюдение законодательства об охране интеллектуальной собственности.

Довод истца о том, что указанное лицо имело реальную возможность принять комплекс мер по пресечению незаконного использования товарного знака, однако подобных действий не совершило, признается судом несостоятельным, поскольку ЗАО "РСИЦ" в силу особенностей своего правового статуса участника гражданского оборота лишено возможности обращаться в компетентные административные органы с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов легитимных владельцев объектов интеллектуальной собственности. Вопрос о присуждении компенсации за нарушение права на легитимное использование объектов интеллектуальной собственности является исключительной прерогативой суда. ЗАО "РСИЦ" также лишено возможности принять меры по пресечению незаконной деятельности первого ответчика, поскольку до момента разрешения настоящего спора по существу, принятия судебных актов и вступления их в законную силу с учетом положений статьи 16 АПК РФ заявленные истцом требования еще не приобрели процессуального статуса обязательных к исполнению.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Однако доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены или не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела или имели бы юридическое значение для принятия судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи, с чем апелляционная жалоба истца является необоснованной и удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, установленных частью 4 статьи 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, апелляционной коллегией не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на истца.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 ноября 2013 года по делу N А40-120760/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

М.Е. Верстова Н.В. Лаврецкая