Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля 2014 г. N 09АП-41307/13

г. Москва

17 февраля 2014 г.

Дело N А40-10019/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 21 января 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 февраля 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи А.А. Солоповой

Судей А.И. Трубицына, Д.Н. Садиковой

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Т.И. Сердюк

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ФРОМАЖЕРИ БЕЛЬ, С.А. (FROMAGERIES BEL, S.A.),

открытого акционерного общества "Останкинский молочный комбинат" на решение Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2013 по делу N А40-10019/2013, принятое судьей Ю.Л. Матюшенковой по иску ФРОМАЖЕРИ БЕЛЬ,С.А. (FROMAGERIES BEL, S.A.)

(Бульвар Мальзерб 16 F-75008, Париж, Франция)

к открытому акционерному обществу "Останкинский молочный комбинат"

(ОГРН 1027739359977, 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца - Петровская Е.В (по доверенности от 24.01.2013),

Осокин А.А. (по доверенности от 24.01.2013)

от ответчика - Карасик И.М. (по доверенности от 11.11.2013),

Сушков В.В. (по доверенности от 05.04.2013)

УСТАНОВИЛ:

ФРОМАЖЕРИ БЕЛЬ,С.А. (FROMAGERIES BEL, S.A.) (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу "Останкинский молочный комбинат" (далее - ОАО "Останкинский молочный комбинат", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Веселая коровка" по свидетельству N 226510 в отношении товаров и услуг 03 класса МКТУ: препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты; в отношении 05 класса МКТУ: продукты детского и диетического питания, витаминизированные; в отношении 09 класса МКТУ: одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; в отношении 16 класса МКТУ: упаковки для бутылок картонные или бумажные; упаковочная бумага; в отношении 20 класса МКТУ: ящики пластмассовые; ящики с перегородками для бутылок; в отношении 29 класса МКТУ: молоко; молочные продукты; масла и жиры пищевые; сыворотка молочная сгущенная с сахаром; молоко сгущенное с сахаром; сыры; фрукты засахаренные; фрукты консервированные; фрукты замороженные; йогурт; сыворотка молочная; масло сливочное; маргарин; крем сливочный; масла растительные пищевые; в отношении 32 класса МКТУ: безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые напитки и фруктовые соки; сок томатный (напиток); соки овощные (напитки); соки фруктовые с мякотью (нектары) (безалкогольные); напитки на основе молочной сыворотки; в отношении 35 класса МКТУ: реклама; в отношении 39 класса МКТУ: упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; в отношении 42 класса МКТУ: реализация товаров.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08 октября 2013 года исковые требования удовлетворены частично.

Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака "Веселая коровка" по свидетельству N 226510 в отношении товаров и услуг 03, 09, 16, 20, 32, 39 классов МКТУ. В удовлетворении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 29, 35, 42 классов МКТУ отказано.

Не согласившись с принятым решением суда от 08 октября 2013 года, истец и ответчик подали апелляционные жалобы.

Истец в апелляционной жалобе просит решение суда от 08 октября 2013 года отменить в части сохранения правовой охраны товарного знака по свидетельству N 226510 для товаров 5 и 29 классов и принять по делу новый судебный акт.

Истец в апелляционной жалобе ссылается на то, что в силу статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации товаром может быть лишь тот объект материального мира, оборот которого допускается законом, ряженка, которую якобы производил ответчик в спорный период (до даты подачи искового заявления), в силу требований закона как товар, предназначенный для питания детей (указание на упаковке товара ответчика), требует специальной регистрации в уполномоченном органе, без такой регистрации продажа продукции не допускается и такие объекты не могут считаться поступившими в гражданский оборот в подразумеваемом статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации смысле; на основании документов ответчика невозможно достоверно установить факт отгрузки товара; ответчик не предоставил доказательств того, что продукция под спорным знаком реально была доступна потребителям; если признать факт использования товарного знака "Веселая коровка" до даты подачи искового заявления, то такое использование было формальным; если признать факт использования ответчиком спорного товарного знака в отношении ряженки, которая предназначена, в том числе для питания детей с трех лет, то судом допущено неправильное толкование статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации при определении объема сохраняемой правовой охраны для товаров 5 и 29 классов МКТУ; правовая охрана товарного знака была сохранена в отношении всех зарегистрированных товаров, в то время как самим ответчиком признавалось использование знака для единственного товара - ряженки, следовательно, правовая охрана как в 5, так и в 29 классах МКТУ ответчику могла быть сохранена для этого товара.

Ответчик в апелляционной жалобе просит решение суда от 8 октября 2013 года отменить в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака "Веселая коровка" по свидетельству N 226510 в отношении товаров и услуг 03, 09, 16, 20, 32, 39 классов МКТУ, в удовлетворении исковых требований отказать полностью, в остальной части решение суда оставить без изменения.

Ответчик в апелляционной жалобе ссылается на то, что истец не представил доказательств того, что он является производителем каких-либо товаров (работ, услуг) под товарным знаком, сходным до степени смешения с товарным знаком ответчика в 03, 09, 16, 20, 32, 39 классах МКТУ; не представлено доказательств, что истец имеет намерение ввести в гражданский оборот товары (услуги) по вышеуказанным классам МКТУ; признав истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и прекратив правовую охрану товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 09, 16, 20, 32, 39 классов МКТУ, суд неправильно применил пункт 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы рассмотрены в отсутствие третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители истца и ответчика поддержали доводы и требования своих апелляционных жалоб.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, выслушав представителей истца и ответчика, установил следующие обстоятельства.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик не использует спорный товарный знак "Веселая коровка" за N 226510, в том числе в течение трех предшествующих подаче искового заявления лет. Поскольку истцу принадлежат права на словесное обозначение "Веселая буренка", истец полагает себя заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака ответчика "Веселая коровка" за N 226510.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Суд первой инстанции указал на то, что истец является правообладателем в отношении ряда товарных знаков, включающих изображение коровы и название "Веселая буренка" (свидетельства N N 15003, 476285, 643076, 518175 о регистрации товарных знаков в РФ, свидетельство N 192122 в Чешской Республике, свидетельства NN 97815, 24163, 159247 в Украине), товарные знаки зарегистрированы в отношении 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 41 классов МКТУ; истец производит молочные продукты, а также ряд иных товаров - одежда, кухонная утварь, посуда, игрушки, сувениры и т.п., продукция производится и реализуется как в РФ, так и во многих других странах, в связи с чем "истца следует признать заинтересованным лицом".

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака ответчика в отношении товаров и услуг 05, 29, 35, 42 классов МКТУ, суд первой инстанции исходил из того, что в судебном заседании был установлен факт введения ответчиком товара - молочного продукта "Ряженка массовой долей жира 2,5% для питания детей с 3-х лет", под товарным знаком "Веселая коровка" (16 января 2013 года) до подачи истцом искового заявления (31 января 2013 года).

Суд апелляционной инстанции полагает неправомерными заявленные исковые требования, исходя из следующего.

Судом установлено, что 31 октября 2002 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке N 2001716524 на имя ОАО "Останкинский молочный комбинат" произведена регистрация товарного знака "Веселая коровка" за N 226510 с приоритетом от 04 июня 2001 года, в отношении ряда товаров 03, 05, 09, 16, 20, 29, 32, 35, 39, 42 класса МКТУ.

На территории Российской Федерации не существует права преждепользования товарным знаком ("принципа фактического применения", "принципа первого использования"), что соответствует и принципам международных договоров, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией, регулирующих правоотношения в области товарных знаков.

Права правообладателей носят исключительный характер в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации) и согласно нормам международного права - Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 194 года, статья 16.

Товарный знак "Веселая коровка" N 226510 по 29 классу МКТУ зарегистрирован за ответчиком по перечню товаров: молоко; молочные продукты; масла и жиры пищевые; сыворотка молочная сгущенная с сахаром; молоко сгущенное с сахаром; сыры; фрукты засахаренные; фрукты консервированные; фрукты замороженные; йогурт; сыворотка молочная; масло сливочное; маргарин; крем сливочный; масла растительные пищевые.

Таким образом, в силу указанных норм законодательства у истца отсутствует право на использование обозначения "Веселая коровка" независимо от регистрации в Российской Федерации на имя истца комбинированного товарного знака N 15003, комбинированного товарного знака N 476285, товарных знаков N 643076, N 518175 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона N 422-ФЗ от 08.12.2011) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 14503/10 от 01 марта 2011 года, применительно к пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющее реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований даже при отсутствии каких-либо доказательств использования со стороны правообладателя.

Суд апелляционной инстанции полагает, что у истца отсутствует законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Веселая коровка" по свидетельству N 226510 в отношении товаров и услуг 03 класса МКТУ: препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты; в отношении 05 класса МКТУ: продукты детского и диетического питания, витаминизированные; в отношении 09 класса МКТУ: одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; в отношении 16 класса МКТУ: упаковки для бутылок картонные или бумажные; упаковочная бумага; в отношении 20 класса МКТУ: ящики пластмассовые; ящики с перегородками для бутылок; в отношении 29 класса МКТУ: молоко; молочные продукты; масла и жиры пищевые; сыворотка молочная сгущенная с сахаром; молоко сгущенное с сахаром; сыры; фрукты засахаренные; фрукты консервированные; фрукты замороженные; йогурт; сыворотка молочная; масло сливочное; маргарин; крем сливочный; масла растительные пищевые; в отношении 32 класса МКТУ: безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые напитки и фруктовые соки; сок томатный (напиток); соки овощные (напитки); соки фруктовые с мякотью (нектары) (безалкогольные); напитки на основе молочной сыворотки; в отношении 35 класса МКТУ: реклама; в отношении 39 класса МКТУ: упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; в отношении 42 класса МКТУ: реализация товаров.

В силу статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обращение в суд осуществляется за защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Однако истец не представил доказательств того, что он является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Веселая коровка" по свидетельству N 226510 в отношении всех товаров и услуг 03, 05, 09, 16, 20, 29, 32, 35, 39, 42 классов МКТУ.

Истец, указав на то, что он "является правообладателем целого ряда товарных знаков с общим семантическим полем (словесного обозначения "Веселая буренка" и графического изображения), не представил ни одного доказательства того, что истец является производителем однородных товаров и услуг 03, 09, 16, 20, 32, 35, 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также имеет намерение ввести в гражданский оборот товары и услуги в отношении указанных классов МКТУ (03, 05, 16, 20, 32, 35, 39, 42), а также в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ.

У суда апелляционной инстанции отсутствуют основания полагать, что регистрация за ответчиком товарного знака "Веселая коровка" по свидетельству N 226510 в отношении всех товаров и услуг 03, 05, 09, 16, 20, 29, 32, 35, 39, 42 классов МКТУ создает истцу какие-либо препятствия для осуществления им предпринимательской и иной экономической деятельности.

Кроме того, материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик препятствует истцу в осуществлении им своей деятельности по выпуску и производству товаров, относящихся к 29 классу МКТУ, на законных основаниях под принадлежащими истцу товарными знаками.

Доказательств обратного истец в материалы дела не представил.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом в обоснование иска документы, суд апелляционной инстанции полагает, что истец не представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Веселая коровка" по свидетельству N 226510 в отношении всех товаров и услуг 03, 05, 09, 16, 20, 29, 32, 35, 39, 42 классов МКТУ, исходя из правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума N 14503/10 от 01 марта 2011 года.

Учитывая, что отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований даже при отсутствии каких-либо доказательств использования со стороны правообладателя, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что оснований для удовлетворения заявленных исковых требований у суда первой инстанции не имелось.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить следующее.

Оспаривая доводы ответчика об использовании им товарного знака "Веселая коровка" в отношении товаров 05 класса МКТУ, истец ссылается на то, что на основании документов ответчика невозможно достоверно установить факт отгрузки товара, ответчик не предоставил доказательств того, что продукция под спорным знаком реально была доступна потребителям, факт использования спорного товарного знака до даты подачи искового заявления был формальным.

Указанные доводы истца (заявителя апелляционной жалобы) подлежат отклонению судом апелляционной инстанции, поскольку истцом не учтено, что понятие "введение товара в гражданский оборот" не является понятием, идентичным понятию "продажа товара конечным потребителям". В материалы дела ответчиком представлены товарные накладные, начиная с 16 января 2013 года, согласно которым подтвержден факт реализации ряженки "Веселая коровка" до предъявления иска (31 января 2013 года) в адрес ООО "Альфа" Московская обл., г. Мытищи и ООО "Продторгсервис" г. Москва.

Исходя из положений пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан доказать сам факт использования товарного знака, не ограничиваясь при этом в выборе средств доказывания этого факта, поскольку в законе отсутствуют нормы, согласно которым правообладатель обязан представлять все имеющиеся договоры, платежную документацию и иные документы, связанные с деятельностью, которая сопутствует использованию товарного знака.

При таких обстоятельствах, доводы истца об "отсутствии намерения ответчика довести товары до конечного потребителя и выпуске им товаров 05 класса МКТУ в целях формального выполнения предписаний закона", являются несостоятельными.

Ссылки истца (заявителя апелляционной жалобы) на то, что самим ответчиком признавалось использование знака для единственного товара - ряженки, в обоснование довода о том, что правовая охрана в 05 классе МКТУ ответчику могла быть сохранена только для этого товара, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку истец не доказал, что по смыслу статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Веселая коровка" по свидетельству N 226510, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ: продукты детского и диетического питания.

Довод истца (заявителя апелляционной жалобы) о том, что "в силу статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации товаром может быть лишь тот объект материального мира, оборот которого допускается законом, а поэтому ряженка, которую производил ответчик в спорный период (до даты подачи искового заявления), в силу требований закона как товар, предназначенный для питания детей (указание на упаковке товара ответчика), требует специальной регистрации в уполномоченном органе, без такой регистрации продажа продукции не допускается и такие объекты не могут считаться поступившими в гражданский оборот в подразумеваемом статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации смысле", отклоняется судом апелляционной инстанции, как не имеющий самостоятельного правового значения для рассматриваемого спора, исходя из предмета и основания заявленных исковых требований. В данном случае истцом не учтено, что регистрации и сертифицированию подлежит именно продукт, а не товарный знак, в связи с чем после проверки на соответствие требованиям ГОСТ в государственном реестре регистрируется продукт без его привязки к товарным знакам или иным наименованиям, при том, что ответчик представил суду соответствующий сертификат на спорную продукцию.

Ссылки истца в апелляционной жалобе на материалы судебно-арбитражной практики о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков не может быть признана судом апелляционной инстанции обоснованной в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку данные судебные акты не имеют преюдициального значения для рассматриваемого спора в отношении спорного товарного знака "Веселая коровка" по свидетельству N 226510, поскольку приняты по делам с участием других лиц, с иными фактическими обстоятельствами спора.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии решения от 08 октября 2013 года судом первой инстанции были неправильно применены нормы материального права, в связи с чем на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда от 08 октября 2013 года подлежит отмене полностью с принятием по делу нового судебного акта об отказе в иске.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска и апелляционных жалоб относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 октября 2013 года по делу N А40-10019/2013 отменить.

В иске отказать.

Взыскать с ФРОМАЖЕРИ БЕЛЬ,С.А. (FROMAGERIES BEL, S.A.) (Бульвар Мальзерб 16 F-75008, Париж, Франция) в пользу открытого акционерного общества "Останкинский молочный комбинат" (ОГРН 1027739359977, 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14) расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 2 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

А.И. Трубицын Д.Н. Садикова