Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2014 г. N 13АП-27761/13

г. Санкт-Петербург

11 марта 2014 г.

Дело N А56-19831/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 17 февраля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 марта 2014 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Масенковой И.В.

судей Герасимовой М.М., Зайцевой Е.К.

при ведении протокола судебного заседания: Егоровой А.П.

при участии:

от истца: пр. Васильева М.В., дов. от 03.09.2013 N 012-110

от ответчика: пр. Мелкова Г.С., дов. от 09.12.2013; пр. Кукарева В.А., дов. от 15.11.2013 N 123/46

от 3-х лиц: пр. Милушкина М.Ю., дов. от 09.01.2014 N БК-11/14 (от ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"). От ФГУП ЦАИ им. Н.Е. Жуковского - не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-27761/2013) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский авиационный институт" (национальный исследовательский университет)" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.10.2013 по делу N А56-19831/2012 (судья Кожемякина Е.В.), принятое

по иску Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ)

к ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз",

3-е лица: ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского", ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"

о защите патентных прав

установил:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Открытому акционерному обществу Судостроительная фирма "Алмаз" (ОАО СФ "Алмаз") и Открытому акционерному обществу Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (ОАО ЦМКБ "Алмаз") об обязании ОАО СФ "Алмаз" выплатить МАИ компенсацию за неправомерное использование технических решений по семи патентам на катерах с заводскими номерами 201 - 212 в сумме 11484339,00 руб., в том числе по патенту N 2108258 - 855484,00 руб. (в соответствии с договором БВИ-25% от расчетной суммы 3421938,00 руб. в приложении А4); по патенту N 2108259 - 718609,00 руб. (в соответствии с договором БВИ-101 - 35% от расчетной суммы 2053168,00 руб. (приложение А4); по патенту N 2108260 - 1539860,00 руб. (в соответствии с договором БВИ-98 - 25% от расчетной суммы 6159439, 00 руб. в приложении А4); по патенту N 2369516 - 2236904,00 руб., по патенту N 2355592 - 2876024,00 руб.; по патенту N 2386567 - 2543542,00 руб.; N 2396180 - 713976,00 руб.

Также истец просил обязать ответчиков для катеров с заводскими номерами 214 и далее заключить по патентам N N 2108258,2108259, 2108260 4-х сторонние лицензионные договоры с МАИ и ЦАГИ в редакции, приложенной к иску, и до момента заключения лицензионных договоров запретить использование технических решений по спорным патентам на катерах с заводскими номерами 214 и далее. Истец просил признать патрульные катера с заводскими номерами 200-213 контрафактными.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требования на предмет спора, привлечено Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского" (далее - ФГУП ЦАИ).

При рассмотрении дела в суде первой инстанции заявленные требования уточнены в порядке статьи 49 АПК РФ: истец просил взыскать убытки в размере 11484339,00 руб. за неправомерное использование технических решений по семи патентам, указанным выше, на катерах N N 201-212, обязать ответчиков для катеров с заводскими номерами 214 и далее заключить по патентам N N 2108258,2108259, 2108260 4-х сторонние лицензионные договоры с МАИ и ЦАГИ в редакции, приложенной к иску, и до момента заключения лицензионных договоров запретить использование технических решений по спорным патентам на катерах с заводскими номерами 214 и далее. От требования в части признания патрульных катеров контрафактными истец отказался. Определением суда первой инстанции от 27.09.2013 года производство по делу в части отказа от иска прекращено.

По результатам повторного уточнения заявленных требований, исключены требования об обязании ответчиков заключить четырехсторонний лицензионный договор и обязании заключить договор по патентам N N 2369516, 2355592, 2386567, 2396180. Истец просил обязать ответчика ОАО СФ "Алмаз" выплатить МАИ возмещение упущенной выгоды за счет незаконно полученного по катерам проекта 12200 с заводскими номерами 201-213 дохода, а именно, за счет части его прибыли, определяемой разрешенной гензаказчиком рентабельности в сумме 11484339,00 руб., запретить ОАО СФ "Алмаз" до момента заключения соответствующих лицензионных договоров использовать при дальнейшем строительстве катеров проекта 12200 технические решения, защищенные спорными патентами. Процессуальное положение ОАО ЦМКБ "Алмаз" изменено, оно привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Решением суда первой инстанции от 24.10.2013 в иске отказано. Суд первой инстанции посчитал, что истцом не доказан факт нарушения его прав ответчиком, размер причиненных убытков и наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и негативными последствиями в виде убытков. Также истцом документально не подтвержден заявленный размер убытков.

На решение суда "МАИ" подана апелляционная жалоба, в которой ответчик просил отменить решение в части отказа в запрете ОАО СФ "Алмаз" до момента заключения соответствующих лицензионных договоров использовать при дальнейшем строительстве катеров проекта 12200 технические решения, защищенные патентами N N 2355592, 2386567. В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель ссылался на то, что вывод суда первой инстанции о том, что патенты с номерами 2355592 и 2386567 были созданы в ходе выполнения МАИ субподрядного договора и реализуют задачи, которые были поставлены ответчиком, не соответствует обстоятельствам дела. В ходе проведения экспертизы установлено, что по указанным патентам, в проектно-конструкторской, рабоче-конструкторской и эксплуатационной документации на устройства интерцепторов КА УИ 4Н4К-12200 для заказа 12200/200 (проект "Соболь"), которые были переданы МАИ, не содержатся признаки изобретений, приведенных в независимых пунктах, содержащихся в формулах изобретений вышеуказанных патентов. В то же время, ответчик не отрицает, что технические решения, защищенные указанными патентами, использованы в готовом изделии - быстроходном судне проекта 12200 "Соболь". Также экспертным заключением не установлено признаков, в отношении которых произведена эквивалентная замена. Из указанных обстоятельств следует, что МАИ не передавал в составе документации на устройства интерцепторов технические решения, защищенные спорными патентами.

В отзыве на апелляционную жалобу ОАО СФ "Алмаз" возражало против ее удовлетворения, ссылаясь на то, что чертежи с шифром НШИБ, на которые в сравнительной таблице ссылается истец, были переданы в ОАО ЦМКБ "Алмаз" для дальнейшей передачи ответчику в результате выполнения названного договора. Экспертным заключением подтверждено, что в документации, разработанной ответчиком, не использован каждый признаки изобретений, в отношении которых выданы рассматриваемые патенты. Утверждение подателя апелляционной жалобы о том, что признак изобретений использовались в конечном продукте - катерах проекта N 12200 "Соболь" не соответствует фактическим обстоятельствам. Использование технических решений, в отношении которых выданы спорные патенты, не доказано. Формулы изобретений по патентам N N 2355592 и 2386567 опубликованы после передачи изготовленной ОАО ЦМКБ "Алмаз" документации. Все технические решения, касающиеся интерцепторов, разрабатывались для ОАО ЦМКБ "Алмаз" именно истцом. Так как технические решения, охраняемые патентами, не содержались в технической документации, разработанной истцом, следовательно, они не могли содержаться в готовом продукте. Требование истца о запрете использовать технические решения не может быть удовлетворено как самостоятельное требование, при отсутствии требований об обязании заключить лицензионные договоры.

В отзыве на апелляционную жалобу ОАО ЦМКБ "Алмаз" возражало против ее удовлетворения, ссылаясь на то, что доказательства использования при строительстве катеров признаков изобретений, содержащихся в патентах, указанных подателем апелляционной жалобы, не представлены. Указывая, что ответчиком не отрицается использование названных признаков в готовых изделиях, истец искажает позицию ответчика. В качестве подтверждения использования изобретений, истец ссылается на чертежи, которые получены от него самого. Иных доказательств в подтверждение позиции истца не представлено.

В отзыве на апелляционную жалобу ФГУП ЦАИ поддержало доводы ответчика, указав, что позиция истца основана на заключении эксперта. Лицензионные договоры, заключенные участниками дела, регулируют только распределении прибыли, право на использование признаков изобретения в готовой продукции, договорами не предоставляется. Отсутствие запрета не свидетельствует о согласовании правообладателя использования его исключительных прав.

В материалы дела также поступили письменные пояснения по делу Богачева В.И., поданные им от собственного имени. Между тем, указанное лицо не является участником дела, в связи с чем, в силу положений части 2 статьи 67 АПК РФ, не вправе представлять пояснения или доказательства по делу. Письменные пояснения возвращены Богачеву В.И. в судебном заседании.

В судебное заседание ФГУП ЦАИ, извещенное надлежащим образом, не явилось. С учетом мнения лиц, обеспечивших явку в судебное заседание, и в соответствии с положениями статьи 156 АПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие неявившегося лица.

Представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель ответчика против удовлетворения жалобы возражал. Представитель третьего лица поддержал позицию ответчика.

Возражений против рассмотрения дела в пределах апелляционной жалобы не заявлено.

Дело рассмотрено в порядке части 5 статьи 268 АПК РФ.

Заслушав объяснения представителей сторон, третьего лица, обеспечивших явку в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы, отзывов на нее, выводы судебного акта в обжалуемой части, материалы дела, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции в обжалуемой части.

Материалами дела подтверждается, что ФГУП ЦМКБ "Алмаз" (исполнитель) и ОАО СФ "Алмаз" (заказчик) заключен договор от 20.03.2002 N 1/02-12200, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательство выполнить и сдать заказчику опытно-конструкторскую работу по теме "Разработка технического проекта РКД, ЭД и СД (кроме ремонтной документации) проекта 12200 в соответствии с СТУ 12200.360070.108 (с гарантией подтверждения основных ТТЭ)".

Указанная документация использована ответчиком в производстве 14-ти патрульных катеров проекта 12200 "Соболь".

На имя ГОУ ВПО Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ) выданы патенты на изобретения "Быстроходное судно", в том числе N 2355592 с приоритетом изобретения с 25.10.2007, зарегистрированный в Государственном реестре изобретений РФ 20.05.2009, со сроком действия до 25.10.2027 и N 2386567 с приоритетом изобретения 25.11.2008, зарегистрированный в Государственном реестре изобретений РФ 20.04.2010, сроком действия до 25.11.2028 (формулы изобретений приведены в приложениях к патентам).

Посчитав, что указанные изобретения использованы при разработке технической документации и изготовлении катеров, истец обратился в настоящим иском.

В силу положений статей 1345, 1354 ГК РФ, интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: исключительное право и право авторства. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 ГК РФ и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Статьей 1358 ГК РФ установлено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: изготовление продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель. Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Положения о защите интеллектуальных прав, предусмотренные ГК РФ, распространены, также, на права, в отношении которых была предусмотрена защита ранее действовавшим законодательством.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что истцом в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ не представлено доказательств использования изобретений, права на которые удостоверены патентами N N 2355592, 2386567.

Судом первой инстанции установлено и не оспаривается подателем апелляционной жалобы, что спорные патенты зарегистрированы в период выполнения истцом в рамках договоров субподряда от 19.04.2004 N 22830-03010-К-66/04-12200-7 "Разработка рабочей конструкторской и эксплуатационной документации на устройства интерцепторов комплекса КАУИ-4Н4К-12200" и от 06.03.2006 N 31590-03010-К-12/06-12200-10 "Доработка проектно-конструкторской и эксплуатационной документации на устройства интерцепторов КАУИ-4Н4К-12200", заключенных с ОАО ЦМКБ "Алмаз", для разработки отдельных разделов проектно-технической документации в рамках указанного выше проекта.

Результаты указанных работ в виде чертежей с шифром НШИБ переданы ответчику.

При рассмотрении дела судом первой инстанции была назначена судебная экспертиза, производство поручено ООО "Юридическая фирма Городисский и партнеры". Согласно заключению от 24.04.2013, признаки изобретений, содержащихся в патентах N N 2355592, 2386567, не использованы в технической документации, разработанной истцом в рамках указанных выше договоров субподряда на разработку технической документации. Дата приоритета патентов, названных подателем апелляционной жалобы, указана позднее создания технической документации в рамках спорных договоров, рассматриваемые патенты не могли использоваться в разработке данной технической документации

Вопреки утверждению подателя апелляционной жалобы, ответчиком не подтверждалось использование спорных решений в производстве катеров. Довод ответчика о возможности использования технических решений, правомерно включенных в проектно-конструкторскую документацию его правообладателем, не влечет вывод о том, что указанные решения использованы при создании объектов ответчиком или планируются к использованию. Производство объектов осуществляется в соответствии с технической документацией, что исключает использование при создании объектов технических решений, не отраженных в техническо-проектной документации. Отсутствие признаков спорных изобретений в проектно-технической, конструкторской документации, исключает вывод о наличии таких признаков в готовом изделии.

Доказательств использования признаков изобретения в деятельности ответчика в нарушение исключительных прав истца, не представлено. Выводы, сделанные судом первой инстанции, не опровергнуты подателем апелляционной жалобы.

При таких обстоятельствах, оснований для отмены или изменения решения суда в обжалуемой части и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.10.2013 по делу N А56-19831/2012 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.В. Масенкова

Судьи

М.М. Герасимова Е.К. Зайцева