Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2014 г. N 09АП-1855/13

г. Москва

17 марта 2014 г.

Дело N А40-3785/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 17 февраля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 марта 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей М.Е. Верстовой, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.И. Кутеповым,

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело N А40-3785/2011,

по иску ООО "ЕвроИмп"

к ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"

третье лицо: Арма Ледер БиВи (Arma Leder B.V.)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Минеев В.В. по доверенности от 19.09.2013, Киндеева А.М. по доверенности от 19.09.2013

от ответчика: Суворов К.А. по доверенности от 25.03.2013

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: не извещено

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (далее - ООО "ЕвроИмп", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованими к Обществу c ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (далее - ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" по свидетельству N 321953 в размере 753 648 евро (в рублях по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату исполнения денежного обязательства) (с учетом уточненных исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2011 иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" в размере 300 000 рублей; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 решение суда первой инстанции отменено; в удовлетворении искового требования отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 09.11.2011 (с учетом определения об исправлении опечаток (описок) от 25.11.2011) постановление суда апелляционной инстанции от 11.08.2011 оставил без изменения.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 N 498/12 решение Арбитражного суда города Москвы от 24.06.2010, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.11.2011 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил предмет заявленных требований и просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" по свидетельству N 321953 в размере 30 215 915 рублей 60 копеек, рассчитанную на основании данных грузовых таможенных декларации от 10.10.2008 N 10122090/220908/0017452 и от 22.09.2008 N10122090/101008/0019026, исходя из двойной стоимости товара.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 11.12.2012 с ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" взыскано в пользу ООО "ЕвроИмп" 30 215 915 рублей 60 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND", а также 48 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины. Взыскано с ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" в доход федерального бюджета 126 079 рублей государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило отменить решение от 11.12.2012 и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на нарушение судом норм материального права и недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, а также несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Определением от 04.03.2013 Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела N А40-3785/11 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции и привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований - Компанию Арма Ледер Б.В. (Аrma Leder B.V.).

При изучении материалов дела апелляционным судом установлено, что решение суда от 11.12.2012 может повлиять на права и законные интересы Компании Арма Ледер Б.В., поскольку как указывает ответчик и не оспаривает истец ввоз (импорт) спорных товаров на территорию РФ осуществлен Компанией Арма Ледер Б.В. (продавцом) и ответчиком (покупателем).

В соответствии с частью 6 статьи 268 АПК РФ вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

Пунктом 4 части 4 статьи 270 АПК РФ установлено, что принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, в любом случае является основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

Определением от 25.09.2013 суд апелляционной инстанции приостановил производство по делу, поскольку ООО "МЕТРО Кэш энд Кери" обратилось в Отделение "Палата по патентным спорам" (Отделение 9) ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Палата по патентным спорам Роспатента) с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку "BERGLAND" по свидетельству N 321953, в связи с несоответствием указанного товарного знака требованиям, установленным статьями 1512, 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также пунктам 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Решением Палаты по патентным спорам Роспатента возражение удовлетворено, правовая охраны товарному знаку по свидетельству N 321953 признана недействительной полностью. Решение утверждено 11.09.2013.

Не согласившись с принятым решением от 11.09.2013 Роспатента, ООО "ЕвроИмп" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании незаконным решения Роспатента от 11.09.2013.

Решением Суда по интеллектуальным правам признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 11.09.2013 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953.

Определением от 27.12.2013 Девятый арбитражный апелляционный суд возобновил производство по делу N А40-3785/11.

В заседании суда апелляционной инстанции представители ООО "ЕвроИмп" доводы искового заявления поддержали.

Представитель ООО "МЕТРО Кэш энд Кери" против удовлетворения иска возражал, указывая на взыскание компенсации за рассматриваемое правонарушение с Компании Арма Ледер Б.В.

Третье лицо - Компания Арма Ледер Б.В., надлежащим образом уведомленное о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя для участия в заседание не направило.

Рассмотрев заявленные исковые требования, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об удовлетворении требований ООО "ЕвроИмп" на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истцу принадлежит исключительное право на товарный знак "BERGLAND" с приоритетом от 30.01.2006, что подтверждается свидетельством N 321953 от 02.03.2007, в отношении товаров и услуг по 25 и 35 классам МКТУ.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2010 по делу N А40-131807/09 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права ООО "ЕвроИмп" на товарный знак "BERGLAND". Суд обязал ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактный товар, на котором незаконно размещен этот товарный знак, поэтому в силу части 2 статьи 69 АПК РФ незаконное использование ответчиком названного товарного знака не подлежало доказыванию в рамках настоящего дела.

В силу части 3 статьи 305 АПК РФ, указания Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в том числе на толкование закона, изложенные в постановлении об отмене решения, постановления суда, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело. Президиум ВАС РФ по настоящему делу указал следующее.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Названная норма, положения которой были избраны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

Грузовая таможенная декларация от 10.10.2008 N 10122090/101008/0019026, в которой в качестве декларанта и получателя товара указано ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", позволяет определить количество и стоимость товара, на котором незаконно размещен товарный знак "BERGLAND".

При этом в случае несогласия со стоимостью контрафактного товара, используемой истцом для определения размера компенсации, нарушитель исключительных прав правообладателя в соответствии со статьей 65 АПК РФ обязан предоставить в суд доказательства необоснованности определения стоимости контрафактного товара.

Ответчик в ходе судебного разбирательства в обоснование своих возражений стоимости контрафактного товара не представил.

В силу пункта 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

Довод ответчика о том, что взыскание с него компенсации истцом заявлено неправомерно, поскольку арбитражный суд по делу N А40-107159/11 взыскал компенсацию с Компании Арма Ледер Б.В. за рассматриваемое правонарушение, судом отклоняется.

Истец заявил о взыскании компенсации с ответчика, как продавца товара с размещенным на нем товарным знаком без согласия истца как правообладателя. Предложение к продаже и продажа товара с размещенным на нем товарным знаком является формой использования товарного знака и, следовательно, нарушением исключительных прав истца именно ответчиком.

Отклоняет суд также довод ответчика о солидарной ответственности ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" и Компании Арма Ледер Б.В.

В соответствии с пунктом 1 статьи 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом.

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (статья 323 ГК РФ).

В настоящем случае действия нарушителей исключительных прав являются различными (ввоз, продажа) и представляют собой различные случаи неправомерного использования товарного знака, не образуют единый состав правонарушения. В таком случае солидарная ответственность не наступает.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров ответчика.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт тождественности товаров, ввезенных ответчиком, и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, подтвержден материалами дела и не оспаривается сторонами.

Поскольку истцом доказано наличие у него исключительного права на товарный знак "BERGLAND" и факт его использования ответчиком, а ответчиком не представлено доказательств наличия у него права на использование товарного знака истца, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком допущено нарушение исключительные права истца на товарный знак как основание для взыскания компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 N 498/12, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Названная норма, положения которой были избраны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

В рассматриваемом случае спорные ГТД позволяют определить количество и стоимость товара, на котором незаконно размещен товарный знак "BERGLAND".

Размер компенсации ответчиком по существу не оспорен.

Доводы ответчика о недоказанности размещения товарного знака на всем заявленном в ГТД товаре отклоняется, поскольку ответчик не оспаривал факт поставки на территорию Российской Федерации спорного товара (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

Спорные ГТД позволяют определить количество и стоимость товара, на котором был незаконно размещен товарный знак "BERGLAND". С момента принятия таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение (пункт 3 статьи 132 Таможенного кодекса Российской Федерации). Представленные в материалы дела ГТД содержат отметки таможенного органа "выпуск разрешен", что указывает на проведение таможенным органом проверки декларации и ввозимых товаров, а также принятие всех необходимых мер по таможенному контролю. Возможность ввоза по спорным ГТД иного товара ответчиком не доказано.

Согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ решение Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2012 подлежит отмене на основании пункта 4 части 4 статьи 270 АПК РФ, поскольку судом первой инстанции при принятии решения были нарушены нормы процессуального права, с принятием по делу нового судебного акта об удовлетворении иска.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску апелляционной жалобе относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 176, частью 6.1 статьи 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 4 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-3785/2011 отменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" компенсацию за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" в размере 30 215 915 (Тридцать миллионов двести пятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлине в размере 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" в доход федерального бюджета расходы по государственной пошлине в размере 126 079 (Сто двадцать шесть тысяч семьдесят девять) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

М.Е. Верстова Н.В. Лаврецкая