Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2015 г. N 09АП-8853/15

г. Москва

15 мая 2015 г.

Дело N А40-3785/11-12-33

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 мая 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Д.Н. Садиковой, Н.В. Лаврецкой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым.

рассмотрев в открытом судебном дело N А40-3785/11

по иску ООО "ЕвроИмп"

(143000, г. Одинцово, ул. Садовая, 3)

к ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"

(125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 71 Г)

третье лицо: Арма Ледер Б.В. (Anna Leder B.V.)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Киндеева A.M. (доверенность от 25.08.2014), Минеев В.В. (доверенность от 25.08.2014)

от ответчика: Суворов К.А. (доверенность от 13.02.2015)

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (далее - общество "ЕвроИмп") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (далее - общество "МЕТРО Кэш энд Керри") с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953 в размере 30 215 915 рублей 60 копеек (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2011 иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 300 000 рублей за незаконное использование товарного знака "BERGLAND"; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении искового требования отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 09.11.2011 (с учетом определения об исправлении опечаток (описок) от 25.11.2011) постановление суда апелляционной инстанции от 11.08.2011 оставил без изменения.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 N 498/12 решение Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2011, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.11.2011 отменены; дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 11.12.2012 с общества "МЕТРО Кэш энд Керри" взыскано в пользу общества "ЕвроИмп" 30 215 915 рублей 60 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND", а также 48 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины, в доход федерального бюджета 126 079 рублей государственной пошлины.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2013 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Arma Leder B.V./ Арма Ледер Б.В. (далее - компания Арма Ледер Б.В.).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 решение суда первой инстанции отменено. С общества "МЕТРО Кэш энд Керри" в пользу общества "ЕвроИмп" взыскано 30 215 915 рублей 60 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND", а также 48 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины; в доход федерального бюджета расходы по государственной пошлине в размере 126 079 рублей.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2014 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2014 отменено в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов, дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При этом суд кассационной инстанции указал на необходимость изложения мотивов, которыми руководствовался суд при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, учета разъяснений, изложенных в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление 5/29 от 26.03.2009), и правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся в Постановлениях Президиума от 20.11.2012 N8953/12 и от 02.04.2013 N 16449/12, а также решения Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-107159/11, которым с компании Арма Ледер Б.В. за нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак в его пользу была взыскана компенсация в размере 30215915 рублей 60 копеек.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2014 с общества "МЕТРО Кэш энд Керри" в пользу общества "ЕвроИмп" взыскано 30215915 рублей 60 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "BERGLAND", а также 48 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины; в доход федерального бюджета - расходы по государственной пошлине в размере 126 079 рублей.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2015 года Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2014 года, принятое по настоящему делу, отменено. Дело направлено в Девятый Арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение в ином составе суда.

При этом суд кассационной инстанции указал, что судом апелляционной инстанции не были исследованы доводы и установлены соответствующие обстоятельства, позволяющие либо не позволяющие снизить размер взыскиваемой компенсации с учетом принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, степени вины нарушителя (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8953/12 от 20.11.2012 г., и N 16449/12 от 02.04.2013 г.).

В материалах дела отсутствуют доказательства объективной невозможности исполнения решения Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-107159/11 на основании принципов взаимности и международной вежливости, в связи с чем неисполнение решения по делу N А40-107159/11 обусловлено субъективным бездействием самого истца.

При новом рассмотрении дела судом апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции истец поддержал заявленные требования в полном объеме, представил ответ Медко Натальи Александровны, являющейся действующим адвокатом на территории Королевства Нидерландов с 2010 года, содержащий толкование норм процессуального законодательства Нидерландов.

В письменных пояснениях от 07.04.2013 г. истцом произведен расчет возможной выручки ответчика от реализации контрафактных курток на сумму 32 409 591,07 руб.

Ответчик изложил позицию в письменных пояснениях, в которых указывает на вероятные убытки правообладателя в размере от 3 021 591,50 руб. до 4 532 387,25 руб., поскольку торговая наценка обычно составляет 10-15 процентов, на незначительный срок незаконного использования товарного знака, так как закупка носила разовый, а не системный характер.

Считает, что истец вправе исполнить решение суда по делу N А40-107159/11 на территории Королевства Нидерландов.

Также ответчик полагает, что удовлетворение требований по настоящему делу приведет к двойной ответственности ответчика.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 11 декабря 2012 года подлежащим отмене по безусловному основанию.

Как усматривается из материалов судебного дела, товарный знак "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953 с приоритетом от 30.01.2006 зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 02.03.2007 в отношении товаров 25-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков на имя общества "ЕвроИмп".

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2010 по делу N А40-131807/09 обществу "МЕТРО Кэш энд Керри" запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права общества "ЕвроИмп" на товарный знак "BERGLAND". Суд обязал общество "МЕТРО Кэш энд Керри" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактный товар, на котором незаконно размещен этот товарный знак.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 26.06.2012 N 498/12 признал преюдициальное значение названного решения для настоящего дела в отношении установления факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, разъяснив, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует предложить истцу уточнить исковое требование о взыскании компенсации, определенной в иностранной валюте, а также необходимо проверить расчет истребуемой суммы компенсации с учетом приведенного в названном постановлении толкования норм материального права.

При новом рассмотрении истец в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил предмет заявленных требований и просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака "BERGLAND" по свидетельству N 321953 в размере 30 215 915 рублей 60 копеек, рассчитанную на основании грузовых таможенных декларации от 10.10.2008 N 10122090/220908/0017452 и от 22.09.2008 N 10122090/101008/0019026, исходя из двукратной стоимости товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 постановления 5/29 от 26.03.2009, следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного, в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12, поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), то выработанные в упомянутых постановлениях подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, преследуя при этом цель недопущения недобросовестного обогащения правообладателя.

Оценивая вышеуказанные критерии определения размера компенсации применительно к настоящему делу, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2010 по делу N А40-131807/09-110-923, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права общества "ЕвроИмп" на товарный знак "BERGLAND" и на ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" возложена обязанность изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактный товар, на котором размещен незаконно использованный товарный знак "BERGLAND".

Согласно ст.130 АПК РФ, истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения и представленным доказательствам.

Между тем, требований имущественного характера в деле N А40-131807/09-110-923 предъявлено истцом не было.

Решение суда от 01.02.2010 г. N А40-131807/09-110-923 вступило в законную силу 02.03.2010 г. и не обжаловалось ответчиком, в связи с чем истец вправе был рассчитывать на его добровольное исполнение со 02.03.2010 г.

Как следует из содержания настоящего иска, поданного только 29.12.2010 г. (по истечении более девяти месяцев для исполнения), требование имущественного характера обусловлено отказом ответчика предоставить приставу документы для исполнения решения от 01.02.2010 г., что свидетельствует о намерении ответчика сокрыть реальное количество произведенного, введенного или реализованного товара (т.1, л.д. 6).

Подобное процессуальное поведение истца свидетельствует о том, что основной его целью являлось не получение с ответчика максимально возможного размера компенсации, о чем истец мог заявить еще в рамках дела N А40-131807/09-110-923, а прежде всего преследовало пресечение его действий по обороту контрафактного товара.

Настоящий же иск, содержащий имущественные требования, по сути является для истца вынужденной мерой защиты в ответ на неисполнение установленных судебным актом требований неимущественного характера.

В этой связи суд апелляционной инстанции находит действия истца отвечающими принципам разумности участника гражданского оборота и отклоняет довод ответчика о том, что его предъявление имеет лишь цель недобросовестного обогащения правообладателя.

В отношении соразмерности компенсации последствиям нарушения суд апелляционной инстанции принимает во внимание расчет возможной выручки ответчика, произведенный истцом, в размере 32 409 591,07 руб. в письменных пояснениях от 07.04.2015 г., так как за его основу взяты разница между ценой куртки, приобретенной ответчиком у продавца 54 евро (1 957,86 руб. в рублевом эквиваленте по состоянию на 22.08.2008 г.), и ценой реализации контрафактной куртки истцу 4 200 руб..

Таким образом, торговая наценка ответчиком составила 2 242,14 руб., или 114,52%, что уже в свою очередь опровергает утверждение и контррасчет ответчика, выполненный из торговой наценки в 10 - 15% в размерах от 3 021 591,50 руб. до 4 532 387,25 руб.

Поскольку доказательств исполнения решения суда от 01.02.2010 г. в дело не приведено и, как поясняют стороны, исполнительное производство до сих пор не окончено, истец правомерно рассчитывает выручку, исходя из всего количества контрафактного товара 3 225 единиц, тем более что реализация именно 3 225 единиц и планировалась ответчиком.

При таких обстоятельствах выручка, на которую рассчитывал ответчик (32 409 591,07 руб.), даже больше, чем размер заявленной компенсации - 30 215 915,60 руб.

Соответственно, снижение компенсации не только не соответствовало бы принципу соразмерности, но и нарушало бы принцип справедливости, так как позволило бы при реализации контрафактного товара не правой стороне получить большую имущественную выгоду по сравнению с выплатой компенсации.

В условиях, когда решение суда от 01 февраля 2010 года не исполнено уже более 5 лет, доводы истца о том, что контрафактный товар ответчик успел реализовать, заслуживают внимания.

В части недопущения недобросовестного обогащения правообладателя суд апелляционной инстанции принимает во внимание доводы истца, что до начала реализации ответчиком контрафактного товара между сторонами были заключены коммерческие договоры на поставку товаров N 219/064 от 11.08.2004 г., N 23075 от 31.12.2006 г., N 25075 от 01.01.2009 г., объем товарооборота по которым достигал 300 млн. руб. в год, в подтверждение чего представлена оборотно-сальдовая ведомость, не оспоренная ответчиком (т.12, л.д.23-121), в связи с чем размер взыскиваемой компенсации сравним с ранее существовавшими коммерческими отношениями.

Учитывая, что ответчик уже признан нарушителем исключительных прав истца решением суда от 01.02.2010 г. и в течение более 5 лет не представил документов прекращения нарушения, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии вины в форме неосторожности, что в свою очередь свидетельствует об умышленном характере действий ответчика и их изначальной направленности на реализацию не двух курток, а более значительной партии контрафактных товаров.

В соответствии с ч.2 ст.14 АПК РФ, в целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или организации Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов.

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм.

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанность доказывания содержания норм иностранного права может быть возложена судом на стороны.

В этой связи суд апелляционной инстанции оценивает в качестве допустимого доказательства (ст.68 АПК РФ) ответ Медко Натальи Александровны, адвоката Королевства Нидерландов от 27.03.2015 г., содержащий разъяснение ст.431, 985 - 994 Гражданско-процессуального Кодекса Нидерландов, из которого следует, что при отсутствии соответствующего договора и взаимной правовой помощи между Российской Федерацией и Королевством Нидерланды, а также при отсутствии нидерландского закона, который обязывал бы нидерландские судебные органы признавать российские судебные решения и выписывать по ним исполнительные листы, дело рассмотренное судом Российской Федерации, для приведения его в исполнение на территории Королевства Нидерландов всегда должно быть заново рассмотрено по существу нидерландским судом.

Более того, в данном ответе имеется ссылка на судебный прецендент по делу ECLI:NL:HR:1914:2838 по заявлению Газпромбанка о приведении в исполнение решения российского суда, в котором по истечении 8,5 лет рассмотрения дела в нидерландских судах было отказано.

Ответчик каких-либо примеров из судебной практики судов Королевства Нидерландов по приведению в исполнение решений российских судов в Королевстве Нидерланды не привел.

При таких обстоятельствах истец не может быть признан лицом, злоупотребляющим своими процессуальными правами либо действующим недобросовестно.

Кроме того, как правильно указывает истец, третье лицо привлечено к самостоятельной гражданско-правовой ответственности, что опровергает утверждение ответчика о двойной ответственности за одно и тоже нарушение.

Поскольку истцом по настоящему делу доказаны разумность и справедливость собственных действий, соразмерность взыскиваемой суммы компенсации, значительность степени вины ответчика, препятствующего пресечению оборота значительной партии контрафактных товаров, оснований для снижения размера компенсации суд апелляционной инстанции не усматривает.

С учетом того, что настоящий судебный акт состоялся не в пользу ответчика, в ходатайстве последнего о повороте исполнения Постановления Девятого Арбитражного апелляционного суда N 09АП-1855/2013-ГК от 17.04.2014 г. следует отказать (ст.325 ГК РФ).

Между тем, суд апелляционной инстанции считает необходимым указать следующее, выплаченная истцом по инкассовому поручению N 1 от 31.03.2014 г. сумма 30 263 915,60 руб. подлежит зачету в случае возбуждения исполнительного производства на основании настоящего Постановления применительно к п.1 ч.1 ст.47 Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 г. N 229-ФЗ.

Расходы истца по оплате госпошлины за рассмотрение иска, апелляционной и кассационной жалоб относятся на ответчика в общей сумме 52 000 руб. (ст.110 АПК РФ).

Госпошлина, приходящаяся на увеличение иска, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета в сумме 126 079 руб. (ст.333.22, 333.40 НК РФ).

Денежные средства, внесенные ответчиком в сумме 30 263 915,60 руб. на депозитный счет Девятого арбитражного апелляционного суда по платежному поручению N 12 от 05.08.2014 в счет встречного обеспечения возвращаются ответчику, поскольку определения о принятии встречного обеспечения судом апелляционной инстанции не выносилось (ч.3 ст.94 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 4 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 декабря 2012 года по делу N А40-3785/11 отменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 71 Г) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (143000, г. Одинцово, ул. Садовая, 3) 30 215 915 (Тридцать миллионов двести пятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек компенсации, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 52 000 (пятьдесят две тысячи ) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 71 Г) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 126 079 (Сто двадцать шесть тысяч семьдесят девять) рублей.

В заявлении Общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" о повороте исполнения отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 71 Г) 30 263 915 (Тридцать миллионов двести пятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда, внесенных по платежному поручению N 12 от 05.08.2014.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.В. Лаврецкая Д.Н. Садикова