Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2014 г. N 09АП-5969/14

г. Москва

24 марта 2014 г.

Дело N А40-113977/13

Резолютивная часть постановления объявлена 17 марта 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 марта 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей М.Е. Верстовой, Е.А. Птанской

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Индивидуального предпринимателя Прокофьева Сергея Валерьевича

(поступившей в электронном виде)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 19 ноября 2013 года

по делу N А40-113977/13, принятое судьей А.С. Чадовым,

по иску Индивидуального предпринимателя Прокофьева Сергея Валерьевича

(ОГРНИП: 309774626600912; ИНН: 772634490722)

к Компания "РКУ ФРАНЧАЙЗИНГ ЛТД"

третье лицо: ООО "Восток"

о расторжении сублицензионного договора от 19.10.2009 г. N 039,

при участии в судебном заседании:

от истца: Караванский А.И. по доверенности от 05.06.2013

от ответчика: Бойко О.Н. по доверенности от 05.08.2013

от третьего лица: Караванский А.И. по доверенности от 17.09.2013

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Прокофьев Сергей Валерьевич (далее - ИП Прокофьев С.В., истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Компании "РКУ ФРАНЧАЙЗИНГ ЛТД" (далее - компания, ответчик) о расторжении сублицензионного договора N 039 на использование товарных знаков "CENTURY21", заключенного между истцом и ответчиком.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле было привлечено ООО "Восток".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 19.11.2013 в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суд пришел к выводу об отсутствии доказательств нарушения ответчиком обязательств по договору, влекущих его расторжение.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 19.11.2013 отменить и вынести новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

По мнению заявителя, суд не проверил, кто фактически использовал товарный знак "CENTURY21". Суд неверно установил, что задолженность по оплате вознаграждения ответчику возникла у истца, в то время, как согласно условиям договора и фактическим обстоятельствам, оплату должно произвести и частично произвело ООО "Восток".

Истец указывает на неисполнение ответчиком условий сублицензионного договора, а именно его пункта 9.8 по регистрации приложения N 1 к договору о переводе обязанностей по сделке на ООО "Восток".

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца доводы жалобы поддержал.

Представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Представитель ООО "Восток" доводы жалобы поддержал.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца, ответчика и третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2013 подлежит отмене на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, 19.10.2009 между Компанией "РКУ ФРАНЧАЙЗИНГ ЛТД" (лицензиат) и ИП Прокофьевым С.В. (сублицензиат) заключен сублицензионный договор N 039 на использование товарных знаков CENTURY 21 (далее - договор), согласно которому ответчик предоставляет истцу за вознаграждение неисключительную лицензию, право на использование зарегистрированных товарных знаков (свидетельства N 123932, 88734), на условиях и положениях, определенных договором, в отношении услуг недвижимости, включенных в 36 класс МКТУ.

Договор зарегистрирован в Роспатенте 28.12.2009 за N РД0058842. Срок действия договора составляет 5 лет со дня его регистрации.

Как следует из пунктов 8.6, 9.8 договора, сублицензиат (ответчик) принял на себя обязательство в январе 2010 года зарегистрировать ООО "Восток" с единственным учредителем Прокофьевым С.В., которому будут переданы права и обязанности сублицензиата. После регистрации дополнительного соглашения к сублицензионному договору в Роспатенте о переуступке своих прав и обязанностей на ООО "Восток", обязательства ИП Прокофьева С.В. перед лицензиатом утрачивают силу и ООО "Восток" в полном объеме принимает на себя ответственность и получает права по сублицензионному договору.

В обоснование исковых требований ИП Прокофьев С.В. указывает на регистрацию им ООО "Восток", запись в ЕГРЮЛ от 11.02.2011 по юридическому адресу: г. Москва, Архангельский переулок, дом 1/1/9, стр. 1А, офис 513 (т.1 л.д. 50-52)

Указанные действия истца были известны ответчику, что подтверждается сведениями, размещенными в журнале компании за июнь 2010 года.

Из электронной переписки усматривается от 30.08.2011 между сторонами, что в связи с нарушением сублицензиатом процедуры и срока перерегистрации своих прав и обязанностей на ООО "Восток" пункт 9.8 договора стал для компании не актуальным

В то же время трехстороннее дополнительное соглашение о переводе прав и обязанностей истца на ООО "Восток" подписано участниками настоящего процесса 16.11.2011.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что факт задержки подписания приложения по вине истца подтверждается постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-34511/2012-ГК от 27.11.2012.

Суд апелляционной инстанции внимательно прочитал судебные акты по делу N А40-53127/12, в том числе, и указанного постановления, однако в них отсутствует установления факта вины истца в несвоевременном подписании приложения N 1 к договору именно истцом.

В отзыве на иск компания, сославшись на пункты 4 и 5 приложения N 1 указывает, что оно не было сдано на регистрацию в Роспатент в связи с неполной оплатой роялти по договору ООО "Восток" за ИП Прокофьева С.В.

Как пояснили представители сторон, и следует из материалов дела, регистрация договора в Роспатенте осуществлялась представителем ответчика, патентным поверенным, который в свою очередь должен был зарегистрировать в указанном органе приложение N 1 к договору, что также предусмотрено пунктом 7 приложения.

Согласно статье 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) несоблюдение о государственной регистрации влечет за собой недействительность приложения N 1.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ предусмотрено применение к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам общих положений об обязательствах и о договоре, поскольку иное не установлено законом и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Проанализировав условия договора на основании статьи 431 ГК РФ, суд апелляционной инстанции не установил срока, в течение которого должна быть произведена регистрация приложения N 1 от 16.11.2013 к договору.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении (часть 2 статьи 314 ГК РФ).

В разумный срок после подписания приложения N 1 ответчик не зарегистрировал его в Роспатенте, ссылаясь на недоплату ООО "Восток" роялти и увеличивая тем самым период ответственности истца по договору.

В силу пункта 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда, а также в случаях, предусмотренных договором.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (пункт 2 статьи 452 ГК РФ).

Истец 21.12.2012 направил в адрес ответчика досудебную претензию, в которой заявил о расторжении договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором.

Согласно названной норме существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была рассчитывать.

Пунктом 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих выполнение условия договора о регистрации приложения N 1 к нему, что является существенным нарушением условий договора, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об обоснованности требований истца о расторжении спорного договора на основании статей 450, 452 ГК РФ. При этом суд отмечает, что договором регистрация приложения N 1 (дополнительного соглашения) не ставится в зависимость от оплаты лицензионных платежей, а приложение N 1 недействительно и его условия соответственно тоже.

На основании изложенного, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки представленных доказательств, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что, суд первой инстанции не полностью исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем решение Арбитражного суда города Москвы на основании пункта 2 статьи 269 АПК РФ подлежит отмене.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 ноября 2013 года по делу N А40-113977/13 отменить.

Расторгнуть сублицензионный договор N 039 на использование товарных знаков CENTURY21, заключенный между Индивидуальным предпринимателем Прокофьевым Сергеем Валерьевичем и Компанией "РКУ ФРАНЧАЙЗИНГ ЛТД".

Взыскать с Компании "РКУ ФРАНЧАЙЗИНГ ЛТД" в пользуПрокофьева Сергея Валерьевича 2 000 (Две тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

М.Е. Верстова Е.А. Птанская