Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2014 г. N 19АП-422/14

г. Воронеж

07 апреля 2014 г.

Дело N А14-4742/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 апреля 2014 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Маховой Е.В.,

судей Андреещевой Н.Л., Владимировой Г.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Труновой Т.В.,

при участии:

от ИП Божко А.Н.: 1) Божко А.Н., свидетельство от 04.10.2012 г., паспорт РФ, 2) Алимкина О.Н., представитель по доверенности от 24.03.2014 г.,

от ИП Каспина А.Е.: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Каспина Александра Ефимовича на решение Арбитражного суда Воронежской области от 02.12.2013 г. по делу N А14-4742/2013 (судья Козлов В.А.) по иску индивидуального предпринимателя Каспина Александра Ефимовича (ОГРНИП 309169001300164, ИНН 165506052934) к индивидуальному предпринимателю Божко Александре Николаевне (ОГРНИП 312366825400091, ИНН 366219572334) о запрещении использовать обозначение,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Каспин Александр Ефимович (далее - ИП Каспин А.Ф., истец) обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к индивидуальному предпринимателю Божко Александре Николаевне (далее - ИП Божко А.Н., ответчик) о запрете использовать обозначение "Дари подарки", являющееся сходным до степени смешения со словесным элементом комбинированного товарного знака, правообладателем которого является ИП Каспин А.Е., и со словесным обозначением "Другие подарки", по данным последним на регистрацию в качестве знака обслуживания, а также о взыскании 20 000 руб. судебных расходов.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 02.12.2013 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Ссылаясь на незаконность и необоснованность принятого судебного акта, ИП Каспин А.Ф. обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить полностью, принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ИП Каспина А.Ф. не явился.

Учитывая наличие доказательств надлежащего извещения истца о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие его представителя в порядке ст. ст. 123, 156, 266 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 г. N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

ИП Божко А.Н. и ее представитель возражали против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело (ст. 268 АПК РФ).

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, заслушав пояснения Божко А.Н. и ее представителя, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 25.08.2011 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован товарный знак "Другие подарки" N 443363 в отношении, в том числе товаров 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц). Приоритет товарного знака с 23.08.2010 г., срок действия регистрации истекает 23.08.2020 г. В качестве правообладателя указан Каспин А.Е. Товарный знак представляет собой словесное обозначение "Другие подарки", в котором первое слово размещено над вторым. Слева от словосочетания располагается стилизованное изображение медведя, помещенное в круг и перечеркнутое одной чертой.

Также из материалов дела усматривается, что ИП Божко А.Н. осуществляет розничную торговлю с использованием магазина, расположенного в торговом центре "Сити Парк Град" по адресу: Воронежская обл., Рамонский р-он, пос. Солнечный, ул. Парковая, д. 3. Указанный магазин имеет вывеску "Дари подарки", что прямо указано в исковом заявлении, подтверждается имеющимися в деле фотографиями и не отрицается ответчиком.

Ссылаясь на то, что, осуществляя реализацию товара в своем магазине с использованием поименованной вывески, ответчик допустил нарушение принадлежащего истцу исключительного права на товарный знак "Другие подарки", последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая решение по делу, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся, среди прочего, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном ст.ст. 1503 и 1505 ГК РФ (ст. 1480 ГК РФ).

Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

ИП Каспин А.Ф. в обоснование заявленных требований ссылается на нарушение ИП Божко А.Н. исключительных прав истца на пользование товарным знаком.

При этом истец исходит из того, что используемая ответчиком вывеска "Дари подарки" имеет сходство с товарным знаком истца "Другие подарки" до степени смешения.

Как следует из материалов дела, право истца на товарный знак "Другие подарки" подтверждено свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 443363.

Ответчиком доказательств наличия у него права на использование товарного знака "Другие подарки" в материалы дела представлено не было.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в п. 13 Информационного письма от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца - является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы.

Однако, как правильно указал суд первой инстанции, приведенные выше, выводы Высшего Арбитражного Суда РФ не содержат запрета на проведение экспертизы при рассмотрении споров, связанных с защитой исключительных прав на товарный знак.

Истец в подтверждение того, что ответчиком нарушаются его исключительные права на использование товарного знака, представил в материалы дела заключение патентного поверенного РФ Бусарева Г.Г. N 1358-2013, выполненное в досудебном порядке.

Согласно указанному заключению патентный поверенный Бусарев Г.Г. пришел к выводу о том, что обозначение "Дари подарки", используемое ИП Божко А.Н. для индивидуализации услуг по реализации товаров является сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) N 443363, зарегистрированным на имя Каспина А.Ф. вследствие фонетического, графического и семантического сходства.

Ответчик возражал против выводов, изложенных в заключении патентного поверенного, в связи с чем ходатайствовал о назначении по делу судебной экспертизы.

В силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

С целью разрешения вопроса о степени сходства товарного знака истца и используемой ответчиком вывески, а также учитывая, что заключение патентного поверенного РФ Бусарева Г.Г. выполнено в досудебном порядке, Арбитражный суд Воронежской области определением от 30.09.2013 г. по ходатайству ответчика назначил комплексную судебную лингвистическо-патентоведческая экспертизу, проведение которой поручил патентным поверенным ООО "Патентное бюро Василенко и партнеры" Пыльной Людмиле Сергеевне, Василенко Дмитрию Витальевичу и лингвисту ООО "Патентное бюро Василенко и партнеры" Ипполитову Олегу Олеговичу.

На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы:

- имеется ли фонетическое сходство между словесным обозначением "Дари подарки", используемым ИП Божко А.Н., и словесным обозначением "Другие подарки", правообладателем которого является ИП Каспин А.Ф.;

- имеется ли семантическое (смысловое) сходство между словесным обозначением "Дари подарки", используемым ИП Божко А.Н., и словесным обозначением "Другие подарки", правообладателем которого является ИП Каспин А.Ф.;

- имеется ли визуальное сходство между вывеской "Дари подарки", используемой ИП Божко А.Н. по адресу: Воронежская область, Рамонский район, п. Солнечный, ул. Парковая, д. 3, и комбинированным товарным знаком N 443363, правообладателем которого является ИП Каспин А.Ф.

Экспертным заключением от 17.10.2013 г. (т. 3 л.д. 23-46) установлено, что сходства до степени смешения между вывеской "Дари подарки", используемой ИП Божко А.Н. по адресу: Воронежская область, Рамонский район, п. Солнечный, ул. Парковая, д. 3, и комбинированным товарным знаком N 443363, правообладателем которого является ИП Каспин А.Ф., не имеется.

В частности, эксперты пришли к выводу об отсутствии фонетического и семантического (смыслового) сходства между словесным обозначением "Дари подарки", используемым ИП Божко А.Н., и словесным обозначением "Другие подарки", правообладателем которого является ИП Каспин А.Ф., а также об отсутствии визуального сходства между вывеской "Дари подарки", используемой ИП Божко А.Н. и комбинированным товарным знаком N 443363, правообладателем которого является ИП Каспин А.Ф.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценивая представленные по делу доказательства, в том числе выводы изложенные в заключении патентного поверенного РФ Бусарева Г.Г. и экспертном заключении от 17.10.2013 г., суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между изображением товарного знака истца - "Другие подарки" и используемой ответчиком вывеской - "Дари подарки".

В соответствии с абз. 5 § 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 г. N 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 г. N 32 (далее - Правила) при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с п. 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В рассматриваемом случае сопоставляемые обозначения по графическим признакам сходства отличаются, поскольку, как правильно указал арбитражный суд области, сравниваемые объекты имеют различия в графическом написании букв, выраженное в различной насыщенности шрифта, внутрибуквенных просветах. Цвета графического элемента товарного знака истца и графического элемента вывески ответчика также различны. При этом совпадение примененного шрифта для изготовления словесной части товарного знака истца и вывески ответчика не может служить индивидуализирующим признаком сравниваемых объектов, так как использованный шрифт является свободно применяемым и не может быть признан как созданный исключительно для изготовления товарного знака истца.

Кроме того, графической частью товарного знака истца является изображение стилизованного медведя, помещенного в круг, перечеркнутый одной чертой, а графической же частью вывески ответчика является изображение подарочной коробки, размещенной под углом к наблюдателю. Также различаются цвета графического элемента товарного знака истца и графического элемента вывески ответчика.

Смысловые значения сравниваемых объектов (товарного знака истца и вывески ответчика) также не являются сходными, так как смысловым значением товарного знака истца является описание подарков, что прямо следует из применения прилагательного "Другие", а смысловым значением вывески ответчика является призыв дарить подарки, что прямо следует из применения глагола "Дари".

Также суд первой инстанции правильно указал на отсутствие фонетического сходства в сравниваемых объектах, поскольку различное произношение звуков в словах "Дари" и "Другие" обуславливает различное звучание указанных слов.

Из представленных ответчиком в ходе судебного разбирательства фотографий следует, что ИП Божко А.Н. произведены изменения в интерьере торгового павильона, а именно бело-красный фон заменен на желто-красный, в связи с чем ссылки истца на схожесть интерьеров его магазина и магазина ответчика обоснованно не приняты во внимание судом первой инстанции.

Таким образом, установленные различия исключают ассоциативное восприятие вывески ответчика в качестве товарного знака истца.

При этом довод истца на возможность нарушения ответчиком его исключительных прав на товарный знак в будущем правильно отклонен арбитражным судом области, так как носит вероятностный характер.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии со ст. 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

Доводы ИП Каспина А.Ф., изложенные в апелляционной жалобе, сводятся к несогласию с установленными в решении суда обстоятельствами и их оценкой, однако иная оценка заявителем этих обстоятельств не может служить основанием для отмены принятого судебного акта.

Суд первой инстанции всесторонне исследовал доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, дал им правильную правовую оценку и принял обоснованное решение, соответствующее требованиям норм материального и процессуального права. Нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, судом области допущено не было.

Указание Арбитражным судом Воронежской области в описательно-мотивировочной части обжалуемого решения на то, что истец при обращении иском уплатил государственную пошлину в сумме 2 000 руб. является опечаткой суда, так как в материалах дела имеется платежное поручение от 25.03.3013 г. (т. 1, л.д. 15), подтверждающее уплату Каспиным А.Ф. государственной пошлины за рассмотрение иска к Божко А.Н. на сумму 4 000 руб.

Указанная опечатка может быть исправлена арбитражным судом в порядке ст. 179 АПК РФ и не влияет на правильность судебного акта в целом.

В силу положений ст. 110 АПК РФ судебные расходы за рассмотрение апелляционной жалобы в виде государственной пошлины в сумме 2 000 руб. относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь ст.ст. 102-112, 266-269, 271 АПК РФ, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 02.12.2013 г. по делу N А14-4742/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через суд первой инстанции согласно ч. 1 ст. 275 АПК РФ.

Председательствующий

Е.В. Маховая

Судьи

Н.Л. Андреещева Г.В. Владимирова