Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2014 г. N 09АП-4622/14

г. Москва

11 апреля 2014 г.

Дело N А40-104274/2013

Резолютивная часть постановления объявлена "18" марта 2014 г.

Постановление изготовлено в полном объеме "11" апреля 2014 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Птанской Е.А.

судей Левченко Н.И., Верстовой М.Е.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Хундиашвили Д.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Инвентажа Александра Юрьевича

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2013 года

по делу N А40-104274/2013, принятое судьёй Хайло Е.А.

по иску индивидуального предпринимателя Скавыша Евгения Леонидовича

к индивидуальному предпринимателю Инвентажу Александру Юрьевичу

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: Инвентаж А.Ю.

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Скавыш Евгений Леонидович обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю Инвентажу Александру Юрьевичу с требованиями о признании потерпевшим, взыскании компенсации в сумме 5 000 000 рублей, привлечении виновных лиц к ответственности и конфискации контрафактного товара, компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей, обязании ответчика за свой счет и своими силами опубликовать решение суда, обязании прекратить использовать в сети "Интернет" в доменном имени www.fonarikvnebo.ru обозначение "fonariki v nebo" и передать право регистрации ИП Скавыш Е. Л. для реализации своих прав, обязании обязать прекратить использовать в сети "Интернет" на сайтахwww.fonariki4u.ru/, www.fonarikichita.ru/, www.fonarik.bz/ обозначение "Небесные Фонарики" и передать право регистрации ИП Скавыш Е. Л. для реализации своих прав согласно ст. 1515 ГК РФ.

Иск основан на положениях ст.ст. 151, 1515, 1252 ГК РФ, и мотивирован тем, что истец является правообладателем товарного знака N 468729. В нарушение указанных норм материального права ответчиком используется товарный знак в отсутствие согласия истца.

Решением от 19 декабря 2013 г. Арбитражный суд г.Москвы постановлено: взыскать с Индивидуального предпринимателя Инвентажа Александра Юрьевича в пользу Индивидуального предпринимателя Скавыша Евгения Леонидовича 70 000 руб. 00 коп. компенсации, а также 672 руб. 00 коп. расходов по уплате госпошлины по иску и 4 326 руб. 00 коп. расходов на проезд. В удовлетворении остальной части иска- отказать.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении заявленных требований, указывая на то, что ответчик права истца не нарушал.

Истец в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие, направил отзыв на апелляционную жалобу, также направил ходатайство о взыскании судебных расходов на проезд, связанные с его участием в судебном заседании в суде первой инстанции.

Ответчик в судебном заседании доводы жалобы поддержал.

Дело рассмотрено в отсутствие истца в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность принятого решения проверены апелляционной инстанцией в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, суд апелляционной инстанции полагает решение подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда обстоятельствам дела (п.3 ч.1 ст. 270 АПК РФ).

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, Скавыш Е.Л. является обладателем исключительного права на товарный знак N 468729 "НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ" от 17.31.2012, что подтверждается свидетельством N 468729 от 26.11.2013 и Приложением к нему.

Как усматривается из приложения, данный товарный знак относится к следующим классам МКТУ и перечню товаров и услуг:

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

13 - огни бенгальские; петарды; средства пиротехнические; фейерверки.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

35 - представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятия.

Согласно статье 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации

На основании п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.

В силу пунктов 1 и 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В обоснование исковых требований истец указал, что реализуемый ответчиком товар представляет собой бумажный китайский фонарь, действующий по принципу аэростата, имеющий источник открытого огня. То есть данное бумажное изделие подпадает под действие следующих классов - 11, 13 и 16 классов.

Между тем, товар, реализуемый ответчиком, представляет собой купол из тонкой бумаги на ободе, на котором закреплена горелка, и который под воздействием теплого воздуха от горелки поднимается в воздух.

Данный товар относится к классу 28 МКТУ - игры, игрушки, не относящиеся к другим классам, в том числе безделушки для вечеринок (знаки внимания), игрушки, дельтапланы, змеи бумажные, диски летающие (игрушки).

Как указал ответчик, между ним и ООО "Действие положительных эмоций" заключено соглашение от 01.02.2013 г. Данная организация обладает исключительным правом на использование обозначения "небесные фонарики" для маркировки товара, представляющего из себя купол из тонкой бумаги на ободе, на котором закреплена горелка, и который под воздействием теплого воздуха от горелки поднимается в воздух. Этот товар согласно свидетельству на товарный знак ООО "Действие положительных эмоций" относится к классу 28 МКТУ.

В материалы дела представлено соглашение от 01.02.2013 г. N 01022013/1 между ООО "Действие положительных эмоция" и индивидуальным предпринимателем Инвентажом Александром Юрьевичем (л.д.72).

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При этом следует отметить, что однородные товары не обязательно должны относиться к одному и тому же классу МКТУ, также как в составе одного класса могут содержаться неоднородные товары.

При установлении однородности таких товаров как игры и игрушки, с одной стороны, и небесные фонарики, с другой стороны, на основе вышеперечисленных критериев очевидно усматривается, что небесные фонарики по объему и цели применения относятся к виду игрушек, поскольку не имеют какой-либо утилитарной функции, а предназначены для развлечения людей, получения ими положительных эмоций в процессе игры, имеют один и тот же круг потребителей, в силу чего данные товары следует считать однородными.

Указанный вывод содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2013 г. по делу N А51-15824/2011.

Согласно ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

При таких обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о том, что истец не обладает правом на товарный знак "Небесные фонарики" отношении товаров 28 класса МКТУ.

В силу ч.1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Согласно ч.1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку истцом не представлено доказательств нарушения ответчиком его прав, исковые требования подлежат оставлению без удовлетворения.

Таким образом, решение суда не может быть признано законным и обоснованным, в связи с чем подлежит отмене.

Истец направил в апелляционный суд ходатайство о взыскании с ответчика судебных расходов в размере 41 500 рублей, связанных с оплатой тарифа на перелет на судебное заседание, взыскании расходов, связанных с оплатой топлива и такси из аэропорта.

Статьей 101 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу ч.1 ст.112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, отнесения расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Поскольку истцу в удовлетворении исковых требований отказано, понесенные им судебные расходы с ответчика взысканы быть не могут.

Расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на истца.

Поскольку ответчик при подаче апелляционной жалобы оплатил госпошлину в размере 1 664 руб., указанная сумма подлежит взысканию с истца в пользу ответчика, а оставшаяся часть госпошлины в размере 336 руб. - взысканию в федеральный бюджет.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2013 года по делу N А40-104274/2013 отменить.

Отказать в удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя Скавыша Евгения Леонидовича к индивидуальному предпринимателю Инвентажу Александру Юрьевичу о признании потерпевшим, взыскании компенсации в сумме 5 000 000 рублей, привлечении виновных лиц к ответственности и конфискации контрафактного товара, компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей, обязании ответчика за свой счет и своими силами опубликовать решение суда, обязании прекратить использовать в сети "Интернет" в доменном имени www.fonarikvnebo.ru обозначение "fonariki v nebo" и передать право регистрации ИП Скавыш Е. Л. для реализации своих прав, обязании обязать прекратить использовать в сети "Интернет" на сайтахwww.fonariki4u.ru/, www.fonarikichita.ru/, www.fonarik.bz/ обозначение"Небесные Фонарики" и передать право регистрации ИП Скавыш Е. Л. для реализации своих прав согласно ст. 1515 ГК РФ.

Взыскать со Скавыша Евгения Леонидовича в пользу Инвентажа Александра Юрьевича расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1 664 рубля.

Взыскать со Скавыша Евгения Леонидовича в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 336 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суде по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.А. Птанская

Судьи

Н.И. Левченко М.Е. Верстова