Договор залога исключительных прав (Е.Ю. Николаева, "Гражданин и право", N 9, сентябрь 2010 г.)

Договор залога исключительных прав

В теории гражданского права залог рассматривается как один из способов обеспечения исполнения обязательства. Например, В.Н. Васин и В.И. Казанцев считают, что "залог представляет собой имущественное обеспечение должником своего обязательства перед кредитором. Однако не совсем верно представлять такое дело так, будто должник сразу передает имущество кредитору, и оно находится во владении у последнего до тех пор, пока должник не исполнит надлежащим образом возложенное на него обязательство"*(1). Поэтому залог необходимо рассматривать как способ обеспечения обязательства, при котором кредитор-залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенных вещей преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущественное право. Предметом залога в соответствии со ст. 336 ГК РФ могут быть имущество и имущественные права, за исключением имущества, изъятого из оборота. Залог возникает в силу договора. Но правоотношения, связанные с залогом имущества и имущественными правами, регламентируются не только ГК РФ, но и Законом РФ от 29 мая 1992 г. N 2872-1 "О залоге"*(2) (далее - Закон о залоге).

Так, в соответствии с п. 1 ст. 54 Закона о залоге предметом залога могут быть принадлежащие залогодателю права владения и пользования, в том числе права арендатора, другие права (требования), вытекающие из обязательств, и иные имущественные права.

В соответствии со ст. 55 Закона о залоге в договоре о залоге прав наряду с условиями, предусмотренными ст. 10 указанного Закона, должно быть указано лицо, которое является должником по отношению к залогодателю.

До принятия части четвертой ГК РФ, исходя из содержания ст. 54 и 55 закона о залоге российские ученые утверждали, что только имущественные права, являющиеся правами требования, могут быть обременены залогом. Например, Б.М. Гонгало отмечает следующее: "Закон о залоге указывает, что в залог можно передать права владения и пользования, в том числе права арендатора, другие права (требования), вытекающие из обязательств, и иные имущественные права. Столь обширный перечень дан, конечно, ошибочно. Данная норма сегодня не может считаться действующей, поскольку она противоречит п. 1 ст. 336 ГК РФ. В залог можно передать лишь право, существующее в рамках относительного правоотношения. Прежде всего имеются в виду обязательственные права. Впрочем, это следует и из Закона о залоге, статья 55 которого предписывает: в договоре о залоге прав должно быть указано лицо, являющееся должником залогодателя; залогодатель обязан уведомить своего должника о состоявшемся залоге прав. Таким образом, чрезвычайно широко очертив предмет залога прав в ст. 54, Закон о залоге, определяя существенные условия соответствующего договора, в ст. 55 говорит лишь об обязательстве. В ГК РФ исправлена ошибка, допущенная при конструировании ст. 54 Закона РФ о залоге*(3).

На наш взгляд исключительное право носит абсолютный характер и может выступать предметом залога. В целях обоснования такой точки зрения мы проанализировали положения ГК РФ и Закона РФ о залоге.

Предмет залога определен в ст. 336 ГК РФ. В соответствии с п. 1 данной статьи предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

Проанализировав ст. 128 и 336 ГК РФ, В.Н. Кастальский указывает на следующее: "Сопоставление ст. 128 ГК РФ и п. 1 ст. 336 ГК РФ свидетельствует о том, что, называя объект гражданского права, законодатель использует термин "имущественные права", а называя предмет залога - "имущественные права (требования)". Представляется, что одного данного в скобках упоминания о требованиях явно недостаточно для того, чтобы однозначно утверждать, что залогом может быть обременено только имущественное право, являющееся правом требования. Более последовательным представляется вывод, в соответствии с которым имущественные права в смысле ст. 336 ГК РФ не исчерпываются правами требования, а включают права требования"*(4).

Тем не менее, имущественное право - в первую очередь объект гражданского права. В связи с этим Д.И. Мейер и Г.Ф. Шершеневич утверждали, что имущественные права нельзя продать, но их можно передать либо уступить*(5). В.Н. Кастальский утверждает, что под уступкой имущественного права понимается уступка права требования в рамках перемены лиц в обязательстве (п. 1 ст. 382 ГК РФ). По отношению же к исключительным правам следует использовать термин "отчуждение"*(6).

На наш взгляд, в сфере интеллектуальной собственности допустимо использование понятий "передача" и "уступка".

Например, предмет договора об отчуждении исключительного права - передача исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, авторский заказ (если в договоре авторского заказа содержится условие о передаче исключительного права на созданное на материальном носителе произведение заказчику).

Исключительные права соответствуют критериям, применяемым к предмету залога. Во-первых, исключительные права можно уступить либо передать путем отчуждения. Во-вторых, исключительное право может иметь денежную оценку. В части четвертой ГК РФ, а именно в п. 5 ст. 1233 ГК РФ говорится о залоге исключительного права.

Стоит отметить, что до вступления в законную силу части четвертой ГК РФ российские ученые дискутировали по поводу возможности залога исключительного права. Однако такой правовой институт, как залог исключительных прав, взаимосвязан с перечнем объектов интеллектуальной собственности, который содержится в ст. 1225 ГК РФ. Данный перечень содержит 16 объектов интеллектуальной собственности. При этом данный перечень "не может быть расширен даже законом без внесения поправок в данную статью"*(7). Тем не менее, В.Н. Кастальский считает, что объектов интеллектуальной собственности не 16, а 18. Он пишет следующее: "Вместе с тем необходимо отметить, что в части четвертой ГК РФ в качестве смежных прав также названы право изготовителя базы данных (§ 5 гл. 71) и право публикатора на произведение науки, литературы или искусства (§ 6 гл. 71). По всей видимости, законодатель намеренно не стал включать указанные объекты смежных прав в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, поскольку объектами указанных смежных прав, так же как и авторских, являются базы данных и произведения науки, литературы или искусства, но именно как объекты смежных прав, а не авторских. Таким образом, общее количество объектов интеллектуальной собственности составляет 18"*(8).

Залог исключительных прав можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, применительно к гл. 69 ГК РФ. Во-вторых, с учетом особенностей других глав.

По общему правилу, срок действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации ограничен, о чем свидетельствует положение п. 1 ст. 1230 ГК РФ. Поэтому при отчуждении исключительного права кредитором в случае неисполнения обязательства должником, при определении оценочной стоимости исключительного права необходимо учитывать срок действия исключительных прав. То есть чем меньше срок действия исключительного права, тем ниже "цена" договора об отчуждении исключительного права.

То есть "цена" и срок действия исключительного права находятся в прямой зависимости друг от друга.

Договор залога исключительного права совершается в простой письменной форме. Однако в случаях когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, залог этого права также подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

Объекты интеллектуальной собственности можно условно разделить на две категории.

Первая категория - объекты, государственная регистрация которых осуществляется в добровольном порядке. К ним относятся: программы для ЭВМ и базы данных (ст. 1262 ГК РФ); топологии интегральных микросхем (ст. 1452 ГК РФ).

Вторая категория - объекты, государственная регистрация которых производится в обязательном порядке в силу закона. К ним относятся: изобретения, полезные модели, промышленные образцы (ст. 1353 ГК РФ); селекционные достижения (ст. 1414 ГК РФ); товарные знаки (ст. 1480 ГК РФ); наименования места происхождения товаров (ст. 1518 ГК РФ).

Соответственно, залог исключительного права на полезную модель в обязательном порядке подлежит государственной регистрации. Залог исключительных прав на объекты, относящиеся к первой категории, подлежит государственной регистрации, только если сам объект был зарегистрирован.

В части четвертой ГК РФ содержится следующая оговорка: "несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влечет недействительность соответствующего договора". Но ничего не говорится о залоге исключительных прав.

Последствия несоблюдения условия о государственной регистрации залога исключительного права (только на те объекты, которые подлежат государственной регистрации) является предметом дискуссий. Например, Э.П. Гаврилов, О.А. Городов и С.П. Гришаев считают, что несоблюдение требований о государственной регистрации договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, которые подлежат государственной регистрации, влечет признание такого договора ничтожным по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 165 ГК РФ. Как отмечается в юридической литературе, наличие в части четвертой ГК РФ норм, касающихся регистрации залога, не подкрепленных никакими мерами правовой ответственности, "было бы абсурдным"*(9).

При этом, если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации договора, другая сторона вправе в судебном порядке разрешить этот вопрос. То есть суд на основании п. 3 ст. 165 ГК РФ вынесет решение о государственной регистрации договора.

То есть в правоотношениях, возникающих на основании договора залога исключительных прав, объектом является исключительное право, к субъектам относятся залогодатель (правообладатель) и залогодержатель (любое как физическое, так и юридическое лицо). Необходимо раскрыть содержание таких правоотношений.

По общему правилу правообладатель вправе:

- использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;

- распорядиться соответствующим исключительным правом;

- запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Договор залога исключительных прав не лишает правообладателя-залогодателя возможности осуществлять вышеуказанные действия. В п. 5 ст. 1233 ГК РФ предусмотрено, что в случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

В договоре могут содержаться условия, ограничивающие правомочия залогодателя по использованию или распоряжению исключительными правами. Например, в договоре может быть оговорено, что залогодатель имеет право использовать произведение любыми предусмотренными законом способами, а также предоставлять другим лицам право использования произведения, однако он не вправе распоряжаться исключительными правами путем отчуждения, либо залогодатель вправе отчуждать исключительные права, но только с письменного согласия залогодержателя.

Особенность залога исключительных прав заключается в следующем. В соответствии с п. 2 ст. 346 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу, либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя. Исключением из этого правила являются случаи, когда предметом залога выступает исключительное право. В соответствии с п. 5 ст. 1233 ГК РФ залогодатель вправе любым способом распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором залога. То есть стороны вправе определить круг полномочий по такому договору самостоятельно. В связи с этим, В.Н. Кастальский пишет следующее: "В договоре о залоге исключительного права может быть указано, что залогодатель не вправе заключать лицензионные договоры и договор об отчуждении исключительного права без предварительного письменного согласия залогодержателя.

В договоре о залоге исключительного права может быть указано, что залогодатель вправе заключать лицензионные договоры без согласия залогодержателя, а договор об отчуждении исключительного права - только с предварительного письменного согласия залогодержателя.

Кроме того, в договоре о залоге исключительного права также может быть указано, что залогодатель вправе предоставлять простые (неисключительные) лицензии без согласия залогодержателя, а предоставлять исключительные лицензии и заключать договор об отчуждении исключительного права - только с предварительного письменного согласия залогодержателя"*(10).

Таким образом, у сторон есть альтернатива в выборе договорных условий.

Однако, вознаграждение может представлять собой не только разовый платеж, но и периодические платежи. Например, в договоре об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена выплата приобретателем правообладателю в размере 30 000 руб. в течение 5 лет, если приобретатель заложит принадлежащее ему исключительное право (при условии, что 5 лет с момента заключения договора не прошло, и он не выплатил правообладателю вознаграждение полностью) и не выполнить свое обязательство. При "продаже" исключительного права на публичных торгах новый приобретатель станет "правопреемником" залогодателя (так как он являлся правообладателем после вступления в законную силу договора об отчуждении). Соответственно обязанность по выплате авторского вознаграждения может перейти к нему (если в первоначальном договоре об отчуждении исключительного права не предусмотрена выплата вознаграждения приобретателем при перепродаже исключительного права).

О данном обстоятельстве должны быть извещены участники торгов. Думается, что данное условие может поспособствовать уменьшению "цены" исключительного права.

Кроме того, существуют особенности залога исключительных прав на конкретные результаты интеллектуальной деятельности, например произведения.

В связи с тем, что на основании п. 1 ст. 1284 ГК РФ на принадлежащее автору исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается, возможен залог исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных. Но данную норму следует применять с учетом той особенности, что первоначальным правообладателем является автор, и именно он вправе распоряжаться исключительными правами.

Но у произведения могут быть так называемые производные правообладатели, например приобретатель исключительного права на основании договора об отчуждении исключительного права.

Исключительное право может быть передано не только на основании договора, но и по другим основаниям, предусмотренными законом, например, в порядке наследования. То есть автор не может выступать в качестве залогодателя (если речь не идет о программе для ЭВМ или базе данных). Но последующие (производные) правообладатели могут заключать договор залога в отношении принадлежащих им исключительных прав.

Невозможен залог исключительных прав на исполнение (смежные права).

При заключении договора залога исключительных прав на изобретение, промышленный образец или полезную модель необходимо учитывать, что исключительное право действует лишь в случае ежегодной уплаты патентной пошлины. Поэтому в договоре залога должно быть предусмотрено обязательство залогодателя по уплате ежегодной патентной пошлины и по представлению залогодержателю отчетов о выполнении данного обязательства. Соответственно должна быть предусмотрена ответственность залогодателя за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного обязательства. Однако, В.Н. Кастальский считает целесообразным указывать также, что в случае неуплаты залогодателем в установленный законом срок патентной пошлины залогодержатель вправе уплатить патентную пошлину за залогодателя с возложением на последнего понесенных затрат. Кроме того, в договоре о залоге исключительного права на рассматриваемые объекты возможно предусмотреть, что неисполнение залогодателем обязательства по поддержанию патента в силе является основанием для досрочного возврата средств, полученных по обеспеченному залогом договору (например, кредитному договору или договору займа)*(11).

В силу прямого указания закона невозможно распоряжение исключительными правами на секретное изобретение. В частности, исключительное право на изобретение не может выступать предметом залога. В связи с этим Э.П. Гаврилов, О.А. Городов и С.П. Гришаев пишут, что исключительное право на секретное изобретение - "это, по существу, фикция, поскольку патентообладатель не располагает юридической возможностью самостоятельной реализации позитивной стороны принадлежащего ему права"*(12).

Возможен также залог исключительных прав на селекционное достижение.

При заключении договора залога исключительных прав на топологию интегральных микросхем необходимо учитывать, что исключительное право на топологию действует в течение 10 лет (п. 1 ст. 1457 ГК РФ). В случае появления идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором, исключительные права на обе топологии прекращаются по истечении 10 лет со дня возникновения исключительного права на первую из них (п. 3 ст. 1457 ГК РФ).

Правообладатель может в добровольном порядке зарегистрировать топологию интегральной микросхемы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Договор залога исключительного права на зарегистрированную топологию интегральной микросхемы подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Кроме того, сведения об изменении правообладателя и обременении исключительного права на топологию вносятся в Реестр топологий интегральных микросхем на основании зарегистрированного договора или иного правоустанавливающего документа и публикуются в указанном официальном бюллетене (абз. 2 п. 7 ст. 1452 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1465 ГК РФ секрет производства (ноу-хау) - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Правообладатель секрета производства имеет преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности перед своими конкурентами. Например, секрет производства напитка "Coca Cola", не имеющего аналогов на российских рынках, или секрет производства продуктов питания в сети ресторанов "MacDonalds", осуществляющих свою деятельность на территории РФ по франшизе.

Сведения, составляющие секрет производства, не разглашаются. В связи с этим В.Н. Кастальский пишет следующее: "Придание сведениям статуса секрета производства (ноу-хау) целесообразно по следующим причинам. Во-первых, экономические и организационные решения не подлежат охране ни в соответствии с патентным законодательством, ни в соответствии с законодательством об авторском праве. Во-вторых, патентование технических решений не всегда целесообразно. В-третьих, секрет производства (ноу-хау) может представлять собой техническое решение, не отвечающее условиям патентоспособности"*(13).

Секреты производства (ноу-хау) не обеспечивают обладателю сведений о них легальной монополии, т.е. абсолютного права использовать самому, а также разрешать или запрещать третьим лицам использование секрета производства (ноу-хау).

Считается, что не может существовать исключительного права на сведения (секрет производства). Например, А.П. Сергеев отмечает следующее: "владелец коммерческой тайны обладает лишь физической, а не юридической монополией на ее использование"*(14). По мнению И.А. Зенина, "в отличие от охраняемого патентом изобретения, на ноу-хау не существует исключительного права, а есть лишь фактическая монополия"*(15). В.Н. Кастальский утверждает, что "право на секрет производства (ноу-хау) не является абсолютным исключительным правом"*(16). Однако в ГК РФ содержится статья, посвященная исключительному праву на секрет производства.

В случае возникновения спора о принадлежности имущественных прав на секрет производства бремя доказывания нарушенного права на секрет производства (ноу-хау) лежит на стороне, которая оспаривает нарушение своего исключительного права на секрет производства (ноу-хау).

Необходимо учитывать, что если в ходе рассмотрения дела судом будет установлена утрата конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау), соответствующее исключительное право прекращается у всех правообладателей в силу ст. 1467 ГК РФ*(17).

Е.Ю. Николаева,

юрисконсульт ГОУ ВПО "Российская академия правосудия"

"Гражданин и право", N 9, сентябрь 2010 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Васин В.Н., Казанцев В.И. Гражданское право России. Общая часть. Особенная часть. М., 2007. С. 315.

*(2) Российская газета. 1992. 6 июня. N 129.

*(3) Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М., 2004. С. 87.

*(4) Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. М., 2008.

*(5) См: Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. По испр. и доп. 8-му изд. 1902 г. Ч. 2. М., 1997. С. 225; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. По изд. 1907 г. М., 1995. С. 316.

*(6) См: Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. М., 2008.

*(7) См: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. М., 2007. С. 5.

*(8) Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. М., 2008.

*(9) См: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. С. 24.

*(10) Кастальский В.Н. Указ. соч.

*(11) Кастальский В.Н. Указ. соч.

*(12) Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). С. 498.

*(13) Кастальский В.Н. Указ. соч.

*(14) Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М., 1999. С. 682.

*(15) Гражданское право. Т. 2. Полутом 1 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 2000. С. 574-577 (автор главы - И.А. Зенин).

*(16) Кастальский В.Н. Указ. соч.

*(17) Кастальский В.Н. Основные новеллы части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2007. С. 22-23.