Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 августа 2010 г. N КА-А40/8071-10 по делу N А40-157263/09-143-715 При новом рассмотрении дела о признании недействительным решения об отказе в государственной регистрации товарного знака суду необходимо установить наличие международной правовой охраны товарного знака, проверить решение по возражениям на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на предмет его соответствия нормам международного права в области охраны интеллектуальной собственности, а также на предмет наличия оснований для отказа в регистрации товарного знака

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 2 августа 2010 г. N КА-А40/8071-10 по делу N А40-157263/09-143-715

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2010 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Кузнецова А.М.,

судей Агапова М.Р., Туболец И.В.,

при участии в заседании:

от заявителя: 1) Попеленского Н.К., доверенность б/н от 11.11.2009 г.; 2) Попеленской В.Н., доверенность N 3-2070 от 30.12.2009 г.;

от заинтересованного лица: 1)Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - 1) Слененкова А.С., доверенность N 10/25-749/41 от 09.11.2009 г., 2) Медведева И.Ю., доверенность N 10/25-742/41 от 09.11.2009 г.;

2)Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности, патентам и товарным знакам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" - Слененкова А.С., доверенность N 41-78-12 от 18.01.2010 г.;

рассмотрев 29 июля 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., США (заявителя) на решение от 5 апреля 2010 года Арбитражного суда города Москвы принятое судьей Цукановой О.В. по делу N А40-157263/09-143-715 по заявлению Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., США об оспаривании ненормативного акта к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и Федеральному государственному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности, патентам и товарным знакам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", установил:

Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., США (далее - заявитель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) и Федеральному государственному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности, патентам и товарным знакам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее - Институт) о признании недействительным решения по возражениям на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 17.08.2009 г. и обязании удовлетворить возражение, отменить решение об отказе в государственной регистрации по заявке N 2006724702/50 и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2010 г. в удовлетворении заявленных требований отказано.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что заявителем не представлены доказательства приобретения оспариваемым обозначением различительной способности на территории Российской Федерации, где испрашивается правовая охрана.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, заявитель обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение от 05.04.2010 г. и удовлетворить заявление.

В обоснование своей кассационной жалобы податель кассационной жалобы указывает, что судом неправомерно оценена различительная способность стилизованного элемента W, поскольку присутствует визуальная вариантность восприятия потребителем этого элемента в конкретном оригинальном графическом исполнении. При этом рассуждение о различительной способности словесного элемента HOTELS не является необходимым с учетом того, что заявитель отказался о своих притязаний на данный словесный элемент, подав в Патентное ведомство дискламацию от 31.10.2008 г.

Заявитель также указывает, что является одной из ведущих в мире компаний по предоставлению гостиничных, курортных услуг, услуг в области проведения отдыха и досуга. А также различных сопутствующих товаров и услуг, с 1998 года использует в этой сфере обозначения "W" и "W HOTELS".

Отзыв на кассационную жалобу, составленный в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), Роспатент и Институт не представили.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель заявителя доводы жалобы поддержал, просил обжалуемый судебный акт отменить как необоснованный и незаконный.

Представитель Роспатента и Института в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, полагая, что оспариваемый судебный акт является законным и соответствует имеющимся в деле доказательствам.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ законность обжалуемого судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что обжалуемое решение подлежит отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, 29 августа 2006 года Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., США (STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.) подало заявку N 2006724702/50 (975294) на государственную регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения для услуг 41, 43, 44 классов МКТУ.

18.08.2008 г. Институтом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Решением от 17.08.2009 г. заявителю отказано в удовлетворении возражения от 13.10.2008 г. на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В обоснование своего решения Роспатент указал следующее: элемент "W" представляет собой отдельную букву, не имеющую характерного графического исполнения, то есть не обладает различительной способностью и является неохраняемым; словесный элемент "HOTELS" указывает на видовое наименование предприятия (гостиница или сеть гостиниц) и характеризует услуги 43 класса МКТУ "обеспечение временного проживания", следовательно, не соответствует требованиям п. 1 ст. 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Суд первой инстанции пришел к выводу, что элемент "W" не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой обычную букву латинского алфавита, выполненную стандартным шрифтом, а элемент "HOTELS" не обладает различительной способностью в силу того, что является указанием на вид услуг - услуги гостиниц (слово "hotels" переводится с английского как "гостиницы", "отели").

При этом судом отклонены доводы заявителя о наличии различительной способности как словесного обозначения, так и его отдельных частей ("W" и "HOTELS").

Между тем судом не учтено, что в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Так, статьей 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, ратифицированной СССР 19 сентября 1968 года (далее - Парижская конвенция), каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье.

Из материалов дела усматривается, что заявитель является владельцем сети отелей в различных странах мира, использует тождественное обозначение в целом ряде стран для обозначения своих услуг в сфере гостиничного бизнеса.

Решением Роспатента от 03.03.2010 г. в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года предоставлена правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 965454 (т.2 л.д. 80-82).

Поскольку товарный знак по заявке N 2006724702 (975294) является тождественным товарному знаку, ранее зарегистрированному в США и используемому в США, странах Европы, Южной Америки и Азии, при решении вопроса о законности решения Роспатента от 17.08.2009 г. подлежит применению пункт b статьи 6 quinquies Парижской конвенции.

В силу пункта b статьи 6 quinquies Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Ни суд первой инстанции, ни Роспатент при вынесении оспариваемого решения не указали на наличие оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных в пункте b статьи 6 quinquies Парижской конвенции.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что решение Арбитражного суда города Москвы от 5 апреля 2010 года подлежит отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции отмечает, что согласно решения Роспатента от 03.03.2010 г. правовая охрана товарного знака предоставлена только в отношении 43 класса МКТУ.

Между тем, обществом при обращении за государственной регистрацией в качестве товарного знака словесного обозначения правовая охрана испрашивалась для услуг 41, 43, 44 классов МКТУ.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует установить наличие международной правовой охраны товарного знака в отношении услуг 41 и 44 классов МКТУ, с учетом установленных обстоятельств проверить решение по возражениям на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 17.08.2009 г. на предмет его соответствия нормам международного права в области охраны интеллектуальной собственности, в частности на предмет наличия оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных в пункте b статьи 6 quinquies Парижской конвенции, и принять законное и обоснованное решение.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2010 г. по делу N А40-157263/09-143-715 - отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий судья

А.М. Кузнецов

Судьи

М.Р. Агапов

И.В. Туболец