Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 октября 2010 г. N КА-А40/11849-10-2 по делу N А40-7147/10-12-37 Отказывая в признании недействительным решения о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака, суд исходил из отсутствия доказательств использования спорного знака при производстве или реализации товаров

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 12 октября 2010 г. N КА-А40/11849-10-2 по делу N А40-7147/10-12-37

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 5 октября 2010 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Кузнецова А.М.,

судей Долгашевой В.А., Туболец И.В.,

при участии в заседании:

от заявителя: Барыльникова А.А., доверенность б/н от 21.01.2010 г.;

от государственного органа: Сычева А.Е., доверенность N 10/25-222/41 от 08.04.2010 г.;

от третьего лица: Вараксина К.Г., доверенность N 43-01/657348 от 27.08.2009 г.;

рассмотрев 5 октября 2010 года в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (государственного органа) и индивидуального предпринимателя Полозова В.А. (третьего лица) на решение от 8 апреля 2010 года Арбитражного суда города Москвы, принятое судьей Чадовым А.С., на постановление от 28 июня 2010 года N 09АП-12578/2010-АК Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Свиридовым В.А., Гончаровым В.Я., Москвиной Л.А., по делу N А40-7147/10-12-37 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Луна-Трейд Менеджмент" об оспаривании ненормативного правового акта к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, третьи лица: индивидуальный предприниматель Полозов Владимир Алексович, установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Луна-Трейд Менеджмент" (далее - заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент), с учетом уточнений, о признании недействительным решения о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИН" по свидетельству N 270289 от 16.10.2009.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 8 апреля 2010 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2010 года, заявленные требования удовлетворены.

Удовлетворяя заявление общества, суды исходили из того, что заявителем в подтверждение использования спорного товарного знака и в силу специфики товаров предоставлено достаточно доказательств, обосновывающих его позицию, однако Роспатентом не дана оценка каждому из них, что помешало полно, всесторонне и объективно принять законное решение.

Не согласившись с судебными актами, Роспатент и индивидуальный предприниматель Полозов В.А., каждый в отдельности, обратились в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационными жалобами, в которых просят отменить судебные акты и отказать в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование своей кассационной жалобы Роспатент указывает, что ни меню, ни калькуляционные карты не подтверждают факт надлежащего использования товарного знака на товаре и/или его упаковке (абз. 1 п. 1 ст. 22 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1), а также не относятся к перечисленным в абз. 2 п. 1 ст. 22 данного Закона надлежащим видам использования товарного знака, которые допускаются, если отсутствует возможность нанесения товарного знака на товар и/или упаковку. По мнению Роспатента, представленные кассовые чеки не свидетельствуют о введении товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия; хлебобулочные изделия" в кафе в гражданский оборот, так как чеки не содержат указания на товары 30 класса МКТУ, в то время как в них указывается на иные товары (соки, чай, спиртные напитки, салаты, горячие блюда и т.д.).

Индивидуальный предприниматель Полозов В.А. указывает, что калькуляционные карты N 1004 от 01.08.2005 и N 412 от 27.01.2005 (формы N ОП-01) и меню от 01.10.2007 г. не подтверждают факт производства и введения в гражданский оборот кондитерских изделий, так как: являются внутренними документами предприятия и не свидетельствуют о фактическом производстве и доведении до потребителя продукции маркированной товарным знаком "АРЛЕКИН"; датированы 2005 годом, в то время когда, согласно имеющихся документов в 2005 году не было ни одного факта реализации потребителям кондитерских и хлебобулочных изделий, маркированных товарным знаком "АРЛЕКИН"; калькуляционная карта N 412 от 27.01.2005 датирована числом, которое не входит в период подлежащий рассмотрению (с 26.03.2005 г. по 25.03.2008 г.).

Полозов В.А. также указывает, что кондитерские изделия маркированные товарным знаком не могли производиться еще и в виду отсутствия у правообладателя товарного знака и в материалах дела документов, подтверждающих специальную правоспособность дающую право на производство и реализацию кондитерских изделий (сертификат соответствия, выданный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1013 "Об утверждении перечня товаров подлежащих обязательной сертификации и перечня работ и услуг подлежащих обязательной сертификации").

Общество представило отзывы на кассационные жалобы, составленные в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в которых указало, что кулькуляционные карты N 412 от 27.01.2005 г., N 1004 от 01.08.2005 г. являются документацией, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а меню от 01.10.2007 г. - предложением о продаже товара. Указанные в меню и калькуляционных картах даты - это даты начала периода их действия.

В судебном заседании кассационной инстанции представители Роспатента и третьего лица доводы жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить как необоснованные и незаконные.

Представитель общества в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, полагая, что оспариваемые судебные акты являются законными и соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационных жалоб и отзывов на них, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения и постановления и исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и возражениях относительно жалоб, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что обжалуемые решение и постановление подлежат отмене по причине неправильного применения норм материального права, а кассационные жалобы - удовлетворению.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 18.06.2004 г. по заявке N 2000730302 на имя общества зарегистрирован словесный товарный знак "АРЛЕКИН" в отношении товаров и услуг с 1 по 42 классов МКТУ, в подтверждение чего выдано Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 270289.

26.03.2008 г. в Палату по патентным спорам от имени индивидуального предпринимателя Полозова В.А., являющегося учредителем общества с ограниченной ответственностью "Зуевский пищекомбинат", поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИН" по свидетельству N 270289 в отношении товаров 28, 29 и 30 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно более 3-х лет.

В ходе рассмотрения заявления Полозова В.А. от 26.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИН" в отношении товаров 30 класса МКТУ обществом представлены возражения и следующие документы:

- Свидетельство о регистрации правообладателя в качестве юридического лица и о постановке его на учет в налоговом органе;

- Лицензии правообладателя на розничную продажу алкогольной продукции для потребления на месте и на летнее кафе, свидетельство о внесении кафе в торговый реестр г. Москвы;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на розничную реализацию готовой алкогольной продукции и на услуги кафе;

- копии кассовых чеков от 04.07.2007 NN 000085, 000086, 000087, от 07.07.2007 NN 000016, 000017, 000018, от 27.07.2007 N 000120, балансовый отчет от 27.07.2007 (т. 5 л.д. 20-22);

- меню "Летнее предложение от шеф-повара", "Предложение от Шефа", "Детское меню Арлекин" (т. 5 л.д. 23, 24, 25).

По результатам рассмотрения указанного заявления Роспатентом принято решение от 16.10.2009 г., которым заявление Полозова В.А. удовлетворено частично, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "АРЛЕКИН" по свидетельству N 270289 в отношении товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия; хлебобулочные изделия".

В отношении товаров 28, 29 и части товаров 30 классов МКТУ в удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Полозова В.А. отказано, правовая охрана указанного товарного знака оставлена в силе.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его недействительным.

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основаниями для признания ненормативного правового акта недействительным является несоответствие акта закону или иному нормативному акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Судами первой и апелляционной инстанций проверены полномочия Роспатента на рассмотрение заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков и вынесения соответствующих решений, а также процедура рассмотрения заявления и возражений, нарушений действующего законодательства в этой части не выявлено.

В силу пункта 1 и 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Удовлетворяя требования общества суды исходили из того, что у Роспатента в соответствии со статьей 1486 ГК РФ отсутствовали основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИН" по заявке N 270289, поскольку заявителем представлены доказательства его использования.

В качестве доказательств использования обществом товарного знака судами оценены: кассовые чеки, меню, калькуляционные карты N 1004 от 01.08.2005, N 412 от 27.01.2005. При этом, судом первой инстанции отмечено, что Роспатентом при вынесении оспариваемого решения данные доказательства не были приняты во внимание, что повлекло принятие незаконного акта.

Как следует из оспариваемых судебных актов, при оценке довода общества об использовании товарных знаков при производстве кондитерских и хлебобулочных изделий судами применены положения части 4 ГК РФ, в частности пункт 2 статьи 1484 ГК РФ.

Между тем, данные документы датированы 27.01.2005 г., 01.08.2005 г., 01.10.2007 г. Следовательно, при установлении факта подтверждают ли они надлежащее использование товарного знака на товаре и/или его упаковке или нет судам надлежало руководствоваться положениями действующего на тот момент законодательства в области защиты интеллектуальной собственности, а именно, Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательств применения товарного знака "АРЛЕКИН" в отношении товаров 30 класса МКТУ (мороженного, печенья, шоколадных конфет, пирогов, вафель Арлекино/Арлекин) в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках в материалы дела не представлено.

Отклоняя довод Роспатента о необходимости маркировки товара для подтверждения факта использования товарного знака, апелляционный суд указал, что маркировка не является обязательной, так как обществом товары приготавливались и продавались для употребления на месте, соответственно, без упаковки, а особые свойства товаров не позволяли наносить маркировку непосредственно на товар.

Однако, материалами дела не подтверждается изготовление обществом товаров, относящихся к 30 классу МКТУ.

В соответствии с Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1013, хлебобулочные и кондитерские изделия подлежали обязательной сертификации.

Между тем, сертификаты соответствия на приготавливаемую продукцию (хлебобулочные и кондитерские изделия) обществом не представлены.

Таким образом, применение при оценке факта использования заявителем товарного знака в период времени с 27.01.2005 г. по 01.01.2008 г. положений части 4 ГК РФ является неправомерным, так как распространяет нормы части 4 ГК РФ на правоотношения, возникшие до даты введения ее в действие.

С учетом того, что судами было установлено оказание услуг общественного питания в кафе "Киноафиша" только в летний период времени, оснований полагать, что услуги общественного питания оказывались обществом и в период времени с 01.01.2008 г. по 26.03.2008 г. (зима и весна 2008 года), когда подлежала применению часть 4 ГК РФ, не имеется.

Суд кассационной инстанции считает необходимым отметить, что вопрос о законности и обоснованности ненормативного правового акта необходимо разрешать с учетом тех обстоятельств, которые имелись на момент принятия данного акта.

Так, материалами дела подтверждается, что в ходе рассмотрения заявления Полозова В.А. от 26.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИН" в отношении товаров 30 класса МКТУ ("кондитерские изделия; хлебобулочные изделия") обществом вместе с возражениями представлен вышеупомянутый пакет документов.

Между тем, представленные чеки не могут подтверждать факт реализации обществом товаров 30 класса МКТУ ("кондитерские изделия; хлебобулочные изделия"), поскольку в них отсутствуют сведения о продаже данных изделий (печенья, конфет и пр.).

В меню "Летнее предложение от шеф-повара" и "Предложение от Шефа" отсутствуют наименования блюд, содержащих зарегистрированное словесное обозначение "АРЛЕКИН", а в меню "Детское меню Арлекин" спорный товарный знак содержится в наименовании меню и в наименовании напитка (молочный коктейль с клубникой), что также не подтверждает использование товарного знака при реализации товаров 30 класса МКТУ ("кондитерские изделия; хлебобулочные изделия").

Калькуляционные карты N 1004 от 01.08.2005 на печенье "Арлекин/Арлекино" и N 412 от 27.01.2005 на шоколадные конфеты "Арлекин/Арлекино", а также меню, утвержденное 01.10.2007 г., были представлены заявителем только в суд первой инстанции.

Таким образом, на момент рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИН" Роспатенту надлежащие доказательства использования спорного товарного знака при производстве и (или) реализации товаров 30 класса МКТУ ("кондитерские изделия; хлебобулочные изделия") не представлены.

На основании изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что решение о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "АРЛЕКИН" по свидетельству N 270289 от 16.10.2009 вынесено Роспатентом в рамках предоставленных ему полномочий, при полном и всестороннем исследовании представленных обществом доказательств, является законным и обоснованным.

Доказательства использования товарного знака "АРЛЕКИН" при производстве товаров 30 класса МКТУ ("кондитерские изделия; хлебобулочные изделия") в смысле пункта 1 статьи 22 Закона о товарных знаках обществом не представлены.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда подлежат отмене, а в удовлетворении требований общества о признании недействительным решения от 16.10.2009 г. следует отказать.

При обращении с кассационной жалобой Роспатентом госпошлина в размере 1 000 рублей за рассмотрение жалобы не уплачена.

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве истцов или ответчиков.

В силу ч. 3 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

При указанных обстоятельствах, неоплаченная Роспатентом государственная пошлина при обращении в суд с кассационной жалобой подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью "Луна-Трейд Менеджмент" в доход Федерального бюджета.

Государственная пошлина, уплаченная индивидуальным предпринимателем Полозовым В.А. по платежному поручению от 20.08.2010 N 032, за рассмотрение кассационной жалобы подлежит возврату из Федерального бюджета как излишне уплаченная.

Руководствуясь ст.ст. 110, 284, 286, п. 2 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 8 апреля 2010 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2010 года по делу N А40-7147/10-12-37 - отменить.

Отказать обществу с ограниченной ответственностью "Луна-Трейд Менеджмент" в удовлетворении заявленных требований о признании недействительным решения Роспатента от 16.10.2009 г. о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 270289.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Луна-Трейд Менеджмент" (ИНН. 7706205235) в доход Федерального бюджета госпошлину в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за рассмотрение кассационной жалобы Роспатента.

Возвратить из Федерального бюджета в пользу индивидуального предпринимателя Полозова В.А. госпошлину в размере 1 000 рублей.

Председательствующий судья

А.М. Кузнецов

Судьи

В.А. Долгашева

И.В. Туболец