Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 января 2008 г. N КГ-А40/14006-07 При новом рассмотрении дела по иску об обязании прекратить нарушение исключительных прав на спорный товарный знак суду необходимо установить, используется ли товарный знак истца в гражданском обороте и создается ли при этом опасность смешения деятельности нескольких субъектов, когда началось использование спорного обозначения и был ли зарегистрирован товарный знак под этим обозначением, проверить графическое сходство спорных обозначений и произвести сравнительный анализ зарегистрированного знака истца и выпускаемых ответчиком товаров того же класса (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 22 января 2008 г. N КГ-А40/14006-07
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная Компания "ФАРМАСОФТ" (далее - ООО "НПК "ФАРМАСОФТ") обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к Обществу с ограниченной ответственностью "Колетекс" (далее - ООО "Колетекс") с иском об обязании прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак "МЕКСИДОЛ", прекратить производство, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот товаров, на которых незаконно используется товарный знак "МЕКСИДОЛ" и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, этикетки, упаковки, с учетом уточнения исковых требований.

Исковые требования заявлены со ссылкой на статьи 2, 4, 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) и мотивированы тем, что ООО "Колетекс" использует товарный знак истца на этикетке производимых им перевязочных медицинских материалах с наименованием "Салфетки атравматические "КОЛЕТЕКС-МЕКС" с содержанием мексидола, без разрешения истца.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 августа 2007 года по делу N А40-26853/07-51-130 иск удовлетворен в полном объеме. Суд первой инстанции исходил из статьи 4 Закона о товарных знаках, устанавливающей запрет на использование товарного знака без разрешения правообладателя. Суд первой инстанции, установив факт незаконного использования товарного знака истца, применил статью 46 Закона о товарных знаках, обязав ООО "Колетекс" прекратить нарушение исключительных прав истца. Также суд отклонил довод ответчика о том, что препарат "мексидол" используется им при выпуске продукции на основании рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, поскольку использование товарного знака в любом случае должно происходить с соблюдением Закона о товарных знаках.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-14463/2007-ГК от 1 ноября 2007 года указанное решение отменено, в удовлетворении иска отказано.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что продукция, выпускаемая ответчиком, имеет собственное название, а обозначение "мексидол", в целях соблюдения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, указано на обороте упаковки товара мелким шрифтом в качестве лекарственного препарата, входящего в состав данного медицинского изделия. Суд апелляционной инстанции также отметил, что наименование "мексидол" широко распространено как название лекарственного препарата и употребляется в медицинской литературе, словарях, сертификатах соответствия, описаниях изобретений и заявок на патенты. По этим основания суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недоказанности факта использования ответчиком товарного знака "МЕКСИДОЛ" для индивидуализации своих товаров.

На указанное постановление ООО "НПК "ФАРМАСОФТ" подана кассационная жалоба, в которой ставится вопрос об его отмене и оставлении в силе решения суда первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы считает, что судом апелляционной инстанции нарушена статья 4 Закона о товарных знаках, в которой прямо указывается, что товары, этикетки, упаковки этих товаров с незаконно используемым товарным знаком, являются контрафактными, в связи с чем ответчик осуществляя производство, предложение к продаже и продажу товаров, а также рекламу в сети Интернет товаров маркированных товарным знаком "Мексидол", без разрешения правообладателя, незаконно использует данный товарный знак.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции, ссылаясь на Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", не учел, что ООО "Колетекс" в случае необходимости использования в своих изделиях препарата "МЕКСИДОЛ", имеет возможность указывать на упаковке своей продукции химическую формулу препарата либо международное непатентованное название, не нарушая при этом исключительных прав истца на товарный знак.

На кассационную жалобу от ООО "Колетекс" поступил отзыв, в котором ответчик не согласен с доводами кассационной жалобы и просит постановление апелляционной инстанции оставить без изменения. Ответчик полагает, что выпускаемая им продукция не является контрафактной, поскольку создана и зарегистрирована в полном соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ответчик считает, что свидетельство Роспатента на товарный знак истца выдано с нарушением Закона о товарных знаках, поскольку лекарственный препарат "Мексидол" использовался в выпускаемой ответчиком продукции с 1993 года, а товарный знак истца зарегистрирован только в 2006 году. Ответчик также указывает на то, что им в настоящее время поданы возражения против представления правовой охраны товарному знаку "МЕКСИДОЛ" и они приняты Палатой по патентным спорам. По мнению ответчика, истец, не являясь производителем продукции "перевязочные медицинские материалы", в состав которой входит наименование "мексидол", нарушает принцип, закрепленный в статье 4 Закона о товарных знаках и в Парижской конвенции по охране промышленной собственности (статья 5), об обязательном использовании товарных знаков.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, представитель ответчика возражал против ее удовлетворения, полагая принятое постановление суда апелляционной инстанции законным и обоснованным.

Изучив материалы дела, выслушав явившихся представителей, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, кассационная инстанция находит обжалуемые судебные акты подлежащими отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направление дела на новое рассмотрение.

Судом первой и апелляционной инстанций установлено, что на основании свидетельства N 306920 от 19.05.06 со сроком регистрации до 17.06.15 ООО "НПК "ФАРМАСОФТ" является правообладателем товарного знака "МЕКСИДОЛ" в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на территории Российской Федерации.

ООО "Колетекс" производит, предлагает к продаже и продает материалы перевязочные медицинские с наименованием "Салфетки атравматические "КОЛЕТЕКС-МЕКС", относящиеся также к товарам 05 класса МКТУ. На сайте ответчика - "koletex.com" размещена реклама, производимых им медицинских товаров, в том числе стерильных салфеток с содержанием мексидола и на упаковке салфеток "КОЛЕТЕКС-МЕКС" использовано слово "мексидол", которое указано на обороте упаковки товара мелким шрифтом, в качестве лекарственного препарата, использованного в данном медицинском изделии.

Обращаясь с исковыми требованиями, ООО "НПК "ФАРМАСОФТ" указывает на то, что, являясь правообладателем товарного знака "МЕКСИДОЛ" в отношении той же группы товаров, которые производит ответчик, разрешение на использование товарного знака ответчику не давал, а в добровольном порядке прекратить нарушение прав истца ответчик отказался. В связи с чем, истец на основании статьи 4 и части 2 статьи 46 Закона о товарных знаках обратился с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик нарушает исключительные права истца на зарегистрированный товарный знак "МЕКСИДОЛ", поскольку предлагаются и реализуются товары с наименованием "Салфетки атравматические "КОЛЕТЕКС-МЕКС" с указанием на упаковке слова "мексидол". Использование товарного знака истца осуществляется без его разрешения и ответчиком не отрицается, в связи с чем на основании пунктов 2 и 4 статьи 46 Закона о товарных знаках подлежат защите.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции и отказал в иске, посчитав факт использования ответчиком товарного знака "МЕКСИДОЛ" для индивидуализации своих товаров, не доказанным. При этом апелляционный суд, сославшись на статью 1 Закона о товарных знаках, в силу которой товарный знак и знак обслуживания является обозначением, служащим для индивидуализации товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг юридических или физических лиц, пришел к выводу о том, что в обозначении товара "Салфетки атравматические "КОЛЕТЕКС-МЕКС" товарный знак истца "МЕКСИДОЛ" не используется. Суд апелляционной инстанции посчитал, что использование слова "мексидол" на обороте упаковки товара указывается для информирования потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите права потребителей о содержащемся в нем медицинском препарате. Апелляционный суд также отметил, что наименование "мексидол" широко распространено как название лекарственного препарата.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций, поскольку они сделаны без установления всех фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения данного спора, и неправильном применении законодательства.

В соответствии со статьей 4 Закона о товарных знаках правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Таким образом, по смыслу указанной нормы судам необходимо было сравнить товарный знак и используемое ответчиком обозначение, определить объем правовой охраны товарного знака и установить, используется ли товарный знак в гражданском обороте и не создается ли при этом опасность смешения деятельности нескольких субъектов.

Между тем суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, только на том основании, что ответчик выпускает в оборот товары того же класса, на упаковке производимого им товара указано слово "мексидол" и на сайте ответчика содержится информация, также подтверждающая использование товарного знака истца. При этом суд первой инстанции не произвел сравнительный анализ словесного обозначения зарегистрированного товарного знака истца по отношению к товарам того же класса, производимым ответчиком, не проверил графическое сходство обозначения "мексидол", размещенного на упаковке товара с наименованием "Салфетки атравматические "КОЛЕТЕКС-МЕКС" и товарного знака, принадлежащего истцу. Это обстоятельство подтверждается и тем, что в материалах дела отсутствует сам товарный знак истца, а имеется только копия свидетельства о регистрации товарного знака "МЕКСИДОЛ". В связи с чем также не дано оценки использованию товарного знака истца в гражданском обороте и существует ли здесь опасность смешения деятельности нескольких субъектов.

Судом первой инстанции не дана оценка и доводам ответчика о начале использования спорного обозначения "мексидол" и его регистрации как товарного знака и не учтено, что если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

В соответствии со статьей 23 Закона о товарных знаках регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно пункту 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.97 N 19, если товары, обозначенные товарным знаком, введены в хозяйственный оборот другими лицами с согласия его владельца, то он не вправе запретить им использование этого товарного знака.

С учетом указанной выше нормы и Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не дано оценки доводам ответчика о том, что салфетки "КОЛЕТЕКС-МЕКС" выпускаются с 1993 года, имеют свое собственное обозначение, а указание товарного знака истца на упаковке этого товара обусловлено тем, что мексидол является медицинским препаратом и содержится в выпускаемых ответчиком салфетках. Судом первой инстанции также не установлено, производится ли "мексидол", входящий в состав салфеток, как лекарственное средство, самим ответчиком или этот препарат приобретается у третьих лиц, обладающими правом на его продажу.

Суд апелляционной инстанции, придя к противоположному выводу, отказав в иске, также не установил указанных выше фактических обстоятельств.

В связи с изложенным принятые по делу решение и постановление не могут быть признаны законными и обоснованными, поэтому подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, установить все фактические обстоятельства, исходя из заявленного предмета спора и применяемого к спорным правоотношениям законодательства. В частности, суду необходимо установить, используется ли товарный знак истца в гражданском обороте и создается ли при этом опасность смешения деятельности нескольких субъектов, когда началось использование спорного обозначения ООО "Колетекс" и был зарегистрирован товарный знак под этим обозначением. Проверить графическое сходство обозначения "мексидол" и произвести сравнительный анализ зарегистрированного знака истца и выпускаемых ответчиком товаров того же класса. На основании установленных обстоятельств, всесторонней и полной оценки представленных доказательств, доводов иска и возражений по нему, правильного применения правовых норм, регулирующих данные правоотношения, принять законное решение.

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 августа 2007 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2007 года N 09АП-14463/2007-ГК по делу N А40-2653/07-51-130 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.