Последующие сублицензионные договоры в предпринимательской деятельности (Н. Лапин, "Финансовая газета", N 46, ноябрь 2010 г.)

Последующие сублицензионные договоры в предпринимательской деятельности

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусматривает возможность предоставления права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации путем заключения лицензионного или сублицензионного договора.

Зачастую на практике возникает необходимость дальнейшей передачи исключительного права, используя лицензионную конструкцию, т.е. путем заключения так называемых субсублицензионных, субсубсублицензионных и т.п. договоров или последующих сублицензионных договоров. Анализ практики позволил обнаружить несколько случаев заключения подобных соглашений. Так, в решении Арбитражного суда Оренбургской области от 30.03.09 г. по делу N А47-2636/2008, решении Арбитражного суда Краснодарского края от 11.02.04 г. по делу N А-32-3375/2004-50/19, а также письме ГТК России от 1.07.04 г. N 07-58/24213 содержатся ссылки на субсублицензионные договоры.

Однако, несмотря на то что субъекты гражданского оборота заключают между собой субсублицензионные договоры, статус таких соглашений законом не определен. В связи с этим в настоящей статье будут рассмотрены вопросы легального обоснования возможности существования подобных договоров и их регулирования нормами гражданского права (условия таких договоров, порядок их заключения и применения ответственности по договорам), а также налогового права (возможность применения льготы, предусмотренной п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Возможность заключения последующих сублицензионных договоров в ГК РФ прямо не предусмотрена. Тем не менее представляется, что заключение последующих сублицензионных договоров возможно в силу отсутствия прямого запрета в законе, а также наличия в ГК РФ принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ).

В подобных отношениях будет происходить трансформация сторон, задействованных в цепочке "лицензионный договор - сублицензионный договор". С появлением нового звена лицензиат по лицензионному договору приобретает статус, аналогичный статусу лицензиара по лицензионному договору, а сублицензиат, в свою очередь, - статус, аналогичный статусу лицензиата по лицензионному договору. Другими словами, сублицензиат при письменном согласии лицензиата по договору субсублицензии предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьему лицу.

Если обратиться к теории, то в науке гражданского права отсутствует однозначный ответ на вопрос о возможности заключения субсублицензионных договоров. Одни ученые считают, что заключение таких договоров возможно.

Однако существует и иной взгляд на вопрос о возможности заключения последующих сублицензионных договоров. Так, сторонники такой позиции отмечают, что "договорных способов (механизмов) предоставления права на использование результата интеллектуальной деятельности помимо предоставления указанного права по лицензионному или сублицензионному договору не существует (законом не предусмотрено).

Ссылка на п. 5 ст. 1238 ГК РФ, согласно которому к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре, тоже, на наш взгляд, не достаточно убедительна. Правила о лицензионном договоре касаются формы договора, изложения предмета лицензионного договора, требований о регистрации лицензионного договора и т.д.

Что касается права лицензиата предоставить результат интеллектуальной деятельности для использования сублицензиату, то, по нашему мнению, к правилам о лицензионном договоре это не относится"*(1).

Поскольку исходя из логики закона, мнений теоретиков и практических реалий существование последующих сублицензионных договоров возможно, то данные соглашения должны соответствовать ряду условий, основанных на применении аналогии закона.

Во-первых, при заключении последующего сублиценизонного договора он не должен влечь за собой перехода исключительного права к субсублицензиату. Договором должны устанавливаться определенные пределы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Во-вторых, заключение последующего сублицензионного договора невозможно без указания в нем существенных условий, среди которых можно выделить следующие:

форма договора;

характеристики результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и способы его использования;

условие о вознаграждении;

территория действия этих прав;

срок.

Равно как и лицензионный договор, последующий сублицензионный договор по общему правилу должен заключаться в письменной форме. В случае если ГК РФ предусматривает иную форму лицензионного договора, а также необходимость государственной регистрации такого договора, то приведенные условия также должны распространяться и на последующие сублицензионные договоры.

В последующем сублицензионном договоре стороны должны сделать указание на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, право использования которыми предоставляется по договору, а также на способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Субсублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены сублицензионным договором для сублицензиата.

Последующий сублицензионный договор должен содержать условия о вознаграждении, если договором прямо не предусмотрено, что он безвозмездный. По аналогии с нормами, установленными в отношении лицензионных договоров, при отсутствии такого условия последующий сублицензионный договор должен считаться незаключенным, при этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не должны применяться.

Последующий сублицензионный договор также должен содержать указание на территорию, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Срок последующего сублицензионного договора не должен превышать срока сублицензионного договора. По аналогии с положениями п. 3 ст. 1238 ГК РФ, если срок действия последующего сублицензионного договора превышает срок действия сублицензионного договора, такой договор должен считаться заключенным на срок действия сублицензионного договора.

В-третьих, при заключении последующего сублицензионного договора сторонам необходимо соблюсти условие о получении письменного согласия на заключение подобного договора.

В п. 17 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.09 г. N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертной Гражданского кодекса Российской Федерации" содержатся разъяснения касательно получения письменного согласия лицензиара на заключение сублицензионного договора. Такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и выражено отдельно - на заключение конкретного сублицензионного договора.

Представляется, что аналогичный механизм получения согласия необходимо использовать и при заключении последующего сублицензионного договора, т.е. для заключения такого договора сторонам необходимо получить согласие от лицензиата.

Лицензионный и сублицензионный договоры соотносятся между собой как основной и производный, поэтому существование сублицензионного договора обусловливается существованием лицензионного договора. Как следствие, прекращение и ничтожность лицензионного договора влечет за собой прекращение и ничтожность сублицензионного договора.

Данные выводы основаны на природе договорных правоотношений, так как приведенное выше законодателем прямо не предусмотрено. В науке гражданского права по данному поводу можно выделить мнение известного немецкого юриста Г. Штумпфа о том, что в случае признания недействительной или истечения срока действия основной лицензии сублицензия также автоматически теряет силу*(2). Таким образом, представляется, что было бы логично расширить содержание ст. 1238 ГК РФ и непосредственно указать в ней такие положения.

По аналогии с вышесказанным последующий сублицензионный договор также является производным договором, но уже от сублицензионного договора, и при прекращении или недействительности сублицензионного договора последующий сублицензионный договор также должен прекращаться или признаваться недействительным.

Что касается ответственности по субсублицензионному договору, то она должна определяться в соответствии с положениями ГК РФ. По аналогии с п. 4 ст. 1238 ГК РФ ответственность перед лицензиатом за действия субсублицензиата должен нести сублицензиат, если иное не предусмотрено последующим сублицензионным договором.

В заключение хотелось бы рассмотреть налоговый аспект, связанный с оформлением отношений посредством последующих сублицензионных договоров. С 1.01.08 г. передача прав на использование результатов интеллектуальной собственности, осуществляемая лицензиатом (сублицензиатом) на основании лицензионного (сублицензионного) договора, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. Данная льгота предусмотрена в п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, в которой речь идет только о лицензионных и сублицензионных договорах. Представляется, что льгота в соответствии со ст. 149 НК РФ должна применяться и в отношении последующих сублицензионных договоров, так как по своей сути субсублицензионный договор является разновидностью лицензионного договора и к нему следует применять общие правила о лицензионных договорах.

Однако ФНС России и Минфин России в своих письмах не дают специальных разъяснений касательно возможности применения льготы в отношении последующих сублицензионных договоров. В частности, в письме Минфина России от 1.04.08 г. N 03-07-15/44 отмечается, что при приобретении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным (сублицензионным) договорам НДС удерживаться не должен.

В существующей ситуации, когда отсутствует однозначный легальный статус последующих сублицензионных договоров, имеется риск формального подхода государственных органов к толкованию ст. 149 НК РФ и, как следствие, отказа налогоплательщикам в применении льготы.

Спорные ситуации перестанут возникать, если в гражданское законодательство будут включены положения о возможности заключения последующих сублицензионных договоров, особенно с учетом того, что потребность заключения подобных договоров на практике существует. Впоследствии следует также изменить и другие отрасли права, в частности налоговое законодательство, и предусмотреть вероятность применения налоговой льготы по ст. 149 НК РФ и в отношении последующих сублицензионных договоров. Такие изменения позволят исключить формальное толкование положений закона, которое возможно в силу отсутствия нормативного регулирования и которое ущемляет права и законные интересы сторон оборота.

Н. Лапин,

юрист аутсорсингового подразделения

БДО в России

"Финансовая газета", N 46, ноябрь 2010 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) См.: Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. "Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая". - "Проспект", 2008 (Правовая система "Гарант").

Брызгалин А.В., Головкин А.Н. Налогообложение хозяйственных операций и сделок в 2008 году. Часть вторая - "Налоги и финансовое право", 2008 (Правовая система "Гарант").

*(2) См. Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988. С. 141.