Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 февраля 2011 г. N КГ-А41/18187-10 по делу N А41-8764/10

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 7 февраля 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Ядренцевой М.Д.

судей Петровой Е.А., Букиной И.А.

при участии в заседании:

от истца: Садовский П.В., Зеленин А.Д. по доверенности от 11.03.2010

от ответчиков: ОАО "Рузком" - Пакин А.И. по доверенности от 10.02.2011; ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" - не явились, извещены

от третьего лица: не явились, извещены

рассмотрев 07.02.2011 в судебном заседании кассационную жалобу ООО "Хаме с.р.о." (Чехия) на решение от 29.07.2010 Арбитражного суда Московской области, принятое судьей Горожановой О.Л. на постановление от 21.10.2010 Десятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Куденеевой Г.А., Исаевой Э.Р., Мальцевым С.В. по иску ООО "Хаме с.р.о." (Чехия) к ОАО "Рузком", ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" о защите прав на товарный знак, взыскании компенсации третье лицо: ООО "Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых" установил:

акционерное общество Леош Новотны (Leos Novotny a.s.) Чехия обратилось в Арбитражный суд Московской области к открытому акционерному обществу "Рузком" (далее - ОАО "Рузком"), закрытому акционерному обществу "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" (далее - ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод") с иском:

- об обязании ОАО "Рузком" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "Наше", сходный до степени смешения с товарным знаком "Нamй";

- обязнии ОАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "Наше", сходный до степени смешения с товарным знаком "Нamй";

- взыскании с ОАО "Рузком" компенсации за незаконное использование комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "Наше", сходного до степени смешения с товарным знаком "Нamй" в размере 4299339 руб. 40 коп.;

- взыскании с ОАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" компенсации за незаконное использование комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "Наше", сходного до степени смешения с товарным знаком "Нamй", в размере 4299339 руб. 40 коп. (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования заявлены в соответствии со статьями 54, 138, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых".

Определением от 24.06.2010 в порядке процессуального правопреемства произведена замена акционерного общества Леош Новотны (Leos Novotny a.s.) Чехия истца на общество с ограниченной ответственностью "Хаме с.р.о.", Чехия (Hame s.r.o.).

Решением от 29.07.2010, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2010, в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд руководствовался статьями 1252, 1229, 1479, 1484, 1486, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд исходил из того, что истец не представил доказательства, подтверждающие факт приобретения товара у ОАО "Рузком", изготовления по заказу ОАО "Рузком" продукции, содержавшей обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Кроме того, судом первой инстанции была назначена патентоведческая экспертиза, согласно заключению которой товарный знак "Нamй" (международная регистрация N 726510) и образцы спорных комбинированных обозначений, содержащих словесный элемент "Наше", не являются сходными до степени смешения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО "Хаме с.р.о." (Чехия) обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит решение от 29.07.2010 и постановление от 21.10.2010 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Жалоба мотивирована тем, что при принятии судебных актов суд первой и апелляционной инстанций неправильно применил нормы материального права, нарушил нормы процессуального права, не выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы, изложенные в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв с 02.02.2011 по 07.02.2011.

В заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель ОАО "Рузком" возражал против удовлетворения жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод", ООО "Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых", извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон и проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция находит решение от 29.07.2010 и постановление от 21.10.2010 подлежащими отмене по следующим основаниям.

Предметом иска, заявленного по настоящему делу, является требование о защите исключительных прав на товарный знак "Нamй".

В предмет доказывания, исходя из заявленных требований, входит установление принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, проверка наличия в действиях ответчика правонарушения, выразившегося в использовании товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без согласия правообладателя, вина ответчика в незаконном использовании товарного знака.

Из материалов дела следует и суд установил, что ООО "Хаме с.р.о." является владельцем товарного знака "Нamй", что подтверждается свидетельством о международной регистрации N 726510 с переводом на русский язык. Товарный знак "Нamй" зарегистрирован по 5, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классам МКТУ в соответствии с процедурой, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков 1891 года.

Из письма ООО "Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых" от 06.11.2009 N 1260 (том 1, л.д. 19) истцу стало известно о том, что в сентябре 2009 года поступила заявка ОАО "Рузком" на изготовление литографированных банок по макетам, сходным с макетами истца и содержащими обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "Нamй". Литографированные банки изготовлены и отгружены в период с 18.09.2009 по 02.10.2009. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При рассмотрении дела судами обеих инстанций установлено наличие у истца исключительных прав на товарный знак "Нamй" в отношении 5, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. В область охраны товарного знака входит, в том числе, изготовление мясной продукции, паштетов.

Кроме того, судами установлено и ответчиками в ходе рассмотрения дела не оспаривалось изготовление ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" по заказу ОАО "Рузком" жестяных литографированных банок для производства и реализации мясных паштетов, на которых размещено комбинированное обозначение "Наше", не зарегистрированное в качестве товарного знака.

В подтверждение реализации паштетов в жестяных банках с использованием обозначения "Наше" истцом в материалы дела представлены образцы продукции, копии кассовых и товарных чеков и иные доказательства.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды основывались на мнении эксперта Багирова З.А., изложенном в заключении патентоведческой экспертизы от 12.07.2010, проведенной в рамках рассмотрения дела, согласно которому зарегистрированный товарный знак истца "Нamй" и использованное ответчиками обозначение "Наше" не являются сходными до степени смешения.

Суд кассационной инстанции не может признать указанный вывод, положенный судами в обоснование отказа в удовлетворении иска, соответствующим нормам материального и процессуального права по следующим основаниям.

Судом не учтено, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

В обжалуемых решении и постановлении, равно как и в определении суда первой инстанции о назначении патентоведческой экспертизы от 24.06.2010 (том 3, л.д. 83), отсутствует мотивированный вывод о том, необходимость в каких именно специальных познаниях и в какой области явилась основанием для передачи вопроса о сходстве обозначений "Наше" и "Нamй", отнесенного к компетенции суда, на разрешение эксперта.

Согласно частям 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Передав вопрос о сходстве до степени смешения на разрешение экспертизы, суду необходимо было учесть, что ее результаты являются одним из доказательств по делу, они не должны иметь для суда заранее установленной силы и подлежат оценке наряду и в совокупности с иными доказательствами по делу.

Из содержания экспертного заключения, явившегося основанием для отказа в иске, следует, что сделанный по ее результатам вывод об отсутствии сходства обозначений, является субъективным мнением эксперта Багирова З.А. (том 3, л.д. 101-109).

В то же время в материалах дела имеются результаты опроса общественного мнения по вопросу о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком "Нamй" и обозначением "Наше". Указанный опрос проводился Фондом общественного мнения в 10-ти городах России, в рамках опроса респондентам представлялись цветные изображения готовых продуктов - паштетов, маркированных товарным знаком "Нamй", и паштетов, изготовленных ответчиками с использованием обозначения "Наше".

По результатам опроса 48% от числа опрошенных (или 144 человека) показали, что "увидев на прилавке паштет ""Нamй" и паштет ОАО "Рузком", приняли бы их за товары одного производителя (том 2, л.д. 124).

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Суды обеих инстанций, отклоняя ссылку истца на указанный опрос как на надлежащее доказательство по делу, не указали норму действующего законодательства, которой бы противоречил указанный опрос, либо в силу которой опрос общественного мнения исключался из числа доказательств, которыми может быть подтвержден факт сходства обозначений.

Сомнение в самом факте проведения опроса, на что сослался суд, могло явиться основанием для обращения с соответствующим запросом к лицу, осуществившему опрос, вызову его в судебное заседание.

Кроме того, ответчики, возражая против иска, не представили доказательств того, что указанный опрос в действительности не проводился либо был проведен с нарушением требований законодательства, о фальсификации указанного опроса не заявили (часть 1 статьи 65, статья 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

То обстоятельство, что опрос общественного мнения и экспертиза Зорина Н.А. проведены не в рамках рассмотрения дела, а представлены истцом, на что сослались суды, само по себе не свидетельствует о недостоверности (порочности) указанных доказательств.

Вывод суда первой инстанции о том, что опрос общественного мнения противоречит выводам эксперта Багирова З.А., также не может быть признан состоятельным, поскольку в данном случае имеет место выражение различного субъективного мнения респондентов, подтвердивших в ходе опроса сходство сравниваемых обозначений до степени смешения, и субъективного мнения эксперта Багирова З.А.

Субъективное мнение выражает внутреннюю оценку того или иного лица, полученную от восприятия какого-либо объекта или события материальной действительности, в связи с чем оно не подлежит проверке на соответствие действительности путем противопоставления мнению иного лица.

При этом, согласно принятым судом первой инстанции возражениям на протокол судебного заседания, эксперт Багиров З.А. при проведении им экспертизы не был ознакомлен с результатами опроса общественного мнения, а также с результатами экспертизы, представленной в материалы дела, проведенной патентным поверенным Зориным Н.А., сделавшим вывод о сходстве до степени смешения товарного знака и обозначения, использованного ответчиками (том 2, л.д. 102-111; том 3, л.д. 144).

Положив в основу отказа в удовлетворении иска выводы экспертного заключения Багирова З.А., суды по существу отдали предпочтение субъективному мнению данного лица при наличии в деле доказательств, представленных истцом, подтверждающих наличие у значительно большего числа людей, участвовавших в соцопросе, а также у другого эксперта - Зорина Н.А., иного мнения по вопросу о сходстве сравниваемых товарного знака и обозначения.

Указанные обстоятельства, по мнению суда кассационной инстанции, не подтверждают правильности вывода судов об отсутствии в данном случае сходства до степени смешения между товарным знаком и обозначением, использованным ответчиками, учитывая, что по смыслу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации для признания обозначения, используемого для реализации товаров и услуг, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, не требуется их полная идентичность, а достаточно возникновения угрозы смешения товарного знака и неохраняемого обозначения.

При этом суды не учли основное правило при сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, на что имеется указание непосредственно в выводах экспертного заключения Багирова З.А. (том 3, л.д. 109), а товарных знаков в целом (общего впечатления) - пункт 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32).

Также не принято во внимание, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О том, что опасность смешения существует, могут свидетельствовать данные социологических опросов.

Вывод о возможности проверки наличия сходства между обозначениями на основании социологических опросов подтверждается практикой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по конкретным делам (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06), а также разъяснением, данным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

При наличии в материалах дела документов, включая социологический опрос и заключение, представленные истцом и не опровергнутые ответчиком в порядке части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, содержащие не совпадающие с заключением Багирова З.А. выводы относительно вопроса о сходстве исследуемых обозначений до степени смешения, суду с целью правильного разрешения спора необходимо было разрешить спор на основе оценки всей совокупности собранных по делу доказательств, при необходимости истребовав дополнительные доказательства либо поставив вопрос о проведении по делу повторной экспертизы в порядке части 2 статьи 87 названного Кодекса.

Однако в удовлетворении ходатайства истца о проведении по делу повторной экспертизы суды первой и апелляционной инстанций отказали, что с учетом имеющихся в деле противоречий не может быть признано правильным.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что вывод судов об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением "Наше", использованном ответчиками, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и сделан при неправильном применении норм материального и процессуального права.

Кроме того, с целью исследования вопроса о наличии в действиях ответчиков нарушения исключительных прав истца на товарный знак, судам необходимо было исследовать обстоятельства, связанные с изготовлением ООО "Вяземское УППП ВРС" жестяных банок, в которых реализовывались паштеты с обозначением "Наше".

Как следует из материалов дела, ООО "Вяземское УППП ВРС" подтвердило в письме от 06.11.2009 N 1260, что являлось изготовителем указанных литографических банок, а также то, что их изготовление осуществлялось по заказу ОАО "Рузком", которое просило достичь при изготовлении упаковки сходства с макетами товарного знака истца "Нamй" (том 1, л.д. 19).

В указанном письме, подлинность которого никем из сторон не оспорена, ООО "Вяземское УППП ВРС" по существу признает факт нарушения исключительных прав истца, приносит извинения за свои действия и сообщает о прекращении изготовления литографических банок с обозначением "Наше".

Отклоняя ссылку истца на указанное письмо, как на доказательства обоснованности исковых требований и факта нарушения исключительных прав на товарный знак, апелляционный суд указал на то, что данное письмо свидетельствует о возникновении между ответчиками договорных отношений и не подтверждает нарушение прав истца.

Между тем, указанный вывод противоречит содержанию указанного письма, в котором второй ответчик подтверждает факт отгрузки в период с 18.09.2009 по 02.10.2009 в адрес первого ответчика литографических банок для паштетов с обозначением "Наше", при изготовлении которых первый ответчик просил использовать сходство с товарным знаком истца.

Указанные в данном письме обстоятельства, при наличии у суда сомнений, могли быть проверены путем вызова в суд в качестве свидетеля, подписавшего письмо директора ООО "Вяземское УППП ВРС" Пережилина А.Н.

Кроме того, судами не принято во внимание, что, настаивая на правомерности своих действий по реализации паштетной продукции с использованием обозначения "Наше", первый ответчик в установленном порядке не зарегистрировал указанное обозначение в качестве товарного знака, а к моменту предъявления иска по настоящему делу изготовление подобной продукции прекратил.

В соответствии с части статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

С учетом изложенного, решение и постановление не могут быть признаны законными и обоснованными, в связи с чем они подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать и дать оценку всей совокупности собранных по делу доказательств, при необходимости истребовав дополнительные доказательства, в том числе, при наличии сомнений в подлинности социологического опроса общественного мнения, разрешить вопрос о необходимости проведении по делу повторной патентоведческой экспертизы, после чего самостоятельно сделать вывод о наличии либо отсутствии сходства обозначений до степени смешения и дать оценку правомерности исковых требований.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 29.07.2010 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2010 по делу N А41-8764/10 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

М.Д. Ядренцева

Судьи

И.А. Букина

Е.А. Петрова