Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 февраля 2013 г. N ВАС-17575/12 "О передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Моисеевой Е.М., судей Козырь О.М., Поповой Г.Г. рассмотрела в судебном заседании заявление Компании "Байер Фарма Акциентгезелльшафт", Германия от 07.12.2012 о пересмотре в порядке надзора решения от 21.02.2012 по делу Арбитражного суда города Москвы N А40-90149/11-51-791, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.09.2012 по тому же делу,

по иску Байер Фарма Акциенгезелльшафт (Bayer Pharma Aktiengesellschaft) (далее - компания "Байер") к открытому акционерному обществу "Гедеон Рихтер" (далее - общество "Гедеон Рихтер"), Венгрия, закрытому акционерному обществу "Гедеон Рихтер-Рус" (далее - общество "Гедеон-Рихтер-Рус"), обществу с ограниченной ответственностью "Аптечная сеть О3" (далее - общество "Аптечная сеть 03"), закрытому акционерному обществу "Фирма Центр Внедрения Протек" (далее - общество "Фирма Центр Внедрения Протек") о защите исключительных прав на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива", охраняемое патентом РФ N 2269342, путем запрета обществам "Гедеон Рихтер" и "Гедеон-Рихтер-РУС" осуществлять ввоз на территорию Российской Федерации, рекламу, предложение к продаже, продажу и хранение с этой целью, а также иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного средства "Мидиана", в котором использовано названное изобретение; запретить обществам "Аптечная сеть О3" "Фирма Центр Внедрения Протек" осуществлять предложение к продаже, продажу и хранение с этой целью на территории Российской Федерации указанного лекарственного средства "Мидиана", в котором использовано изобретение истца; признать контрафактными экземпляры лекарственного средства "Мидиана", в котором использовано изобретение истца; обязать общество "Гедеон Рихтер" изъять из оборота на территории Российской Федерации и уничтожить за счет собственных средств экземпляры лекарственного средства "Мидиана", в котором использовано изобретение истца.

СУД УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2012 в иске отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.09.2012 судебные акты судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов заявитель просит отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение и толкование норм материального права. По мнению компании "Байер", вывод суда об отсутствии у истца права на судебную защиту в связи с тем, что на момент рассмотрения спора у него отсутствовал патент на изобретение с уточненной формулой необоснован, поскольку действие исключительного права на изобретение не прерывалось в результате принятия Роспатентом решения о признании патента на указанное изобретение частично недействительным и выдаче нового патента с уточненной формулой. Кроме того, на дату рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции новый патент на изобретение с уточненной формулой был уже выдан компании "Байер".

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, компании "Байер" принадлежали права на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" по патенту N 2269342 с приоритетом от 31.08.2000.

Общество "Гедеон Рихтер" осуществляет ввоз на территорию Российской Федерации и предложение к продаже произведенного им на территории Венгрии лекарственного средства "Мидиана". Общества "Аптечная сеть О3" "Фирма Центр Внедрения Протек" осуществляют предложение к продаже, продажу и хранение с этой целью на территории Российской Федерации указанного лекарственного средства. Факты введения лекарственного средства в оборот на территории Российской Федерации и предложения его к продаже в сети Интернет не оспариваются ответчиками и подтверждаются материалами дела.

Компания "Байер", считая, что ее изобретение, защищенное патентом N 2269342, используется в лекарственном средстве "Мидиана" производства общества "Гедеон Рихтер" без соответствующего разрешения, обратилась в арбитражный суд за защитой своего нарушенного исключительного права.

Установив, что на дату рассмотрения дела по существу в суде первой инстанции патент N 2269342 признан недействительным решением Роспатента от 13.12.2011, у истца отсутствовал патент на спорное изобретение с уточненной формулой и сведения об изобретении не внесены в государственный реестр в установленном порядке, суд пришел к выводу об отсутствии у истца права на судебную защиту, поэтому отказал в удовлетворении исковых требований.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводом суда первой инстанции. При этом суды руководствовались следующими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями.

Согласно статье 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение.

В силу пункта 1 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения и выдачи патента.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента на изобретение недействительным частично, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

В пункте 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009) разъяснено, что решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Исходя из указанных норм и разъяснений, суды сделали вывод об отсутствии у истца права на судебную защиту.

Однако согласно дальнейшему тексту указанных разъяснений наступают иные последствия принятия решения об аннулировании патента: не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, действия иных лиц по использованию изобретения, патент на которое признан впоследствии недействительным.

Кроме того, вопрос об использовании изобретения истца в названном выше лекарственном средстве вообще не был предметом рассмотрения судов.

Вместе с тем, при решении вопроса о наличии у истца права на защиту после принятия Роспатентом решения о признании патента частично недействительным и до выдачи нового патента с уточненной формулой изобретения возможен иной подход.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 54 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Из положений пункта 1 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент

При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержденному приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий.

В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

Из материалов дела следует, что на дату (16.08.2011) обращения компании "Байер" в суд за защитой своего исключительного права на изобретение, защищенное патентом N 2269342, указанный патент был действительным.

В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатентом было принято решение от 13.12.2011 о признании указанного патента частично недействительным и выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения. Действие исключительного права компании "Байер" на изобретение не было прекращено.

Несмотря на то, что срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен, и новый патент на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, суд имел возможность проверить довод истца об использовании его изобретения в продукте ответчиков.

При таких обстоятельствах, в целях формирования единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права и устранения неопределенности по вопросу о возможности защиты исключительного права на изобретение, патент на которое признан частично недействительным, на основании пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ

передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело N А40-90149/11-51-791 Арбитражного суда города Москвы для пересмотра в порядке надзора решения от 21.02.2012, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.09.2012

Предложить лицам, участвующим в деле, предоставить отзыв в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на заявление о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора до 25.03.2012.

Председательствующий судья

Е.М. Моисеева

Судьи

О.М. Козырь Г.Г. Попова