Вопрос: Как Суд по интеллектуальным правам толкует однородность БАДов с другими пищевыми продуктами или лекарственными средствами? (Книга Джермакяна В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.)

Как Суд по интеллектуальным правам толкует однородность БАДов с другими пищевыми продуктами или лекарственными средствами?

В.Ю. Джермакян,

специалист в области патентоведения и патентного права,

советник юридической фирмы "Городисский и Партнеры", г. Москва

Ответ можно найти в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2014 года по делу N СИП-434/2013, в котором рассмотрен спор о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам РФ N 338019, N 264357, N 182117, N 183422 в отношении товаров и услуг 3, 5, 30, 31, 32, 42 классов МКТУ вследствие их неиспользования.

Суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

В отношении товарного знака "БАЮ-БАЙ" по свидетельству РФ N 338019 суд признал истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого знака для товаров "кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки, в том числе товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 класса".

Суд не признал истца заинтересованным в досрочном прекращении этого товарного знака в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед".

В отсутствие доказательств использования этого товарного знака ответчиком, суд удовлетворил требования истца, касающиеся товарного знака по свидетельству РФ N 338019, в отношении товаров "кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки, в том числе товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 класса".

В отношении товарного знака "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ" по свидетельству РФ N 264357 суд признал истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака для товаров "косметические средства" 3 класса МКТУ, товаров "биологические препараты для фармацевтических целей; фармацевтические препараты; сборы лекарственных трав" 5 класса МКТУ, отказав в признании заинтересованности в отношении товаров "детское питание, чаи" 5 класса МКТУ.

Установив факт введения ответчиком в товарный оборот БАДа со словесным обозначением "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ", суд признал использование последним этого товарного знака в отношении всех товаров, в отношении которых истец признан заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и в удовлетворении заявленных в отношении этого знака требований отказал.

В отношении товарных знаков "МОРФЕЙ-MORPHEUS" по свидетельству РФ N 182117 и "Баю-бай" по свидетельству РФ N 183422 суд первой инстанции признал истца заинтересованным в досрочном прекращении их правовой охраны для товара "фармацевтические препараты" 5 класса МКТУ, отказал в признании истца заинтересованным по товарам "ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды" 5 класса МКТУ.

Установив факт введения ответчиком в гражданский оборот БАДов со словесным обозначением "МОРФЕЙ" и "Баю-бай", суд признал использование последним этих товарных знаков для товара "фармацевтические препараты" (того, в досрочном прекращении правовой охраны которого признан заинтересованным истец), и в удовлетворении заявленных в отношении этих знаков требований отказал.

В кассационной жалобе истец просит проверить законность выводов суда первой инстанции об отсутствии его заинтересованности в досрочном прекращении этих товарных знаков по товарам "диетические вещества для медицинских целей, детское питание" 5 класса МКТУ (ссылаясь на однородность этих товаров тем, которые им производятся), а также об использовании ответчиком товарных знаков для товара "фармацевтические препараты" 5 класса МКТУ, указывая, что производимые ответчиком БАДы не относятся к перечисленным товарам.

При исследовании вопроса о наличии заинтересованности в досрочном прекращении товарных знаков вследствие их неиспользования, судом первой инстанции установлен факт введения истцом в гражданский оборот следующей продукции: БАДы, фруктовый наполнитель, желе, сырье для производства мороженого.

При рассмотрении вопроса о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика вследствие их неиспользования суду следовало проанализировать однородность товаров, вводимых в гражданский оборот истцом (БАДы, фруктовый наполнитель, желе, сырье для производства мороженого), товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ответчика и в отношении которых предъявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (детское питание, чаи, диетические вещества для медицинских целей).

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

Согласно статье 1 Федерального закона от 01.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки.

В этой же статье установлено, что продукты детского питания - предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма пищевые продукты; продукты диетического питания - предназначенные для лечебного и профилактического питания пищевые продукты; биологически активные добавки - природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

В пункте 9 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" содержится следующее понятие продовольственных товаров: продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки.

Розничная торговля БАД может осуществляться только через аптечные учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски) (пункт 7.4.1 СанПиН 2.3.2.1290-03).

Таким образом, БАДы, фруктовый наполнитель, желе, сырье для производства мороженого (производимые истцом) и детское питание, чаи, диетические вещества для медицинских целей (спорные товары, для которых зарегистрированы товарные знаки ответчика) относятся к одному роду (виду) товаров - продуктам питания.

Все эти продукты являются товарами широкого потребления, краткосрочного использования, могут реализовываться через розничную торговую сеть.

Биологически активные добавки используются для употребления вместе с пищей, и могут быть предназначены для введения в состав пищевых продуктов как для взрослых, так и для детей до 14 лет, то есть предназначены для одной группы потребителей.

Таким образом, производимые истцом фруктовый наполнитель, желе являются однородными товарам "детское питание"; БАДы могут использоваться в качестве пищевых добавок как для детского (до 14 лет), так и для взрослого питания, а также наряду с диетическими веществами для медицинских целей и детским питанием относятся к специализированной пищевой продукции.

При проверке использования товарных знаков суд первой инстанции установил, что ответчиком (под его контролем, его правопредшественниками) в трехлетний период, предшествующий подаче иска, вводились в гражданский оборот только БАДы, маркированные товарными знаками по свидетельствам РФ N 264357, N 182117 и N 183422, доказательств введения в гражданский оборот иных товаров, маркированных названными товарными знаками, материалы дела не содержат.

С учетом этого обстоятельства суд признал, что ответчиком вводятся в гражданский оборот такие товары как "фармацевтические препараты" и "биологические препараты для фармацевтических целей".

Между тем, судом первой инстанции не учтено, что БАДы являются самостоятельным видом продукции, имеют иное, чем "фармацевтические препараты", "биологические вещества для фармацевтических целей" и "диетические вещества для медицинских целей" назначение, и не подпадают под перечень товаров 5 класса МКТУ.

Не относятся производимые ответчиком БАДы к таким товарным группам 5 класса МКТУ, как "детское питание", "сборы лекарственных трав", "чаи".

Таким образом, маркировка этими товарными знаками БАДов не свидетельствует о правомерном использовании товарных знаков, зарегистрированных для приведенных в свидетельствах на них перечней товаров 5 класса МКТУ.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.11.2011 N 8817/11.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции ошибочно признал подтвержденным использование ответчиком товарных знаков по свидетельствам РФ N 264357, N 182117, N 183422 в отношении товаров 5 класса МКТУ, по которым истец является заинтересованным в досрочном прекращении товарных знаков вследствие их неиспользования.

Поскольку заинтересованность истца в досрочном прекращении названных товарных знаков относительно части товаров, для которых знаки зарегистрированы, подтверждена документально, а доказательств их использования ответчиком не представлено, в указанной части заявленные требования подлежали удовлетворению на основании статьи 1486 ГК РФ.

Судом первой инстанции при определении заинтересованности истца ошибочно не применен критерий однородности товаров, а при исследовании вопроса об использовании товарных знаков ответчиком производимые им товары неправильно классифицированы в соотношении с позициями, указанными в 5 классе МКТУ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам 30.07.2014 по делу N СИП-434/2013 решил заменить четвертый и пятый абзацы резолютивной части решения текстом следующего содержания:

"Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338019 в части товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки, в том числе товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 класса.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 264357 в части товаров 5 класса МКТУ - биологические препараты для фармацевтических целей; детское питание; фармацевтические препараты; чаи, сборы лекарственных трав.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 182117 в части товаров 5 класса МКТУ - фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183422 в части товаров 5 класса МКТУ - фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание."

29 апреля 2017 г.