Вопрос: Может ли типография, производящая полиграфическую, а не алкогольную продукцию, признаваться нарушителем прав на товарный знак и наименование места происхождения товара в отношении алкогольной продукции? (Книга Джермакяна В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.)

Может ли типография, производящая полиграфическую, а не алкогольную продукцию, признаваться нарушителем прав на товарный знак и наименование места происхождения товара в отношении алкогольной продукции?

В.Ю. Джермакян,

специалист в области патентоведения и патентного права,

советник юридической фирмы "Городисский и Партнеры", г. Москва

Может, что отметил Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 20 ноября 2014 года по делу N А76-9871/2012.

Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (далее - Предприятие) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ЗАО "Типография Автограф" (далее - Типография) о взыскании 1 125 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 38389, содержащего словесный элемент "Русская", и наименования места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА" по свидетельству N 65/1.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 21.03.2013 исковые требования удовлетворены: с Типографии в пользу Предприятия взыскано 100 000 рублей компенсации и 24 250 рублей в счет возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 решение суда первой инстанции изменено: с Типографии в пользу Предприятия взыскано 1 125 000 рублей компенсации, 24 250 рублей в счет возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска и 2 000 рублей в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2013 решение от 21.03.2013 и постановление от 21.06.2013 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

По результатам нового рассмотрения данного дела суд первой инстанции принял решение от 10.04.2014, оставленное без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014, которым удовлетворил исковые требования частично, взыскав с Типографии в пользу Предприятия 562 500 рублей компенсации.

Типография обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит принятые по делу судебные акты отменить, в удовлетворении заявленных Предприятием требований - отказать.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что он не является производителем алкогольной продукции, им осуществлялось не производство товара (водка), а производство этикеток для такого товара, производимого третьим лицом в Республике Казахстан, при этом изготовление этикеток производилось по заказу названного лица и именно это лицо является собственником этикеток. Типография указывает, что доказательств введения в оборот контрафактного товара третьего лица материалы дела не содержат, а этикетки, не нанесенные на товар, нельзя считать контрафактной продукцией. Заявитель кассационной жалобы полагает, что не может считаться нарушителем прав истца на средства индивидуализации товаров, так как этикетки относятся к товарам 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), а товарный знак истца зарегистрирован в отношении 33 класса товаров МКТУ, свидетельство же на право использования наименования места происхождения товара выдано в отношении товара "водка", этикетки и алкогольная продукция не являются однородными товарами.

Суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты не подлежат отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается и установлено судами при его рассмотрении, что на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2002 N 494 "О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию" Предприятие от имени РФ осуществляет право пользования и распоряжения комбинированным товарным знаком со словесным элементом "Русская" в отношении товаров (услуг) 33 класса МКТУ (водка), что подтверждается свидетельством на товарный знак N 38389 (приоритет от 12.03.1969, срок действия регистрации до 12.03.2019).

Предприятию принадлежит также право пользования наименованием места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА", что подтверждается свидетельством N 0065/01 (приоритет 14.03.2003, срок действия свидетельства до 14.03.2023).

На основании договора от 22.08.2008 N 120, заключенного между товариществом с ограниченной ответственностью "Мир продуктов Актобе" (заказчиком) и Типографией (исполнителем), последняя изготовила 500 000 комплектов 2-х позиционной водочной этикетки с цветным рисунком и словесным элементом "Водка Народная Русская" (этикетка и контрэтикетка), общей стоимостью 237 500 рублей, и осуществило их поставку в адрес заказчика (подтверждается товарной накладной, счетом-фактурой, ГТД N 10409100/230409/0002180 от 23.04.2009).

По результатам проверки Оренбургской таможней установлено, что Типография изготовила без заключения лицензионного договора и без разрешения правообладателя этикетки с наименованием места происхождения товара "Русская водка" в количестве 500 000 штук. Таможенным органом составлен протокол об административном правонарушении (статья 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях). На основании протокола таможенный орган обратился в суд с заявлением о привлечении Типографии к административной ответственности.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2010 по другому делу (N А76-43462/2009) Типография привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, свидетельствующие о нарушении Типографией прав Предприятия на товарный знак и наименование места происхождения товара, последнее обратилось в суд с требованием о взыскании компенсации.

Размер компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака со словесным элементом "Русская" по свидетельству N 38389 в сумме 650 000 рублей (65 копеек х 2 х 500 000 комплектов) рассчитан Предприятием исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака на одной единице потребительской тары (с учетом максимально допустимой ставки лицензионного вознаграждения) в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Размер компенсации за незаконное использование наименования места происхождения товара "Русская водка" рассчитан Предприятием исходя из двукратной стоимости этикеток (237 000 рублей х 2) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Суды, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, признали, что изготовленные Типографией этикетки для водки в количестве 500 000 штук имеют название "Водка Народная Русская", сходное до степени смешения со словесным элементом комбинированного товарного знакам Предприятия "Русская" по свидетельству N 38389, а также с наименованием места происхождения товара "ВОДКА РУССКАЯ", право на которое принадлежит Предприятию на основании свидетельства N 65/01.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1515, пункта 1 статьи 1537 ГК РФ суды признали названные этикетки контрафактными.

С учетом изложенного и на основании статей 1229, 1477, 1484, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1537 ГК РФ суды пришли к выводу, что Типографией нарушены права Предприятия на товарный знак и наименование места происхождения товара, в связи с чем заявленное требование о взыскании компенсации является правомерным и обоснованным.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов в части признания Типографии нарушителем прав Предприятия на товарный знак и наименование места происхождения товара, а также о правомерности предъявления Предприятием требования о взыскании компенсации являются правильными.

При этом доводы Типографии, изложенные в кассационной жалобе в отношении издания ею полиграфической продукции, а не производства ликеро-водочного товара, о выпуске такой продукции по заказу иного лица, не могут быть признаны судебной коллегией обоснованными.

Как следует из материалов дела, Типографией выпускалась не какая-либо полиграфическая продукция с нанесением надписи "Водка Народная Русская", а этикетки для ликеро-водочной продукции. Признание контрафактной продукцией этикеток, сходных до степени смешения с товарным знаком и наименованием места происхождения товара, зарегистрированных в установленном порядке, предусмотрено действующими нормами гражданского законодательства: пунктом 1 статьи 1515 и пунктом 1 статьи 1537 ГК РФ.

Обстоятельства, свидетельствующие о нарушении ответчиком права пользования НМПТ "РУССКАЯ ВОДКА", установлены также вступившими в законную силу судебными актами по делу N А76-43462/2009, имеющими в силу части 2 статьи 69 АПК РФ преюдициальное значение для данного дела.

С учетом изложенного, судебная коллегия не принимает во внимание доводы кассационной жалобы об отсутствии со стороны Типографии нарушения права истца на товарный знак "Русская" и права истца на пользование НМПТ "РУССКАЯ ВОДКА" как не соответствующие материалам дела и основанные на неправильном толковании закона.

Изготовление этикеток по заказу иностранного юридического лица не освобождает Типографию от обязанности по соблюдению законодательства РФ об интеллектуальной собственности, поскольку общество должно было знать о существовании зарегистрированного товарного знака "Русская" и НМПТ "РУССКАЯ ВОДКА".

Довод подателя жалобы о том, что у истца отсутствуют основания заявлять одновременно о нарушении прав на товарный знак и НМПТ, поскольку НМПТ включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, суд кассационной инстанции отклоняет.

В рассматриваемом случае спорный товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 10.10.1969, тогда как НМПТ зарегистрировано в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров РФ значительно позже - 05.06.2003.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суды первой и апелляционной инстанции учли вышеизложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 АПК РФ, а также приняв во внимание степень вины ответчика, пришли к правильному выводу о том, что размер заявленной ко взысканию компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и НМПТ подлежит снижению в два раза - до 562 500 рублей.

Оснований для переоценки указанных выводов судов первой и апелляционной инстанций у суда кассационной инстанции не имеется в силу полномочий, предоставленных суду кассационной инстанции нормами статьи 286, 287 АПК РФ.

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.09.2011 N 3602/11, от 20.11.2012 N 8953/12, от 02.04.2013 N 16449/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Каких-либо доказательств того, что размер компенсации за нарушение исключительных прав истца как правообладателя товарного знака в размере 562 500 рублей не соответствует вышеназванному критерию, в материалах дела не имеется.

29 апреля 2017 г.