Доротенко Д. Ответственность в 3D: дистрибьютор, дилер, домен (ГАРАНТ.РУ, 21 апреля 2017 г.)

Ответственность в 3D: дистрибьютор, дилер, домен
(ГАРАНТ.РУ, 21 апреля 2017 г.)

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ (www.garant.ru), 21 апреля 2017 года

Д. Доротенко,

юрисконсульт ООО "ЯНДЕКС"

В силу постоянного развития рыночных отношений товары и услуги предоставляются потребителю давно уже не только по модели "производитель - потребитель", но и в том числе через посредников, к которым относим дистрибьюторов и дилеров. Несмотря на то, что в действующем гражданском законодательстве дистрибьюторский договор не выделен в отдельный вид договора, тем не менее, подобные субъекты рыночных отношений нашли для своих деловых отношений подходящие правовые конструкции в рамках уже существующих видов. В рамках данного материала не планируется искать и приводить различия в правовом статусе дистрибьютора и дилера, но предлагаем рассмотреть ситуации, по которым такие субъекты рыночных отношений могут быть привлечены к ответственности за нарушение исключительных прав в отношении средств индивидуализации применительно к доменному имени.

Представим ситуацию.

Есть производитель товара, который обладает соответствующим товарным знаком для индивидуализации своего товара. Для развития клиентской базы потребителей своего товара такой производитель привлекает к реализации своего товара посредника - дистрибьютора, с которым он заключает соответствующий договор. В свою очередь, дистрибьютор для более эффективной реализации приобретенной им партии товара регистрирует доменное имя и создает сайт для реализации такой продукции (первый вариант) либо на уже имеющемся своем сайте создает соответствующий раздел, посвященный этому товару (второй вариант).

В отношении такой ситуации возникает вопрос: может ли дистрибьютор правомерно использовать товарный знак производителя товара для реализации товара, ранее легально приобретенного (т.е. не контрафактной продукции) в случае, если между таким дистрибьютором и производителем товара (который является и правообладателем товарного знака в отношении подобного товара) не был заключен соответствующий лицензионный договор в отношении такого товарного знака? И если дистрибьютор не может, то какая ответственность может быть на него наложена?

Вопрос про доменное имя (домен) связан с тем, что нередко дистрибьюторы создают сайты о тех товарах, что они продают, и нередко используют на них товарные знаки производителей товаров как в качестве иллюстраций на сайтах, так и в доменных именах для подобных сайтов и иных средствах адресации в Интернете (см., например, информацию о Группе компаний MONT как дистрибьюторе ПО от компании Adobe, официальном дилере BMW в Москве компании БорисХоф, холдинге компаний ASBIS в отношении продукции от компании Dr.Web).

Вышеприведенные вопросы, на самом деле, непростые и не такие однозначные, как может показаться на первый взгляд. Для ответа на них следует отметить следующее.

Поскольку, как указано выше, закон в настоящий момент не предусматривает специальных норм в отношении дистрибьюторских отношений, то многое зависит от того, как стороны квалифицировали свой договор и какое содержание в него вложили.

Как известно, предоставление права на использование товарного знака оформляется в виде заключения соответствующего лицензионного договора (ст. 1489 Гражданского кодекса). При этом, исходя из свободы договора, стороны могут юридически оформить предоставление подобной лицензии как путем заключения отдельного (лицензионного договора), так и путем включения соответствующих положений о лицензии в более комплексное соглашение. Вне зависимости от выбора варианта оформления подобной сделки, сторонам необходимо будет зарегистрировать предоставление такого права, как это предусмотрено законом (ст. 1490 ГК РФ).

Поэтому если дистрибьютор желает правомерно использовать такой товарный знак в отношении товара и быть спокойным насчет того, что к нему не придет производитель товара с претензиями или исками относительно такого использования, то будет лучше сразу устранить возможную неопределенность путем заключения между дистрибьютором и производителем соответствующего соглашения на получение лицензии на использование товарного знака.

Если дистрибьютор не заключил с правообладателем товарного знака лицензионный договор, то следует иметь в виду следующее. Анализ положений действующего законодательства и сложившейся судебной практики позволяет с определенной долей уверенности делать выводы о том, что сам по себе факт приобретения дистрибьютором или получение в ином виде товара от производителя (как непосредственно у него, так и через посредников), который обладает товарным знаком в отношении соответствующего класса своего товара, для его последующей реализации, автоматически не предоставляет дистрибьютору права на использование такого товарного знака.

Наличие дилерского договора не свидетельствует о праве предоставлять использование товарного знака

Суды прямо определяют, что наличие дилерских отношений не свидетельствует о праве предоставлять использование товарного знака третьим лицам. Это дословно было определено в решении Арбитражного суда Кемеровской области от 30 мая 2016 г. по делу N А27-23979/2015.

Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 30 мая 2016 г. по делу N А27-23979/2015

Ответчики не представили доказательства, что "Гипертерм, Инк." (Hypertherm, Inc.) заключало с кем-либо договор об исключительной лицензии на использование товарных знаков, в том числе с перечисленными ответчиками лицами - ООО "Группа Компаний "Автоген", ООО "ТСК Автогентехно", ООО "С-АВТ". При этом наличие дилерских отношений не свидетельствует о праве передавать использование товарного знака иным лицам, а представленные договоры не подтверждают приобретение товара, о которых идет речь в исковых требованиях.

Поэтому если дилер заключил соответствующий договор с производителем, но в договоре не идет речь о предоставлении права использовать товарный знак третьими лицами, следовательно, дилер не вправе распоряжаться им подобным образом.

Следующий момент может показаться само собой разумеющимся, но суды его отмечали отдельно, поэтому также будет не лишним отметить его и сейчас.

Использование товарного знака дилером будет нарушением, если дилерский договор уже истек

Подобные выводы были сделаны судом и зафиксированы в постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2014 г. N 07АП-10770/14 по делу N А45-11171/2014 и решении Арбитражного суда Свердловской области от 20 января 2016 г. по делу N А60-33840/2015. Это следует из общих принципов действия договора, в соответствии с которым, предоставленное право по договору сохраняет свою силу, пока действует сам договор, если в нем не было определено иное. Если договор прекратил свое действие, и иных условий о сохранении такого права в силе в договоре не было, право признается прекратившим свое действие. Следовательно, если сторона договора ранее обладала правом использовать товарный знак, но договор прекратил свое действие, следовательно, такая сторона при дальнейшем использовании товарного знака вполне может быть признана нарушителем. И раз такое право предоставляется именно по договору, то отсутствие договора означает отсутствие самого права. Поэтому если изначально право на товарный знак не предоставлялось по договору, то изначальное использование дилером или дистрибьютором товарного знака будет обладать признаками неправомерного использования.

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2014 г. N 07АП-10770/14 по делу N А45-11171/2014

Доводы ответчиков о наличии между ООО "Солар" и ИП Кондратьевым И.В. длительных дилерских отношениях и основанных на таких отношениях обязанности предпринимателя рекламировать товар истца, не опровергает факт незаконного использования спорного товарного знака, поскольку последний дилерский договор прекратил свое действие 1 января 2013 года.

<_>

При таких обстоятельствах является обоснованным вывод суда о том, что ООО "Рельеф плюс" и ИП Кондратьев И.В. использовали без разрешения правообладателя (истца) на документации, в предложениях к продаже в сети "Интернет", в том числе в доменном имени, обозначение "Солар" или "SOLAR", которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца и тождественны соответственно, что является нарушением исключительного права истца на товарный знак.

Таким образом, использование доменного имени, под которым понимаются действия по регистрации и непосредственному использованию доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, является нарушением исключительного права на товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 января 2016 г. по делу N А60-33840/2015

Ссылка ответчиком на наличие между истцом и третьим лицом дилерского договора NД03-06/14 от 16 июня 2014 года, в соответствии с которым третьему лицу предоставлено право на проведение рекламной компании, в том числе через Интернет, а также то, что ответчик ООО "АКВАФОКУС" в свою очередь приобретал данный товар у дилера, т.е. третьего лица, рекламировал его и занимался его монтажом и установкой, не состоятельны и не принимаются судом во внимание, так как данный дилерский договор был расторгнут уже в июне 2014 года.

Поэтому дилерам и дистрибьюторам важно следить и за сроком действия своих договоров, по которым им предоставляются права на использование товарных знаков производителей товаров, которые они реализуют.

В том же постановлении Седьмого ААС суд отметил и следующий интересный момент касательно деловой осмотрительности.

Дилеру следует знать о регистрации товарных знаков производителем товаров

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2014 г. N 07АП-10770/14 по делу N А45-11171/2014

Апелляционный суд учитывает, что ИП Кондратьев И.В., будучи длительное время уже после регистрации товарного знака дилером ООО "Солар", действуя разумно с достаточной степенью осмотрительности, должен был знать об обстоятельствах такой регистрации.

Такой пример позволяет говорить о том, что дилеры и дистрибьюторам должны проявлять достаточную степень осмотрительности и быть в курсе о товарных знаках в отношении продукции, которую они приобретают для последующей реализации, в противном случае суд может такую неосмотрительность расценить в пользу правообладателя товарного знака. Практически это может быть выражено либо в мониторинге базы данных зарегистрированных товарных знаков на предмет новых, либо в обязании производителя товаров своевременно уведомлять о регистрации ими товарных знаков.

Дилер не может включать в состав доменного имени товарный знак третьего лица только на основании наличия дилерского договора с другим лицом

Если вдруг дилер решает регистрировать доменное имя, которое будет содержать как товарный знак производителя товара, так и иные слова, стоит убедиться, что такие иные слова не представляют собой зарегистрированные товарные знаки третьих лиц. В противном случае, использование такого доменного имени будет являться нарушением их прав, а наличие дилерского договора не будет являться полноценной защитой для дилера в части соблюдения им прав таких третьих лиц. По этой ситуации следует обратиться к следующему примеру из судебной практики:

Постановлениие Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2011 г. N 09АП-17621/2011-ГК по делу N А40-3066/11-51-26

Однако, исходя из положений нормы пункта 1 статьи 1229, статьи 1484 ГК РФ, суд апелляционной инстанции признает несостоятельными доводы ответчика о том, что права ответчика на доменное имя www.bmw-autokraft.ru возникли ранее даты приоритета принадлежащего истцу товарного знака по свидетельству N 416302 и ранее даты приобретения им на основе договора отчуждения исключительного права на товарный знак N 224630 его первоначальным правообладателем, со ссылкой на то, что ответчик является официальным дилером BMW на территории РФ, поскольку данные обстоятельства не свидетельствуют о согласии (разрешении) истца как правообладателя на использование принадлежащих истцу товарных знаков.

Поскольку истец не давал ответчику разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков, суд апелляционной инстанции полагает обоснованными требования истца о запрете ответчику использовать обозначение "АВТОКРАФТ" на сайте www.bmw-autokraft.ru при оказании услуг по продаже товаров (продвижении товаров), ремонту и установке оборудования; о запрете ответчику использовать обозначение "AUTOKRAFT" в доменном имени bmw-autokraft при оказании услуг по продаже товаров (продвижении товаров).

Таким образом, доводы о наличии дилерского договора могут быть не признаны в качестве обстоятельств, которые свидетельствовали бы о согласии (разрешении) третьих лиц как правообладателей товарных знаков на их включение в доменное имя, содержащие также и товарные знаки производителя товара, состоящего в договорных отношениях с дилером.

Что касается ответственности, которую может понести дистрибьютор, то она определена законом и может быть определена договором. Если говорить про договорную ответственность, здесь стороны вправе самостоятельно определить вид и размер подобной ответственности (так, в качестве ответственности может быть предусмотрено условие о досрочном расторжении дистрибьюторского договора, выплата штрафа в определенном размере и т.д.). Если говорить про ответственность, предусмотренную законом, то следует обратиться к ст. 1515 ГК РФ, именно она определяет ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак.

Следует иметь в виду, что судебная практика знает случаи, когда производителю товара удавалось взыскать с дистрибьютора предельную сумму компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, один из которых приведен далее по тексту.

Регистрация домена для перепродажи товаров может быть нарушением исключительных прав на товарный знак и недобросовестной конкуренцией

Если дистрибьютор правомерно приобрел продукцию у правообладателя товарного знака и решил (для более успешной ее реализации) зарегистрировать доменное имя, которое идентично такому товарному знаку или схоже с ним до степени смешения, такие действия дистрибьютора по регистрации доменного имени и администрированию, продвижению такого сайта на нем несут немалый риск для дистрибьютора. Такие действия могут быть признаны нарушением исключительных прав на товарный знак, а также недобросовестной конкуренцией.

Так, представляет интерес следующий судебный документ, который был вынесен по делу о товарном знаке "ОНЕГА" (был зарегистрирован для реализации физиотерапевтического аппарата для стабилизации артериального давления "Онега") и доменному имени onegagipertonik.ru:

Постановление Пятого Арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2011 г. N 05АП-6335/11 по делу N А51-5935/2011

Как следует из материалов дела, продукция (аппараты для стабилизации артериального давления), реализуемая ответчиком через розничную торговлю, а также через сайт "onegagipertonik.ru", тождественна выпускаемой истцом продукции под товарным знаком "ОНЕГА". Более того, указанная продукция приобретается ответчиком у истца.

Следовательно, наличие у ответчика прав по администрированию домена "onegagipertonik.ru", предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в сети Интернет.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца в виду незаконного использования обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком истца - "ОНЕГА".

В связи с этим, исковые требования в части запрета ответчику использовать товарный знак "ОНЕГА" и обозначения схожие с ним до степени смешения в доменном имени "onegagipertonik.ru" подлежат удовлетворению.

В тексте судебного решения прямо не говорится о том, что ответчик являлся уполномоченным дистрибьютором истца, что между ними был заключен соответствующий договор. Однако в тексте прямо говорится о том, что продукция, реализуемая ответчиком через свой сайт, тождественна продукции истца, и более того, она приобреталась ответчиком у истца. Суд пришел к выводу, что наличие у ответчика прав по администрированию домена, наименование которого схоже до степени смешения с товарным знаком истца, предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Суд расценил такие действия нарушением исключительных прав на товарный знак и недобросовестную конкуренцию. Ответчик был привлечен в итоге к ответственности в виде денежной компенсации за незаконное использование товарного знака в доменном имени в размере 5 млн. руб.

Подводя итоги, можно отметить следующее. Тому лицу, которое планирует стать дистрибьютором определенной продукции и находится на стадии согласования договора об условиях сотрудничества по российскому праву с ее производителем, желательно:

1) в первую очередь, решить, будет ли это лицо как дистрибьютор каким-либо образом использовать наименование такой продукции или иные элементы индивидуализации такой продукции в Интернете, и если да, каким образом (в частности, в названии доменного имени или иного способа сетевой адресации);

2) получить от производителя информацию, имеются ли у него зарегистрированные товарные знаки или поданы заявки на такую регистрацию в отношении интересующей дистрибьютора продукции.

И если дистрибьютор имеет планы регистрировать домен с названием продукции, а у производителя есть соответствующие товарные знаки, самое время согласовать с ним условия использования таких товарных знаков. Конечно, дистрибьютор (особенно в случаях, когда производитель не согласен предоставлять лицензию на товарные знаки) может прийти к мнению, что использование им товарного знака с точки зрения закона допустимо и без согласия его правообладателя (см. п. 3 ст. 1484 ГК РФ), то дистрибьютору следует не забывать о риске признания таких действий все-таки нарушением исключительного права на товарный знак, а также недобросовестной конкуренцией (как это было в примере с Постановлением Пятого Арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2011 года по делу N А51-5935/2011).