Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 сентября 2008 г. N КГ-А40/8476-08 При новом рассмотрении дела о защите исключительного права на товарный знак суду необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, а также установить, имеется ли у него свидетельство на спорный знак (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 16 сентября 2008 г. N КГ-А40/8476-08
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 9 июня 2009 г. N КГ-А40/3671-09-П

Резолютивная часть постановления объявлена 9 сентября 2008 г.

ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Розничные технологии" и ООО "Компания КДК-Рекорд" о защите исключительного права истца на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" (Свидетельство от 09.06.2006 N 308462 с приоритетом от 01.07.2005 г.), в котором просило суд обязать ответчиков запретить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, и взыскать с ООО "Розничные технологии" 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, с ООО "Компания КДК-Рекорд" - 1 500 000 рублей компенсации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2008 г. по делу N А40-1205/08-51-16 исковые требования ООО "Розничные технологии" (ОГРН 1057812725519) удовлетворены частично. Суд первой инстанции обязал ООО "Розничные технологии" и ООО "Компания КДК-Рекорд" прекратить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "РУССКИЙ РАЗМЕР" по Свидетельству N 308462; взыскал в пользу ООО "Русский размер" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" по Свидетельству N 308462, с ООО "Розничные технологии" - 100 000 рублей; с ООО "Компания КДК-Рекорд" - 500 000 рублей. В остальной части иска отказано.

Суд первой инстанции установив, что ООО "Розничные технологии" и ООО "Компания КДК-Рекорд" осуществляют соответственно розничную и оптовую продажу CD-дисков с записью альбома "Серебро", незаконно используя на обложках дисков, а также на самих носителях информации, обозначение "РУССКИЙ РАЗМЕР", сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2008 N 09АП-6242/2008 решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2008 г. по делу N А40-1205/08-51-16 отменено; принят новый судебный акт об отказе ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) в удовлетворении исковых требований.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия документального подтверждения истцом факта использования ответчиками товарного знака ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519), поскольку в городе Санкт-Петербурге существуют два Общества с ограниченной ответственностью, имеющих одно и то же фирменное наименование - "Русский размер": одно с основным государственным регистрационным номером 1057812725519 (истец), другое с ОГРН 1057811773205 с приоритетом от 20.09.2005 г. (Свидетельство от 19.10.2006 г. N 315259).

ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) не согласилось с постановлением от 11.06.2008 г., полагая, что судом апелляционной инстанции нарушены нормы материального и процессуального права, применен закон, не подлежащий применению; в связи с чем просит отменить постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2008 N 09АП-6242/2008, оставить в силе решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2008 г. по делу N А40-1205/08-51-16.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель ООО "Розничные технологии" возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

ООО "Компания КДК-Рекорд", надлежащим образом извещенное о времени и месте разбирательства дела, в судебное заседание кассационной инстанции представителя не направило.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов в указанном судебном акте имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что обжалуемое постановление подлежит отмене по следующим основаниям.

Исследуя вопросы правомерности использования ответчиками товарного знака ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) и установив, что в городе Санкт - Петербурге существуют два Общества с ограниченной ответственностью, имеющих одно и то же фирменное наименование - "Русский размер": одно с основным государственным регистрационным номером 1057812725519 (истец), другое - с ОГРН 1057811773205, каждое из которых является правообладателем товарных знаков "РУССКИЙ РАЗМЕР":

- истец - товарного знака с приоритетом от 01.07.2005 (Свидетельство от 09.06.2006 N 308462), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении дисков звукозаписи, в том числе с записью; компакт-дисков (аудио), в том числе с записью; носителей звукозаписи, в том числе с записью;

- ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205) - товарного знака с приоритетом от 20.09.2005 (Свидетельство от 19.10.2006 N 315259), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении дисков звукозаписи; носителей звукозаписи;

суд апелляционной инстанции приходит к выводу о возможном использовании ответчиками в данном случае товарного знака ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205) с приоритетом от 20.09.2005 (Свидетельство от 19.10.2006 N 315259) на основании гарантийного письма последнего от 30.10.2006 г. без номера.

Однако, данный вывод суда апелляционной инстанции основан на предположении и сделан без надлежащей проверки достоверности представленных доказательств, а также без учета правовой позиции ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205), не привлеченного к участию в деле.

Поэтому выводы суда апелляционной инстанции о том, что в данном случае "спор вызван столкновением не зарегистрированного товарного знака истца и обозначения "РУССКИЙ РАЗМЕР", проставленного на CD-диске c записью альбома "Серебро", а столкновением двух зарегистрированных в отношении сходных товаров и услуг 09 класса МКТУ товарных знаков (истца и ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205), в которых использовано одно и тоже тождественное выражение "РУССКИЙ РАЗМЕР"; негативные последствия спора двух правообладателей не могут быть переложены на ответчиков, с учетом того, что разрешение на использование одного товарного знака ООО "Компания КДК-Рекорд " получило непосредственно у его правообладателя", не могут быть признаны кассационной коллегией обоснованными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

С учетом изложенного постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2008 N 09АП-6242/2008 подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении суду апелляционной инстанции необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205); исследовать доказательства по делу с учетом их достоверности, в том числе проверив сведения о наличии Свидетельства от 19.10.2006 N 315259; вынести законное и обоснованное постановление.

Руководствуясь ст.ст. 274, 284, 286, п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2008 г. N 09АП-6242/2008 по делу N А40-1205/08-51-16 отменить.

Дело N А40-1205/08-51-16 направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.