Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 октября 2008 г. N КГ-А41/9689-08 Отказывая в иске о запрете ответчику использовать обозначение, сходное с товарным знаком истца в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и о взыскании с ответчика компенсации, суд исходил из того, что ответчик, не являющийся администратором спорного доменного имени, не вправе прекратить его администрирование, кроме того, истцом не доказано сходство до степени смешения товарного знака, исключительные права на которые переданы ему, с наименованием спорного доменного имени (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 22 октября 2008 г. N КГ-А41/9689-08
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2008 г.

Закрытое акционерное общество "Торговый Дом Эдил" (далее - истец, ЗАО "Торговый Дом Эдил") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском (уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью "Адлабс.ру" (далее - ответчик, ООО "Адлабс.ру") запретить ответчику использовать обозначение "HOLODOK", сходное с товарным знаком истца "HOLOD", в сети Интернет, в том числе в доменном имени, обязать ответчика опубликовать судебное решение в изданиях "Коммерсант", "Ведомости", "Профиль" и в изданиях посвященных бытовой технике, взыскать с ответчика денежную сумму в размере 100 000 рублей, в качестве компенсации, предусмотренной Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Решением от 17.04.2008 г. Арбитражного суда Московской области в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2008 решение суда первой инстанции отменено по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Б.

Дело рассмотрено по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции (ч. 5 ст. 270 АПК РФ).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2008 в удовлетворении исковых требований отказано.

Законность и обоснованность судебных актов проверяются в порядке статей 284 и 286 АПК РФ в связи с кассационной жалобой ЗАО "Торговый Дом Эдил", в которой истец просит отменить принятые по делу судебные акты в связи с нарушением судом норм материального и процессуального права.

В судебное заседание представитель ответчика и третьего лица не явился, в материалах дела имеются доказательства о его надлежащим извещении о времени и месте судебного разбирательства.

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил суд кассационной инстанции отменить принятые по делу судебные акты и принять новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования.

Отзыв на кассационную жалобу от ответчика и третьего лица не поступал.

Обсудив доводы жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителя истца, Федеральный арбитражный суд Московского округа не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истцом зарегистрированы товарные знаки "HOLOD" (свидетельство о регистрации N 285059, приоритет товарного знака 30.07.2004, классы 07, 35 МКТУ, срок действия регистрации до 30.07.2014), "ХОЛОД" (свидетельство N 142548/1 приоритет 12.04.1995, классы 35,42 МКТУ, срок действия до 12.04.2005) и "HOLODILNIK" (свидетельство N 303134, приоритет 28.04.2003, класс 35 МКТУ, срок регистрации до 28.04.2013).

Указанные товарные знаки, используются истцом с целью продвижения и предложения к продаже в сети Интернет бытовой техники (преимущественно холодильников), свои сайты истец использует на доменах HOLOD.RU, HOLOD.INFO, HOLODILNIK.RU.

Судом апелляционной инстанции было установлено, что исключительными правами на доменное имя www.HOLODOK.info обладает Б.

Распечаткой "Центра регистрации доменов", представленной представителем истца, подтверждается, что администратором доменного имени "HOLODOK.info" с 27.01.2005 и по настоящее время является Б.

Указанные обстоятельства истцом не отрицаются.

Понятие администратора домена дано в Регламенте регистрации доменов в доменах "NET, COM, ORG, BIZ, INFO, NAME", утвержденном 15.04.2002 директором АНО РСИЦ в соответствии с которым администратором домена является лицо, на имя которого зарегистрирован домен. Администратор определяет порядок использования домена; несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

ООО "Адлабс.ру" использует доменное имя www.HOLODOK.info на основании заключенного с Б. лицензионного договора о передаче неисключительных прав N 1 от 01.03.2005.

Подлинник указанного Договора обозревался судом апелляционной инстанции в судебном заседании 08.07.2008, что отражено в протоколе судебного заседания.

В соответствии с данным договором доменное имя передано ответчику для издания и использования сроком на 30 лет. В соответствии с пунктом 1.2 договора под использованием домена понимается его использование в гражданском обороте в пределах, предусмотренных договором.

Ответчику предоставлено право использовать домен в целях размещения рекламно-информационного портала о холодильном оборудовании, размещать на нем свое программное обеспечение, а также информационные материалы. Создавать текстовое и графическое наполнение сайта, размещенного по указанному доменному имени (п. 2.1 договора).

По условиям изложенных в пункте 1.3 договора Б. гарантирует, что домен зарегистрирован в полном соответствии с правилами, предусмотренными доменной зоной ".info". Условий переводящих на ответчика обязанности и ответственность администратора домена названный договор не содержит.

Указанный договор заключен Б. с ООО "Адлабс.ру" как физическим лицом и является возмездным, что следует из п. 3.1 договора.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции правомерно пришел к выводу о том, что требования о запрете использования ответчиком доменного имени "HOLODOK.info" в сети Интернет не могут быть удовлетворены, поскольку указанные требования фактически сводятся к прекращению администрирования доменного имени, а ООО "Адлабс.ру", как лицо, не являющее администратором этого доменного имени, не вправе прекратить его администрирование, а лишь вправе использовать указанный домен на основании лицензионного договора от 01.03.2005 N 1.

Кроме того, суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что истцом не доказано сходство до степени смешения товарного знака "HOLOD" с наименованием доменного имени "HOLODOK.info" и слова "HOLODOK".

Поскольку с настоящим иском истец обратился до вступления в законную силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции к спорным правоотношениям правомерно применены положения Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени (смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнений обозначений требуются специальные знания.

Поскольку сторонами не было заявлено ходатайство о проведении экспертизы, суд апелляционной инстанции самостоятельно провел сравнительный анализ представленных обозначений на основании вышеуказанных Правил и действующего законодательства, а также, учитывая, что одним из доводов иска является смешения указанных слов именно у русскоязычного потребителя в сети Интернет.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь пунктами 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, обоснованно пришел к выводу о том, что словесное обозначение товарного знака "HOLOD" не является сходным до степени смешения со словесным обозначением доменного имени www."HOLODOK.info", поскольку, проводя сравнительный анализ указанных слов в транслитерации русских слов ХОЛОД и ХОЛОДОК, установил, что указанные слова являются однокоренными словами, различными по смыслу и звуковому воспроизведению, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, содержащими понятия названных слов, изложенных в толковом словаре русского языка Ушакова (т. 1 л.д. 68-69), и не могут ввести в заблуждение русскоязычного потребителя относительно товара или его изготовителя, лица предоставляющего услуги.

В данном конкретном случае имеется различие по двум критериям звуковому и семантическому, что позволяет сделать вывод об отсутствии опасности реального смешения в глазах русскоязычного потребителя словесного обозначения товарного знака, принадлежащего истцу, с обозначением доменного имени, используемого ответчиком.

Предъявленные истцом в качестве доказательств обоснованности исковых требований текста письменной консультации, осуществленной ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", и анализа, произведенного патентным поверенным РФ К., исследованы и оценены апелляционным судом в соответствии с требованиями статьей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязанности с другими доказательствами по делу.

Как установлено судом, консультация ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" во-первых, имеет консультационный характер и не является экспертным заключением, во-вторых, выводы, приведенные в ней, не носят утвердительного характера, а содержат предположительный вывод о том, что словесное обозначение "HOLODOK" размещенное на Интернет-страничке "HOLODOK.info" может быть признано сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 285059 в отношении предоставления однородных услуг без приведения мотивов сделанных выводов (т. 1 л.к. 61).

Заключение (анализ) Патентного поверенного К. также не содержит однозначного вывода о сходстве до степени смешения словесных обозначений "HOLODOK" и "HOLOD". При этом следует отметить, что в указанном заключении не приведены мотивы, по которым патентный поверенный К. оценил степень смешения в гражданском обороте русскоязычными потребителями сравниваемых словесных обозначений как очень высокую.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции обоснованно признал вышеуказанные доказательства недостаточными и ненадлежащими при установлении обстоятельств о доказанности схожести до степени смешения сравниваемых слов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у русскоязычного потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Судом установлено, что товарный знак "HOLOD" согласно свидетельству N 285059 удостоверяет исключительное право владельца товарного знака в отношении товаров и услуг 7, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

При этом истец ссылался на то, что им используются доменные имена HOLOD.RU, HOLOD.INFO, HOLODILKIK.RU с целью реализации бытовой техники, в том числе холодильников, предоставив только доказательства использования доменного имени HOLODILNIK.RU в период с 2003 по 2006 годы.

Согласно нотариально заверенному протоколу осмотра доказательств от 03.04.2006 ответчиком, как пользователем доменного имени www."HOLODOK.info", использовалось указанное доменное имя во Всемирной компьютерной сети Интернет, с целью размещения на сайте информационных сведений, в том числе приведение сведений о средних ценах на холодильники различных производителей.

Кроме этого, на момент предъявления настоящего иска и рассмотрения спора по существу истец утратил исключительные права на товарный знак "ХОЛОД" (свидетельство N 142548/1, приоритет 12.04.1995, классы 35, 42 МКТУ, срок действия до 12.04.2005).

Доказательств обратного суду не представлено, поскольку заявка на регистрацию товарного знака не свидетельствует о наличии исключительных прав на этот товарный знак.

Требование об опубликовании судебного решения за счет ООО "Адлабс.ру" в изданиях "Коммерсант", "Ведомости", "Профиль" и в изданиях, посвященных бытовой технике правомерно не удовлетворено судом в связи с вышеизложенным, а также с учетом того, что через указанные информационные издания ответчик не осуществлял продвижение товаров и услуг на российском рынке.

Правовые основания для взыскания с ответчика 100 000 рублей, в качестве компенсации, предусмотренной Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" отсутствуют.

При указанных обстоятельствах доводы кассационной жалобы несостоятельны и подлежат отклонению судом кассационной инстанции.

Иная оценка стороной обстоятельств дела и толкование закона не означает судебной ошибки.

При проверке принятых по делу решения и постановления Федеральный арбитражный суд Московского округа не установил наличие оснований для отмены судебных актов, предусмотренных ст. 288 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 06 августа 2008 года по делу N А41-К1-21073/06 оставить без изменения, кассационную жалобу ЗАО "Торговый дом Эдил" - без удовлетворения.