Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 ноября 2008 г. N КА-А40/9021-08 Требование по делу о признании недействительным решения о признании недействительным евразийского патента на территории РФ удовлетворено, поскольку оценка соответствия изобретения по патенту была неправомерно дана только на основании норм российского права (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 17 ноября 2008 г. N КА-А40/9021-08
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также:

определение Федерального арбитражного суда Московского округа от 9 октября 2008 г. N КА-А40/9021-08,

определение Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 сентября 2008 г. N КА-А40/9021-08

Резолютивная часть постановления объявлена 10 ноября 2008 г.

Полный текст постановления изготовлен 17 ноября 2008 г.

Компания СмитКляйн Бичам п.л.с. обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения ФГУ "Палата по патентным спорам" от 7 марта 2007 года N ЕА-200000041.

В качестве третьих лиц по делу привлечены Рихтер Гедеон Ведьесенти Дьяр РТ (АО "Гедеон Рихтер") и Евразийское патентное ведомство.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 марта 2008 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2008 года, заявленное требование удовлетворено.

При этом суды пришли к выводу, что оспариваемое решение ФГУ "Палата по патентным спорам" противоречит положениям статьи 6 Евразийской патентной конвенции, статьи 37 Патентного закона Российской Федерации, правил 3(1) и 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции.

В кассационной жалобе Рихтер Гедеон Ведьесенти Дьяр РТ (АО "Гедеон Рихтер") просит отменить решение и постановление, поскольку они приняты незаконно и необоснованно, с нарушением норм материального и процессуального права. Выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Рихтер Гедеон Ведьесенти Дьяр РТ (АО "Гедеон Рихтер") утверждает, что экспертами дана неправильная оценка результатов исследования, поскольку при составлении заключения не были применены нормативно-правовые акты, подлежащие применению, что привело к неправильным выводам об отсутствии в исследуемом документе средства, имеющего признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимых пунктах 1, 4, 13, 18 и 19 оспариваемого Евразийского патента N 003144.

Рихтер Гедеон Ведьесенти Дьяр РТ (АО "Гедеон Рихтер") также указывает на то, что судом неправомерно было отказано в ходатайстве Рихтер Гедеон Ведьесенти Дьяр РТ (АО "Гедеон Рихтер") о вызове экспертов в суд для дачи пояснений и ответов на дополнительные вопросы. Между тем, данные ответы на дополнительные вопросы сторон позволили бы исследовать указанное заключение и дать более точную и правильную с точки зрения патентного законодательства оценку противопоставленным документам.

В отзыве на кассационную жалобу Компания СмитКляйн Бичам п.л.с. возражала против ее удовлетворения и просила оставить законно и обоснованно принятые судебные акты без изменения.

В судебном заседании представитель Рихтер Гедеон Ведьесенти Дьяр РТ (АО "Гедеон Рихтер") поддержал доводы и требования кассационной жалобы, а представители Компании СмитКляйн Бичам п.л.с. возражали против ее удовлетворения.

Представители ФГУ "Палата по патентным спорам", Роспатента, Евразийского патентного ведомства, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

При этом ФГУ "Палата по патентным спорам", Роспатент, Евразийское патентное ведомство заявили ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие своих представителей.

Проверив правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения относительно нее, арбитражный суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых решения и постановления.

Всесторонне, полно и объективно исследовав материалы дела, арбитражные суды установили, что Компании СмитКляйн Бичам п.л.с. по Евразийской заявке N 200000041 с приоритетом от 18 июня 1997 года был выдан евразийский патент N 003144 на изобретение "Способ лечения диабета тиазолидиндионом и метформином", действующий на основании Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года во всех договаривающихся государствах - участниках Евразийской патентной конвенции, в том числе на территории Российской Федерации.

5 мая 2006 года Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ в порядке статьи 13 Евразийской патентной конвенции было подано возражение в ФГУ "Палата по патентным спорам" против выдачи евразийского патента N 003144 по основаниям несоответствия запатентованного изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", установленными статьей 6 Конвенции и правилом 3(1) Инструкции к Евразийской патентной конвенции.

Решением ФГУ "Палата по патентным спорам" от 7 марта 2007 года N ЕА-200000041 возражение Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ было удовлетворено и евразийский патент N 3144 был признан на территории Российской Федерации недействительным полностью.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения Компании СмитКляйн Бичам п.л.с. в суд с настоящим заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской патентной конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании Конвенции и Инструкции к Евразийской патентной конвенции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства.

Согласно правилу 54(1) Инструкции к Евразийской патентной конвенции, утвержденной Административным советом Евразийской патентной организации 01 декабря 1995 года (далее - Инструкция), евразийский патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании его национального законодательства в соответствии со статьей 13 Конвенции и с учетом правил 52 и 53 Инструкции, полностью или частично, в случаях: неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения.

Таким образом, евразийский патент может быть признан недействительным на территории любого Договаривающегося государства вследствие несоответствия условиям патентоспособности оспариваемого изобретения только на основании Конвенции и Инструкции.

Правилом 47 Инструкции установлено, что при экспертизе евразийской заявки по существу проверяется соответствие условиям патентоспособности, предусмотренным правилом 3 Инструкции.

В силу статьей 29 Патентного закона Российской Федерации возражения против выдачи патента по основаниям несоответствия запатентованного изобретения условиям патентоспособности подаются и рассматриваются ФГУ "Палата по патентным спорам".

Решение ФГУ "Палата по патентным спорам", касающееся действительности на территории Российской Федерации евразийского патента N 003144, и соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", должно быть основано на положениях Конвенции (статья 6) и Инструкции (правило 3).

В связи с этим, признавая оспариваемое решение ответчика незаконным, суды правомерно указали на то, что данное решение полностью основывается только на нормах российского патентного законодательства, а именно, на положениях пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации и пункта 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Приказом Роспатента от 20 сентября 1993 года (далее - Правила).

Ратифицировав Евразийскую патентную конвенцию Федеральным законом от 01 июня 1995 года N 85-ФЗ, Российская Федерация тем самым признала приоритет и применимость норм этого международного договора по отношению к нормам национального патентного законодательства.

Установив данные обстоятельства, суды обоснованно пришли к выводу, что в настоящем случае оценка соответствия изобретения по патенту N 3144 должна быть основана на положениях Конвенции (статья 6) и Инструкции (правило 3), в то время как в решении ФГУ "Палата по патентным спорам" такая оценка была неправомерно дана только на основании норм российского права, а именно на положениях пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации и пункта 19.5.2 Правил.

Таким образом, ответчиком при вынесении оспариваемого решения применен закон, не подлежащий применению (пункт 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации и пункт 19.5.2 Правил).

Кроме этого, суды также правомерно посчитали, что ФГУ "Палата по патентным спорам" нарушены права и законные интересы заявителя, что выразилось в отказе коллегии ФГУ "Палата по патентным спорам" рассмотреть предложенную заявителем измененную формулу изобретения, не применившей тем самым подлежащие применению нормы, которые бы позволили признать патент N 3144 недействительным на территории Российской Федерации частично.

Суды правильно установили, что при рассмотрении спора в ФГУ "Палата по патентным спорам" заявителем в заседании предлагалась для рассмотрения измененная формула изобретения, в которую были включены признаки, раскрытые в первоначальной формуле изобретения и описании.

Коллегия ФГУ "Палата по патентным спорам" отказала заявителю в удовлетворении ходатайства о внесении измененной формулы изобретения в материалы дела, мотивировав это тем, что патентообладатель не вправе предлагать изменения в формулу изобретения и отсутствием утвержденной процедуры для признания недействительным частично евразийского патента на территории Российской Федерации.

Между тем правилом 54 Инструкции предусмотрено, что если евразийский патент признан недействительным частично, то об изменении его правового статуса производится публикация в форме соответствующего ограничения евразийского патента, в том числе, если это допускается национальным законодательством Договаривающегося государства, в виде измененной формулы изобретения, описания изобретения и чертежей.

Возможность и процедура внесения изменения в формулу изобретения предусмотрена пунктом 3 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации, пунктом 4.9 Правил подачи возражений, утвержденных Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года N 56, пунктом 20 Правил.

Помимо этого, отсутствие на момент рассмотрения спора утвержденной технической процедуры признания недействительным патента частично может влиять на возможность реализации заявителем своего права внести изменения в соответствии с имеющимися правилами в формулу изобретения.

Исходя из изложенного, суды пришли к обоснованному выводу о том, что ответчиком были нарушены права и законные интересы заявителя, предусмотренные нормами международного права и национальным законодательством Российской Федерации.

В качестве одного из оснований для вынесения оспариваемого решения ФГУ "Палата по патентным спорам" указала на то, что Евразийский патент N 3144 на изобретение "Способ лечения диабета таезолидоном и метформином", выданные по евразийской заявке N 200000041 с приоритетом от 18 июня 1997 года на имя Компании СмитКляйн Бичам п.л.с., не соответствует условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", установленные в статье 6 Конвенции и правилах 3, 54 Инструкции.

Компанией Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ евразийскому патенту N 3144 был противопоставлен документ ЕР0749751, из которого, по его мнению, известна комбинация из оспариваемого патента.

В связи с этим, судами при рассмотрении дела в порядке статьи 82 АПК РФ удовлетворено ходатайство заявителя о проведении экспертизы.

При вынесении определения о назначении экспертизы суд руководствовался положениями частей 2, 3 статьи 82 АПК РФ об обеспечении процессуальных прав лиц заявлять ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц и представлять круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза.

По результатам рассмотрения ходатайств Компании СмитКляйн Бичам п.л.с. и Компании Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ по кандидатурам пяти экспертов судом была назначена комиссионная экспертиза в составе трех экспертов: Балаболкина М.И, Пивницкой Н.Н., Орлова А.М., которые представили достаточные и наиболее убедительные доказательства, свидетельствующие об их компетентности для проведения судебной экспертизы. Мотивированных возражений против назначения данных кандидатур на проведение экспертизы или заявлений об отводе экспертной комиссии в целом или конкретных экспертов от сторон не поступало.

При определении вопросов, поставленных перед экспертами, материалов и документов, предоставляемых в распоряжение экспертов, суд первой инстанции руководствовался выводами ФГУ "Палата по патентным спорам" об отсутствии новизны изобретения по патенту N 3144, изложенными в оспариваемом решении и отзыве по настоящему делу, согласно которым в документе ЕР0749751 ("D1") содержится информация об объектах заявленного изобретения.

Поставленные судом перед экспертами вопросы в отношении того, известно ли из документа ЕР0749751 средство (сведения об объекте), которому присущи признаки, идентичные всем признакам по независимым пунктам 1, 4, 13, 18, 19 формулы патента N 3144, также были предложены ФГУ "Палатой по патентным спорам" в ходатайстве от 30 ноября 2007 года.

Таким образом, довод Компании Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ о том, что суд не принял во внимание и не проанализировал решение ФГУ "Палаты по патентным спорам" в отношении патентоспособности изобретения по патенту N 3144, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Согласно экспертному заключению от 29 января 2008 года, исследованного судами, из документа ЕР0749751 не известны средства (сведения об объектах), которым присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимых пунктах 1, 4, 13, 18, 19 евразийского патента N 3144. В документе ЕР0749751 и его аналоге - патенте Российской Федерации 2198682 не приведены сведения об объектах, имеющих признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимых пунктах 1, 4, 13, 18, 19 формулы евразийского патента N 3144, поскольку основной признак каждого независимого пункта, а именно, средство, представляющее собой комбинацию соединения 5-[4-[2-(М-метил-Н-(2-пиридил) амино) этокси] бензил] тиазолидин-2,4-дион (соединения 1) и бигуанидного антигипергликемического агента (в частности, метформина), в D1 не раскрыт.

Доводы о том, что при проведении экспертизы экспертами не применены нормативно-правовые акты, подлежащие применению, правомерны не приняты судами во внимание, поскольку вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к исключительной компетенции суда.

Довод о том, что упоминание двух компонентов в различных разделах описания D1 может порочить новизну изобретения по патенту N 3144, неправомерен, поскольку в силу действующего законодательства изобретение не признается соответствующим условию новизна, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения.

Из экспертного заключения следует, что в документе ЕР0749751 и его аналоге - патенте Российской Федерации 2198682 не приведены сведения об объектах, имеющих признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимых пунктах 1, 4, 13, 18, 19 формулы евразийского патента N 3144.

Довод кассационной жалобы о том, что судом неправомерно было отказано в ходатайстве Рихтер Гедеон Ведьесенти Дьяр РТ (АО "Гедеон Рихтер") о вызове экспертов в суд для дачи пояснений и ответов на дополнительные вопросы, несостоятелен, так как такое ходатайство Рихтер Гедеон Ведьесенти Дьяр РТ (АО "Гедеон Рихтер") не заявлялось.

При таких обстоятельствах, суды обоснованно признали незаконным оспариваемое решение ФГУ "Палаты по патентным спорам" незаконным как не соответствующее статье 6 Евразийской патентной конвенции, статье 37 Патентного закона Российской Федерации, правил 3(1) и 54 Инструкции.

В связи с этим, обжалуемые решение и постановление, приняты законно и обоснованно, с правильным применением норм материального и процессуального права. Выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Поэтому доводы кассационной жалобы, сводящиеся фактически к повторению утверждений исследованных и правомерно отклоненных арбитражными судами, не могут служить основаниями для отмены обжалуемых решения и постановления, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм материального и процессуального права.

Руководствуясь ст. ст. 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 марта 2008 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2008 года по делу N А40-28861/07-51-155 оставить без изменения, а кассационную жалобу Рихтер Гедеон Ведьесенти Дьяр РТ (АО "Гедеон Рихтер") без удовлетворения.