Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 февраля 2009 г. N КГ-А41/513-09 При новом рассмотрении дела по иску о взыскании задолженности по договору о продаже исключительного права на использование промышленного образца суду необходимо установить дату вступления в силу спорного договора и момент возникновения у ответчика обязательства по уплате платежей по данному договору, выяснить, имело ли место досрочное прекращение действия патента, после чего определить сумму задолженности ответчика (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 26 февраля 2009 г. N КГ-А41/513-09
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20 апреля 2010 г. N КГ-А41/3211-10-П по делу N А41-12178/08

Резолютивная часть постановления объявлена 18 февраля 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Простые продукты" (далее ООО "Простые продукты") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный комбинат "Амтел" (далее ООО "Ликеро-водочный комбинат "Амтел") о взыскании задолженности по договору N 1/2005 от 01.03.2005 г. о продаже/покупке исключительного права на использование промышленного образца, в размере 5 150 205 руб. 50 коп.

Исковые требования заявлены в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору в части оплаты лицензионного вознаграждения за период с апреля 2005 года по май 2007 года на основании статьей 309, 310, 1367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Московской области от 01.10.2008 г. исковые требования удовлетворены частично, с ООО "Ликеро-водочный завод "Амтел" в пользу ООО "Простые продукты" взысканы 4 037 080 руб. 30 коп. задолженности по договору N 1/2005 от 01.03.2005 г., в остальной части иска отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2008 года названное решение оставлено без изменения.

Полагая исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, суды исходили из того, что истец передал ответчику за вознаграждение исключительное право на использование промышленного образца "Бутылка для водки с этикеткой и пробкой" на срок действия договора N 1/2005 от 01.03.2005 г., ответчик использовал данный промышленный образец в производстве водки "Простая" в период с 14.06.2005 г. по май 2007 года.

Не согласившись с указанными судебными актами, ООО "Ликеро-водочный завод "Амтел" подало настоящую кассационную жалобу, в которой просит отменить решение и постановление судов первой и апелляционной инстанций, принять новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель указывает, что договор N 1/2005 о продаже/покупке исключительной лицензии на использование промышленного образца от 01.02.2005 г. подлежал обязательной государственной регистрации и вступал в силу с даты регистрации, а именно с 20.09.2006 г., срок, с которого ответчик был обязан исполнять принятые на себя обязательства в рамках договора, является 20 сентября 2006 года.

Также ответчик заявляет, что патент истца на промышленный образец N 49540 прекратил свое действие 21.10.2006 года и был восстановлен 16.01.2008 года; договор N 1/2005 о продаже/покупке исключительной лицензии на использование промышленного образца от 01.02.2005 г., заключенный и вступивший в силу 20 сентября 2006 г., был прекращен 21 октября 2006 года в связи с досрочным прекращением действия патента Российской Федерации на промышленный образец из-за неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе, договор, заключенный между истцом и ответчиком, действовал в течение одного месяца - с 20.09.2006 г. по 21.10.2006 г.

ООО "Ликеро-водочный завод "Амтел" не согласно с применением судами статьи 1367 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" данная часть Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие, четвертая часть Гражданского кодекса вступила в силу с 1 января 2008 года, спорные правоотношения истца и ответчика возникли до введения в действие указанной судами нормы права.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы.

Истец возражает против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, представлен отзыв.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов в указанных судебных актах фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что обжалуемые решение и постановление подлежат отмене по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 13 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3517-1 (действовал на момент возникновения правоотношений между сторонами) любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Согласно пункту 5 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

В обжалуемых судебных актах указано, что ООО "Простые продукты" с 14.06.2005 г. является патентообладателем промышленного образца "Бутылка для водки с этикеткой и пробкой", что подтверждается приложением N 1 к патенту на промышленный образец N 49540. Патент N 49540 на промышленный образец "Бутылка для водки с этикеткой и пробкой" действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет с 20.10.2000 г.

01.03.2005 г. между ООО "Простые продукты (лицензиар) и ООО "Ликеро-водочный комбинат "Амтел" заключен договор N 1/2005 о продаже/покупке исключительной лицензии на изготовление промышленного образца, предметом которого является промышленный образец правообладателя (бутылка для водки с этикетками и пробкой), принадлежащий правообладателю на основании патента на промышленный образец N 49540. Договор заключен на срок действия патента и вступает в силу с даты его регистрации в установленном порядке в Роспатенте (п. 12.1 договора).

Суды установили, что указанный договор зарегистрирован в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) за N РД0012175 от 20.09.2006 г.

Однако при определении подлежащей уплате ответчиком за используемый промышленный образец суммы судами не исследован вопрос о дате вступления в силу названного договора с учетом указанного обстоятельства (даты регистрации договора).

Также судами не исследованы и не установлены обстоятельства, имело ли место досрочное прекращение действия патента, о чем ответчик заявлял в апелляционной жалобе.

Выводы судов о доказанности наличия у ответчика задолженности по оплате исключительного права на использование промышленного образца "Бутылка для водки с этикеткой и пробкой" в соответствии с договором N 1/2005 от 01.03.2005 г. в период с 14.06.2005 г. по май 2007 года сделан при неполно выясненных обстоятельствах, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем суд кассационной инстанции считает обжалуемые судебные акты подлежащими отмене по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо учесть изложенное, установить дату вступления в силу договора N 1/2005 от 01.03.2005 г. и момент возникновения у ответчика обязательства по уплате платежей по данному договору, исследовать и установить обстоятельства, имело ли место досрочное прекращение действия патента, после чего определить сумму задолженности ответчика, также указать нормы материального права, которые применяются судом при принятии судебного акта с обоснованием их применения.

Руководствуясь ст.ст. 274, 284, 286, п. 3 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 1 октября 2008 года по делу N А41-12178/08 и постановление от 9 декабря 2008 года Десятого арбитражного апелляционного суда по указанному делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.