Договоры о распоряжении правами на изобретения, не охраняемые патентами (Э.П. Гаврилов, журнал "Патенты и лицензии. Интеллектуальные права", N 3, март 2015 г.)

Договоры о распоряжении правами на изобретения, не охраняемые патентами

Э.П. Гаврилов,

доктор юридических наук,

профессор кафедры гражданского

и предпринимательского права факультета права

Национального исследовательского университета

Высшая школа экономики (Москва)

Журнал "Патенты и лицензии", N 3, март 2015 г.

Автор статьи - Э.П. Гаврилов, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права факультета права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (Москва, sirill@mail.ru") - рассматривает особенности договоров, заключаемых авторами тех изобретений, на которые еще не получены патенты.

Введение

Договоры, касающиеся распоряжения существующими исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), средства индивидуализации и на приравненные к ним объекты, довольно полно урегулированы действующим законодательством. См., в частности, ст. 1233-1238 ГК РФ,

К сожалению, договоры, касающиеся распоряжения будущими (потенциальными) исключительными правами, урегулированы действующим законодательством неполно, а в некоторых случаях - нечетко. Именно поэтому время от времени появляются предложения о дополнении действующего законодательства.

Но, однако, прежде чем переходить к совершенствованию законодательства, к построению будущих норм, следует разобраться с положениями, содержащимися в действующих законодательных актах.

Настоящая статья относится к вопросам заключения договоров о распоряжении правами на изобретения, не охраняемые патентами, действующими на территории России.

Эта статья касается только тех договоров, стороной которых является автор, создатель изобретения.

А под "изобретением" в настоящей статье понимается охраноспособное (патентоспособное) изобретение, т.е. то изобретение, на которое можно в будущем получить патент в России.

Непатентоспособные объекты, т.е. те объекты, которые не обладают признаком новизны (в частности, объекты, которые ранее охранялись патентами, но срок их действия прекратился и не может быть восстановлен, а также объекты, новизна которых была давно утрачена), не считаются "изобретениями" и в этой статье не рассматриваются.

Как известно, патентное право, кроме изобретений, охраняет полезные модели и промышленные образцы. Кроме того, селекционные достижения (глава 73 ГК РФ) охраняются по модели патентного права.

Поэтому содержащиеся в настоящей статье выводы и предложения, в принципе, применимы и к этим объектам, но, конечно, с необходимостью учета специальных норм (или, как говорят юристы, "с необходимыми коррективами" - mutatis mutandum).

Возможность заключения договора на изобретение, не охраняемое патентом

Когда изобретение охраняется патентом, то в отношении него возникают исключительные права, распоряжение которыми и составляет предмет различных договоров. Но когда изобретение (хотя и являющееся патентоспособным) не охраняется патентом, то вопрос о том, возникают ли в отношении него какие-либо права, является не совсем ясным. В этой связи неясно и то, можно ли в отношении такого изобретения заключить гражданский договор. Впрочем, этот вопрос является чисто теоретическим, научным. Что касается практической стороны данного вопроса, то ГК РФ прямо упоминает о возможности заключения договоров, предусматривающих передачу "права на получение патента на изобретение" (ст. 1357 ГК РФ).

"Право на получение патента на изобретение" имеет значение лишь в том случае, если в будущем на это изобретение будет получен патент. Без этого дополнения оно совершенно бессмысленно.

Во всех тех случаях, когда право на получение патента упоминается в ГК РФ (например, в ст. 1370-1373), имеется в виду не только право подать заявку и осуществить другие действия, приводящие к получению патента, но и само получение заявителем патента на изобретение на свое имя, а также владение исключительным правом, вытекающим из патента. По сути дела "право на получение патента на изобретение" означает потенциальное исключительное право, которое будет вытекать из патента, выданного позже.

Таким образом, закон (ГК РФ) предусматривает возможность заключения договора на исключительное право, существующее лишь в потенции. При этом из ст. 1357 ГК РФ следует, что такой договор может быть заключен даже в тот период времени, когда заявка на получение патента на изобретение еще не была подана. Это означает, что потенциальное (будущее) исключительное право из патента на изобретение существует и до подачи заявки, и даже, вероятно, до создания изобретения. В этом случае будущий изобретатель по договору берет на себя обязанность выполнить работу по созданию изобретения. На основе договора у будущего автора изобретения и у его договорного контрагента возникают обязательственные права и обязанности, являющиеся гражданскими правами (ст. 8 ГК РФ).

Существенные условия такого договора: предмет договора

Условия любого договора определяются по усмотрению сторон, т.е. свободно. Свобода сторон договора, однако, ограничивается предписаниями, содержащимися в законе или в ином правовом акте: договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, содержащимся в законе или в ином правовом акте (они именуются "императивные нормы"), действующим на момент заключения договора (ст. 421-422 ГК РФ). В частности, любой договор должен содержать указание о "предмете договора" (ст. 432 ГК РФ).

Предметом рассматриваемого нами договора является либо создание определенного изобретения и передача договорному партнеру определенных прав на него, либо передача договорному партнеру прав на уже созданное определенное изобретение.

В договоре обязательно должно быть точно указано, о каком изобретении идет речь. Если изобретение уже создано, то целесообразно приложить к договору его описание, чертежи, формулу изобретения. Если изобретение только задумано, но еще не создано, в договоре надо указать его технические/экономические характеристики.

В предмет такого договора входят и права на это изобретение, передаваемые по договору. Это может быть либо исключительное право на изобретение (в этом случае в договоре можно указать: "право на получение патента и исключительное право, вытекающее из полученного патента"), либо какие-либо иные патентные права (например, исключительная/неисключительная лицензия, совладение исключительным правом, право залога, права, касающиеся зарубежного патентования).

Другие условия такого договора устанавливаются по усмотрению сторон. К их числу следует отнести условия о рисках и о возмездности договора.

Риски, связанные с исполнением договора

Они могут быть самыми разнообразными. Действительно, какова будет судьба договора, если будущий изобретатель не смог создать изобретение, несмотря на то, что он взял на себя такое обязательство?

Следует считать, что такое неисполнение договорного обязательства не должно влечь взыскания убытков, поскольку имеет место "творческая неудача" (случай), при которой предполагается отсутствие вины должника с освобождением его от ответственности.

Более того, следует считать, что безвиновная ответственность (п. 3 ст. 401 ГК РФ) в таком договоре не может быть предусмотрена. Здесь должна применяться по аналогии норма, содержащаяся в п. 2 ст. 1290 ГК РФ. Ее смысл состоит в том, что даже если автор является виновным в том, что изобретение им не было создано, он обязан возместить только реальный ущерб, возникший у контрагента, а не его убытки: упущенная выгода не возмещается.

Другой возможный риск - неполучение патента той стороной договора, которой предоставлено право получения патента. По поводу этого риска в законе есть следующие указания.

В пункте 4 ст. 1357 установлено:

"Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение ... не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права".

А в пункте 4 ст. 1370 ГК РФ говорится:

"Если работодатель [которому работник сообщил о создании им служебного изобретения] ... не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение".

А теперь попытаемся дать анализ этих норм.

Изобретения, не охраняемые патентами, делятся на две категории: патентоспособные и непатентоспособные. На патентоспособное/охраноспособное изобретение в будущем можно получить патент; на непатентоспособное изобретение патент не может быть получен.

При этом причина, по которой изобретение попало в категорию непатентоспособных, не имеет значения. Это может быть: окончательная утрата новизны, нетехнический характер решения, отсутствие изобретательского уровня. В любом случае констатируется факт: патентоспособное изобретение отсутствует.

Статья 1357 ГК РФ предусматривает, что если в договоре не содержится иного указания, то риск непатентоспособности несет та сторона договора, которая по договору имеет право на получение патента. Эта норма вполне логична. Еще в римском праве было установлено: "Пусть покупатель будет внимательным". Об этом же есть и современная украинская пословица: "Глаза видели, что покупали (Бачили очi що купували)". Но эта норма о риске покупателя может быть изменена договором. В частности, может быть предусмотрено, что если патент не будет получен по вине той стороны, которая вправе его получить, то договор изменяется определенным образом, а если патент не будет получен не по вине этой стороны, то договор аннулируется.

И еще один риск целесообразно предусмотреть в договоре. Сторона договора, получившая патент на изобретение, может через некоторое время обнаружить, что патент для нее не приносит пользы. В таких условиях патентообладатель прекращает платить ежегодные пошлины за поддержание патента в силе, и патент прекращает свое действие. На этот случай в договоре следует предусмотреть обязанность патентообладателя заранее предложить автору изобретения приобрести у него патент, причем - безвозмездно.

Вознаграждение автору изобретения

Договор может предусматривать, что автор изобретения предоставляет определенные права или уступает все свои имущественные права безвозмездно. И такой договор будет действительным.

Если в договоре ничего не сказано о вознаграждении автору, то договор должен предполагаться возмездным на основе ст. 423 ГК РФ. Специальные нормы, содержащиеся в ст. 1234 и 1235 ГК РФ, касаются только тех договоров, которые заключаются в отношении существующего исключительного права (того исключительного права, в отношении которого уже выдан патент), а потому к данному случаю они не применимы.

Однако на эти общие нормы об авторском вознаграждении не следует ориентироваться. Их обязательно надо в договоре конкретизировать. Конечно, следует при этом помнить, что действующее законодательство не содержит никаких императивных норм, определяющих размер, сроки выплаты и порядок исчисления и выплаты вознаграждения автору.

Закон (ст. 1370 ГК РФ) обязывает выплачивать вознаграждение не любого приобретателя будущего/потенциального исключительного права, а лишь работодателя в отношении служебных изобретений.

В договоре следует, прежде всего, определить, за что именно автор изобретения получает вознаграждение: за сам факт заключения договора (уступка будущего исключительного права на изобретение, предоставление иного права), за факт получения патента на изобретение, за использование изобретения, охраняемого патентом или за какое-либо иное событие или действие.

Следует помнить, что закон никаких императивных норм по этим вопросам не устанавливает: как указано в договоре - так и будет. Если в договоре предусмотрено, что автор уступает право на получение патента и исключительное патентное право за 1000 рублей, выплачиваемых при заключении договора, то более никаких дополнительных выплат автор не вправе требовать.

Поэтому в интересах автора предусмотреть в договоре все мыслимые случаи использования будущего исключительного права, и за каждый из них установить определенное вознаграждение. Размеры вознаграждения рекомендуется устанавливать в процентах, а не в твердых суммах. Но если размеры все же будут определяться твердыми суммами, то лучше их выражать в долларах США или в евро: ст. 317 ГК РФ это разрешает сделать.

Договоры, касающиеся служебных изобретений

Служебными считаются изобретения, созданные работниками в связи с выполнением ими своих служебных (трудовых) обязанностей. Именно такое определение служебных изобретений вытекает из ныне действующего законодательства (пункты 1-4 ст. 1370 ГК РФ).

Трудовые обязанности работников могут конкретизироваться посредством выдаваемых работнику заданий. Конечно, обычно, трудовые задания являются устными. Если задание работодателя выходит за пределы трудовых обязанностей работника, то оно обязательно должно оформляться письменно. При этом, если работник принимает такое задание к исполнению, то его трудовые обязанности соответствующим образом расширяются, и такое задание работодателя подпадает под [видоизмененные] трудовые обязанности работника.

Служебными считаются и такие изобретения, которые созданы в связи с конкретными заданиями работодателя, исполняемыми работником.

Вместе с тем, создание служебного изобретения не входит в содержание ни трудовых обязанностей работника, ни в содержание конкретного задания, полученного работником; оно всегда находится "в связи" с ними, т.е. выходит за их рамки. И это легко проверить: ведь если работник не создаст изобретение, то к нему не могут быть применены никакие меры ни дисциплинарной ответственности, ни материальной ответственности работников.

Отсюда и один важнейший вывод: служебное изобретение, если оно принимается работодателем, должно быть оплачено, причем - сверх и независимо от заработной платы работника.

Это - краеугольный камень действующей российской системы правовой охраны служебных изобретений.

Размер вознаграждения, выплачиваемого авторам служебного изобретения, должен определяться договором, заключаемым между работодателем и работником. При этом для работодателя, принявшего служебное изобретение, заключение такого договора является обязательным.

К глубокому сожалению, действующее с 1 октября 2014 г. законодательство не содержит никаких обязательных норм, касающихся размеров (ставок) вознаграждения авторам служебных изобретений, порядка и сроков его выплаты. Есть лишь рекомендации по этим вопросам, которые перестают действовать и не применяются, как только между работником и работодателем заключено соглашение (договор) о вознаграждении за служебное изобретение (п. 5 ст. 1246 ГК РФ)*(1). Поэтому следует рекомендовать авторам не спешить с подписанием таких соглашений. Необходимо помнить: закон говорит, что автор имеет право на вознаграждение, выплачиваемое независимо от зарплаты, но его размер и условия выплаты определяются только договором между работодателем и работником. Правда, возникший спор можно перенести в суд. Однако и здесь нет ясности в том, какими критериями будет руководствоваться суд, решая вопрос о размере вознаграждения.

Договоры, касающиеся квазислужебных изобретений

Сам термин "квазислужебные изобретения" придуман мною, чем я очень горжусь. Полагаю, что этот термин не является самостоятельным результатом творческого труда и авторским правом не охраняется. Однако, на всякий случай отказываюсь от любых авторских прав на этот термин (п. 5 ст. 1233, ст. 1286-1 ГК РФ).

Квазислужебным мы предлагаем именовать такое изобретение, которое создано работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Как указано в п. 5 ст. 1370 ГК РФ такие изобретения не являются служебными. А это значит, что право на получение патента (и исключительное право) на такое изобретение к работодателю не переходит.

Тем не менее, на квазислужебное изобретение устанавливается особый режим: работодатель вправе потребовать либо предоставления безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование данного изобретения для собственных нужд в течение всего срока действия исключительного права, либо возмещения расходов, понесенных им (работодателем) в связи с созданием такого изобретения. В любом случае указанные требования работодателя должны оформляться договором между работодателем и работником.

Заключение

По сути дела в настоящей статье рассматриваются те же вопросы, которые затрагивались в статье Г.А. Шлойдо*(2).

Г.А. Шлойдо - заслуженный изобретатель РСФСР, по моему мнению, вспоминает о "золотом веке" - времени существования советского изобретательского права. Ныне наступил "железный век", где на смену изобретательскому праву пришла совершенно новая модель охраны (или, по выражению Г.А. Шлойдо, новая "парадигма защиты") исключительных прав - патентное право. Во времена изобретательского права автор изобретения передавал свою техническую идею советскому государству и получал за это гарантированное вознаграждение. Советское государство само оформляло все заявочные документы, заботилось о внедрении изобретений, осуществляло зарубежное патентование и т.п.

В патентном праве, с появлением свободного рынка, автор, по-прежнему, признается автором созданной им технической идеи: никакого совершенствования ("усиления") законодательства по этому вопросу не требуется.

В патентном праве в руках автора изобретения может оказаться исключительное патентное право - потенциальное или существующее на основе полученного патента. Это имеет место примерно в 50-ти процентах случаев (когда изобретение не является служебным, а также, если работодатель не принял служебное изобретение). В этих случаях исключительное право позволяет автору добиваться для себя выгодных условий использования изобретения. Но, конечно, автор должен сам позаботиться о своих правах.

И лишь в тех случаях, когда исключительное право на изобретение перешло от автора к работодателю (на служебное изобретение), когда автору, не имеющему исключительного права, приходится заключать договор со своим работодателем о размере причитающегося вознаграждения, законодатель должен защитить автора изобретения - более слабую сторону договора, установив обязательные минимальные ставки вознаграждения и порядок выплаты вознаграждения. К сожалению, это пока не сделано.

Литература

1. В. Калятин Изменения Гражданского кодекса РФ в сфере патентного права и секретов производства // Хозяйство и право, 2014, N 9.

2. Г.А. Шлойдо Сделки с предварительным соглашением как основание защиты имущественных прав изобретателя // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права, 2015, N 2.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) См., В. Калятин. Изменения Гражданского кодекса РФ в сфере патентного права и секретов производства // Хозяйство и право, 2014, N 9, с. 60.

*(2) Шлойдо Г.А. Сделка с предварительным соглашением как основание защиты имущественных прав изобретателя // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права, 2015, N.