Международные соглашения об охране промышленной собственности Российской Федерации на основе нового патентного закона (В.И. Афанасьева, журнал "Образование и право", N 1, январь 2016 г.)

Международные соглашения об охране промышленной собственности Российской Федерации на основе нового патентного закона

В.И. Афанасьева,

доктор юридических наук,

профессор кафедры теории

и истории права и государства РААН

Журнал "Образование и право", N 1, январь 2016 г., с. 61-67.

Принятые законы "О промышленных образцах" от 10.07.1991 N 2329-1 и "Об изобретениях в СССР" от 23.09.1992 N 3517-1 подтвердили право граждан и юридических лиц на патентование разработок в зарубежных странах и свободное заключение ими лицензионных соглашений с зарубежными пользователями.

С целью оказания заявителям методической помощи в этом непростом деле Патентным ведомством СССР были разработаны Методические рекомендации по патентованию изобретений в зарубежных странах [1, с. 26-51; 4, с. 5].

Новый Патентный закон РФ от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ, введенный в действие с 11 марта 2003 г., исходит из того же принципа, что и патентование разработки в зарубежных странах, равно как и продажа патента и выдача лицензий иностранным пользователям относится по общему правилу к исключительной компетенции лиц, имеющих право на разработку.

Запрещение подобных действий может быть обусловлено лишь соображениями сохранения секретности в отношении разработок, относящихся к сфере обороны и государственной безопасности. Передача вопросов зарубежного патентования и коммерческой реализации разработок за границей в ведение самих разработчиков и иных правообладателей значительно расширяет сферу их исключительных прав. Однако необходимо и умение пользоваться предоставленной свободой.

Патентование охватывает собой целый комплекс мер по обеспечению правовой охраны разработок за границей, который включает: отбор разработок для патентования; подготовку заявок на выдачу патентов; подачу заявок на выдачу патентов в соответствующие патентные ведомства; ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы заявок; введение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами; получение патентов; оплату пошлин за юридически значимые действия при осуществлении делопроизводства по заявкам на патенты и полученным патентам, а также услуг патентных поверенных; поддержание в силе заявок на патенты и выданных патентов.

Для осуществления всех этих действий необходимы специальные знания, владение соответствующей информацией, а иногда и специальный статус (например, статус патентного поверенного). Кроме того, зарубежное патентование требует немалых валютных средств. Если в прежние времена все расходы брало на себя государство, то теперь их должны нести сами заявители.

В нынешних условиях данное обстоятельство закрывает для индивидуальных заявителей из России возможность запатентовать свою разработку за рубежом от своего имени. Единственным выходом для них является либо уступка своей разработки фирме, располагающей валютой, либо привлечение такой фирмы к несению валютных расходов на иных договорных условиях.

В соответствии с действующим законодательством патентование разработок в зарубежных странах может осуществляться заявителем как самостоятельно, так и с помощью специализированных предприятий, оказывающих патентные услуги, или патентных поверенных. Второй путь предпочтителен, так как он обеспечивает не только более высокое качество патентных материалов, но в конечном счете и экономию сил и средств заявителей.

Чрезвычайное значение имеет выбор оптимальной процедуры патентования. Он осуществляется в зависимости от предполагаемых рынков сбыта объектов техники, сроков подачи заявок на патенты, условий получения патентов, требований патентных законодательств стран патентования, их участия в международных и региональных договорах об охране промышленной собственности, наличия необходимых валютных средств на патентование и т.д.

Патентование разработок в соответствии с требованиями национальных законодательств, то есть патентование по традиционной процедуре, осуществляется, как правило, при выявленной перспективе реализации продукта в отдельных странах или в странах, которые не являются участниками международных, в том числе региональных, соглашений об охране промышленной собственности. Документы, заявки, направляемые в каждую из стран патентования, должны быть оформлены по правилам, которые установлены национальным патентным законодательством. Следует учитывать, что эти правила в разных странах не совпадают друг с другом. Различными могут быть не только состав документов заявки, но и порядок заполнения совпадающих документов, разные требования могут предъявляться к их юридическому оформлению и т.п.

Таким образом, зарубежное патентование по традиционной процедуре требует детального знания патентного законодательства тех стран, в которых испрашивается охрана разработки.

При патентовании изобретений за границей по процедуре, установленной Договором о патентной кооперации (РСТ), заявитель подает одну заявку (международную) с указанием стран (из числа участниц РСТ), в которых он намеревается получить патенты. Заявители из России оформляют такую заявку на русском языке и направляют ее в Патентное ведомство РФ. В соответствии со ст. 3 Договора международная заявка состоит из заявления на специальном бланке, описания изобретения, формулы изобретения, чертежей, если они необходимы, реферата.

Международная заявка с установленной датой подачи имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве, при этом дата международной подачи рассматривается как дата фактической подачи заявки в каждом указанном государстве.

Патентное ведомство РФ, которое для заявителей из России является не только получающим ведомством, но и международным поисковым органом, а также органом международной предварительной экспертизы, направляет первый экземпляр международной заявки в Международное бюро ВОИС для регистрации, а на основе второго экземпляра проводит международный поиск. Поиск проводится в соответствии с едиными требованиями РСТ с целью выявления уровня техники по предмету заявки. По итогам поиска готовится отчет, представляющий собой перечень документов, которые должны быть приняты во внимание при проведении экспертизы. Отчет о международном поиске направляется заявителю и в Международное бюро ВОИС. Для оказания помощи заявителям к отчету прилагаются рекомендации, которые не имеют обязательного характера.

Получив отчет о международном поиске, заявитель самостоятельно оценивает перспективы получения патентной охраны своей разработки в указанных странах. Он может изъять свою заявку, сохранить поданную им заявку в неизменном виде или внести изменения в формулу изобретения и дать соответствующие объяснения согласно правилу 46 Инструкции к РСТ [6; 7, с. 91-96; 3, с. 14-36]. В последнем случае материалы уточненной заявки направляются заявителем непосредственно в Международное бюро ВОИС в течение двух месяцев с даты получения отчета о международном поиске.

По обоснованной просьбе заявителя по международной заявке может быть проведена международная предварительная экспертиза, в ходе которой исследуются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость изобретения. Результаты экспертизы оформляются заключением, копии которого через Международное бюро ВОИС рассылаются в избранные заявителем страны, а также вручаются самому заявителю.

В течение двух месяцев заявитель должен окончательно решить, в каких странах он желает получить патенты. Избрав такие страны, заявитель готовит переводы международной заявки на языки стран патентования и направляет их в национальные патентные ведомства соответствующих стран.

Дальнейшее рассмотрение заявок и выдача охранных документов на изобретения осуществляются в соответствии с национальной процедурой, принятой в странах патентования. Использование процедуры РСТ связано с дополнительными затратами по сравнению с патентованием по традиционной процедуре - уплатой международной пошлины в пользу Международного бюро ВОИС. Она оплачивается в швейцарской валюте и состоит из "основной пошлины" и "пошлины за указание", зависящей от количества испрашиваемых национальных или региональных патентов.

При изъятии указания (одной или нескольких стран) в течение приоритетного года пошлины за указание этих стран не будут оплачиваться. Основная же пошлина уплачивается в течение одного месяца с даты получения международной заявки. Кроме международной пошлины, Патентное ведомство РФ взимает пошлины в рублях за пересылку, поиск, а также в необходимых случаях за международную предварительную экспертизу и за подготовку приоритетных документов и копий документов, цитируемых в отчете о международном поиске или заключении международной предварительной экспертизы.

Однако несение дополнительных финансовых расходов, связанных с подачей международной заявки, в большинстве случаев оправданно другими преимуществами данной процедуры. Ее использование целесообразно, например, в следующих случаях: а) когда необходимо получить конвенционный приоритет, и он может быть сохранен только подачей международной заявки; б) когда необходимо получить более ранний приоритет при невозможности использования конвенционного приоритета, например, когда приоритет по первой заявке потерян или первая заявка дефектна.

Важность закрепления приоритета может определяться предстоящим выпуском на рынок изделий, в которых использованы рекомендуемые для патентования изобретения, планируемой публикацией или демонстрацией и т.д.

При необходимости проводятся дополнительные исследовательские работы по перспективным изобретениям, испытания, определения работоспособности, экономических и технических характеристик, выяснение перспектив их коммерческой реализации на внешнем рынке и т.п. До перевода международной заявки на национальный уровень заявитель располагает достаточным временем для того, чтобы определить целесообразность продолжения патентования изобретения во всех указанных им государствах или изъять международную заявку.

Применение процедуры РСТ, как правило, экономически целесообразно при патентовании изобретения в четырех и более странах - участницах Договора о патентной кооперации. Патентование изобретений в странах ближнего зарубежья, обеспечиваемое Евразийской патентной конвенцией, осуществляется путем подачи заявки в Евразийское патентное ведомство, расположенное в Москве.

Заявители из стран - участниц конвенции подают евразийскую заявку через национальное патентное ведомство, если это требуется законодательством соответствующего государства. Евразийское патентное ведомство проверяет соответствие заявки формальным требованиям конвенции и Патентной инструкции и проводит по ней поиск. По результатам поиска составляется отчет о поиске, который высылается заявителю.

По истечении 18 месяцев с даты подачи заявки или, если испрошен приоритет, с даты приоритета Евразийское патентное ведомство публикует заявку вместе с отчетом о поиске. Затем, если от заявителя поступит ходатайство, которое должно быть подано по истечении шести месяцев с даты публикации отчета о поиске, Евразийское патентное ведомство проводит экспертизу заявки по существу.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче евразийского патента принимается от имени Евразийского патентного ведомства коллегиями, состоящими каждая из трех экспертов, являющихся штатными сотрудниками Евразийского патентного ведомства. При несогласии с решением Евразийского патентного ведомства заявитель может в трехмесячный срок с даты получения уведомления об отказе в выдаче патента подать возражение, которое должно быть рассмотрено коллегией Евразийского патентного ведомства. В состав данной коллегии должны входить, по крайней мере, два эксперта, ранее не принимавшие решения по существу заявки.

Отказ Евразийского патентного ведомства в выдаче евразийского патента не лишает заявителя возможности получить национальный патент в каком-либо из государств, участвующих в конвенции.

До истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского патентного ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления об отказе в удовлетворении возражения заявитель может подать в Евразийское патентное ведомство ходатайство с указанием тех участвующих в конвенции государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре. При этом евразийская заявка данного заявителя считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное патентное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством.

Данная заявка в дальнейшем рассматривается по национальной процедуре при условии, что заявитель уплатил национальному патентному ведомству требуемые национальные пошлины. При подаче евразийской заявки уплачивается единая процедурная пошлина за подачу заявки, поиск, публикацию и другие процедурные действия. Кроме того, особые пошлины уплачиваются при подаче в Евразийское патентное ведомство ходатайства о проведении экспертизы по существу, за подачу возражения при несогласии заявителя с решением об отказе в выдаче евразийского патента, а также за выдачу евразийского патента.

Все указанные выше пошлины уплачиваются в пользу Евразийского патентного ведомства и служат для него одним из источников покрытия расходов на его деятельность. В дальнейшем Евразийскому патентному ведомству уплачиваются и ежегодные пошлины за поддержание евразийского патента в силе в тех государствах-участниках конвенции, в которых патентовладелец желает получить (продлить) охрану. Размеры этих пошлин устанавливаются каждым из участвующих в конвенции государств самостоятельно.

Данные пошлины распределяются между Евразийским патентным ведомством и соответствующим государством в пропорции, устанавливаемой Административным советом при условии, что не менее одной пятой от размера пошлины, полученной за каждое указанное патентовладельцем государство, принадлежит Евразийскому патентному ведомству.

Национальные патентные ведомства, в которые поданы евразийские заявки, взимают также пошлину за проверку заявок на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылку заявок в Евразийское патентное ведомство.

Конвенцией о выдаче европейских патентов, участниками которой являются 14 государств Европы, создана единая процедура выдачи патента, действующего на территории стран-участниц конвенции. При патентовании изобретений за границей по процедуре, предусмотренной Конвенцией о выдаче европейских патентов, заявитель оформляет заявку на английском, немецком или французском языке и направляет ее непосредственно в созданное государствами-участниками Европейское патентное ведомство (г. Мюнхен) или в его филиал в Гааге.

Заявка составляется по единым правилам и должна содержать: заявление о выдаче европейского патента; описание изобретения; один или несколько пунктов формулы изобретения; чертежи, на которые сделаны ссылки в описании или формуле изобретения; реферат. Заявка на европейский патент имеет во всех государствах-участниках силу правильно оформленной национальной заявки.

По заявке проводится формальная экспертиза для проверки правильности ее составления, а затем европейский поиск. Отчет о поиске пересылается заявителю вместе с копиями всех цитируемых документов. После получения отчета заявитель может по своей инициативе изменить описание изобретения, его формулу и чертежи. По ходатайству заявителя по его заявке проводится экспертиза.

Патент, выданный после проведения экспертизы, предоставляет его обладателю в каждом государстве-участнике, для которого он выдан, те же права, которые ему предоставлял бы выданный в этом государстве национальный патент. Поэтому получение европейского патента не исключает возникновения коллизий в странах, где он будет действовать как национальный патент, в силу различий законодательства.

Отказ в выдаче европейского патента лишает возможности получения охраны в указанных в заявке на европейский патент странах в связи с публикацией заявки. Поэтому в ряде случаев заявитель по наиболее коммерчески перспективным изобретениям испрашивает двойную защиту, подавая одновременно национальную заявку и заявку на европейский патент с указанием той же страны.

Европейский патент может быть получен также по процедуре РСТ. Для этого при подаче международной заявки наряду со странами-участницами РСТ указывается европейский патент. При переводе международной заявки на национальную стадию заявка должна быть переведена на один из официальных языков Европейского патентного ведомства и направлена в Мюнхен (Гаагу) с перечислением стран - участниц конвенции, в которых заявитель желает получить охрану изобретения на основе европейского патента.

Подача заявки на европейский патент сопровождается уплатой заявочной пошлины и пошлины за поиск. Уплата этих пошлин должна быть произведена в течение одного месяца с момента подачи заявки. Особые пошлины взимаются также за указание государств, в которых должна быть обеспечена патентная охрана, и за проведение экспертизы.

Решением Административного совета конвенции от 15 декабря 1994 г. заявителям из России и других стран СНГ установлена льгота.

С 1 апреля 1995 г. в соответствии с данной льготой при проведении поиска в Европейском патентном ведомстве в течение трех лет была снижена соответствующая пошлина на 75% [5, с. 250-281; 2].

Процедура получения европейского патента дает определенные преимущества заявителю в сравнении с традиционной процедурой патентования. Так, он готовит одну заявку на одном языке, которая подается в Патентное ведомство через одного патентного поверенного. В то же время полученный патент обеспечивает охрану изобретения сразу в нескольких странах - участницах конвенции.

Процедура получения европейского патента, как правило, экономически выгодна, когда европейский патент испрашивается не менее чем в четыре страны.

Возможность получения патентов, действующих на территории нескольких государств, наряду с Конвенцией о выдаче европейских патентов предоставляют и некоторые другие региональные соглашения, в частности соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности, Африканской региональной организации по охране промышленной собственности и др.

Положения и требования этих соглашений в основном аналогичны положениям и требованиям Договора о патентной кооперации и Конвенции о выдаче европейских патентов.

Таким образом, правовая охрана российских разработок за рубежом может быть обеспечена путем использования различных процедур патентования. Каждая из этих процедур имеет и преимущества, и недостатки, которые должны учитываться заявителями.

Проблема зарубежного патентования тесно связана с проблемой уступки патентных прав и выдачи разрешений на использование запатентованных разработок иностранным физическим и юридическим лицам. Создание более благоприятных условий для реализации патентов и заключения лицензионных соглашений с иностранными партнерами - одна из важных целей зарубежного патентования.

Дело в том, что наличие патента значительно укрепляет позиции приобретателя лицензии на рынке, обеспечивая ему, в частности, при получении исключительной лицензии монопольное положение. Поэтому перспективы реализации патентных лицензий, равно как и цены на них, как правило, выше, чем тогда, когда объектом сделки является незапатентованная разработка.

Патентный закон РФ не устанавливает каких-либо дополнительных ограничений или условий в отношении заключения лицензионных соглашений и договоров об уступке патентных прав с иностранцами. Совершение таких договоров не требует получения разрешений каких-либо государственных органов, что было характерно для прежнего, советского законодательства. Сейчас все подобные договоры заключаются в общем порядке, установленном патентным законодательством Российской Федерации.

Список литературы

[1] Вопросы изобретательства. 1991. N 9.

[2] Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказании услуг типа инжиниринг, утв. Госкомизобретений 26 января 1979 г.

[3] Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции, утверждена Административным советом Евразийской патентной организации 1 декабря 1995 г. // Патенты и лицензии. 1996. N 3.

[4] Патенты и лицензии. 1995. N 6.

[5] Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г., раздел VII. Указания о порядке патентования советских изобретений заграницей, утв. Госкомизобретений СССР 12 ноября 1981 г. // Сборник нормативных актов по изобретательству и рационализации. М., 1983.

[6] Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2007.

[7] Соглашение между Российским агентством по патентам и товарным знакам и Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности о выполнении Российским агентством по патентам и товарным знакам функций Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации // Интеллектуальная собственность. 1998. N 2.