Актуальные проблемы права преждепользования (Д.С. Анпилогова, журнал "Образование и право", N 11-12, ноябрь-декабрь 2015 г.)

Актуальные проблемы права преждепользования

Д.С. Анпилогова,

студентка группы ВЮ4-1А юридического факультета

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Научный руководитель:

Р.Ш. Рахматулина,

кандидат юридических наук,

доцент кафедры "Гражданское право" юридического факультета

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Журнал "Образование и право", N 11-12, ноябрь-декабрь 2015 г., с. 310-315.

Под правом преждепользования, как указано в п. 1 ст. 1361 ГК РФ, понимается деятельность лица по добросовестному использованию созданного независимо от автора тождественного решения на территории Российской Федерации. Такое лицо сохраняет за собой право на дальнейшее использование решения в таком же объеме. Таким образом, основанием возникновения права преждепользования является следующий фактический состав:

- объект (решение) тождествен запатентованному объекту;

- создан независимо от автора запатентованного объекта, но не обязательно преждепользователем;

- начал использоваться лицом, претендующим на право преждепользования, до даты приоритета запатентованного объекта, или к этому им были сделаны необходимые приготовления;

- такое использование или приготовление были добросовестными.

Содержанием права преждепользования является обеспеченная законом возможность лица безвозмездно использовать тождественный запатентованному объект, несмотря на возникшее исключительное право, но только в том объеме, который был им достигнут на дату приоритета или обусловлен сделанными в этот день приготовлениями.

Несмотря на кажущуюся ясность правовой нормы о праве преждепользования и имеющуюся судебную практику ее применения, вопрос о содержании и субъектах данного права требует глубокого изучения. Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных в п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

1. Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу о взыскании убытков и упущенной выгоды. ЗАО обратилось со встречным исковым заявлением о признании за ним права преждепользования на техническое решение.

Решением Арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, исковые требования ЗАО удовлетворены частично. В удовлетворении остальной части иска отказано. Встречные исковые требования ЗАО оставлены судами обеих инстанций без удовлетворения. ЗАО обратилось с кассационной жалобой. Арбитражный суд передал кассационную жалобу по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе заявитель ссылается на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также на нарушение норм материального и процессуального права. Суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения.

При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой;

б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя; это означает, что решение "не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель";

в) добросовестность использования решения;

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

д) объем преждепользования.

Как обоснованно указано судами первой и апелляционной инстанций, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования; право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета). При этом ответчик должен указать на объем использования и представить доказательства этого объема.

Бремя доказывания обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение права преждепользования, возлагается на лицо, заявляющее о наличии у него данного права (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). По ходатайству ЗАО (истец) была назначена комиссионная судебная экспертиза. Из заключений экспертов следует отсутствие оснований для признания факта преждепользования изобретением. Решение по делу оставили без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

2. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к другому обществу с требованием прекратить действия, нарушающие исключительные права истца - обладателя патента на промышленный образец, выразившиеся в изготовлении и монтаже рекламоносителей, и демонтировать рекламоносители ответчика.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал, указывая на неидентичность изготовленных им рекламоносителей промышленным образцам истца.

Суд установил, что истец является обладателем патента на промышленный образец. Определением арбитражного суда назначена экспертиза для разрешения требующего специальных познаний вопроса о наличии или отсутствии в размещенных ответчиком рекламоносителях всех существенных признаков промышленного образца по патенту истца. Экспертизой установлено наличие в рекламоносителях ответчика как всех существенных признаков промышленного образца по патенту истца, так и некоторых дополнительных признаков. Несмотря на имеющиеся различия между промышленным образцом истца и объектами, изготовленными ответчиком, суд заявленные требования удовлетворил, указав, что Патентный закон для признания факта нарушения патента на промышленный образец не требует полной идентичности художественно-конструкторского решения изделия, защищенного патентом, и изделия, изготовленного иным лицом. Наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца истца, не является основанием отказа в признании факта изготовления изделия ответчика с использованием запатентованного промышленного образца.

Суд указал, что наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца истца, не может служить основанием отказа в признании факта изготовления изделия ответчика с использованием запатентованного промышленного образца.

4 апреля 2014 г. на заседании научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам (далее - СИП) обсуждались вопросы споров о праве преждепользования. Первым вопросом, вынесенным на обсуждение, стало сохранение права на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования за преждепользователем (как указано в п. 1 ст. 1361 ГК РФ). Говоря об объеме преждепользования в отношении качественного или количественного объема использования тождественного решения, совет видит ограничения в качественной плоскости. Если право преждепользования признано за преждепользователем в судебном порядке, то таких ограничений на осуществление быть не должно. Объем прав патентообладателя определяется в совокупности специальных условий, фиксирующих объем прав изобретателя и, следовательно, преждепользователя и устанавливающих пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

Поскольку проблема количественных ограничений не одна, члены Совета дискутировали о проблеме допустимых форм и способов использования. Преждепользование допустимо в рамках такой предпринимательской деятельности, которую осуществляет преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то не может стать его производителем, и наоборот. В противном случае допускается ничем не обоснованная конкуренция с патентообладателем.

Говоря о научной основе, которая является фундаментом при формировании алгоритма при разрешении судебных споров, под целью института преждепользования понимается установление баланса между двумя добросовестными лицами. Необходимо сохранить стабильность патента и защитить инвестиции автора тождественного решения.

3. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о прекращении нарушения исключительных прав на полезную модель. В обоснование заявленного требования истец указал на использование ответчиком при производстве выпускаемых им изделий полезной модели, обладателем патента на которую является истец.

Ответчик иск не признал, пояснив, что также является обладателем патента на полезную модель и именно эту полезную модель использует при производстве изделий. Индивидуальный предприниматель сослался на использование им в производимых изделиях иного технического решения, чем у истца. Суд заявленное требование удовлетворил по следующим основаниям.

Истец обладает исключительными правами на полезную модель с более ранней датой приоритета, нежели ответчик. Запатентованная полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в п. 1 ст. 10 Патентного закона, в отношении продукта или способа.

Согласно заключению эксперта по итогам проведения назначенной судом патентоведческой экспертизы в изготавливаемом ответчиком изделии использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели истца. Соглашения о передаче исключительных прав на использование полезной модели между патентообладателем и ответчиком не заключалось.

При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию полезной модели истца являются нарушением патента. Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении иска отказал, указав следующее. Суд первой инстанции не учел, что и за истцом, и за ответчиком зарегистрировано право на соответствующие полезные модели. Согласно заключению эксперта ответчик использовал в изготавливаемом изделии каждый признак независимой формулы полезной модели истца, однако при этом сам являлся обладателем прав на полезную модель с такими же признаками независимой формулы. Если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном в ст. 29 Патентного закона. В случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на иной патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявки на выдачу патента.

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Еще одна проблема, которая давно назрела, - так называемое право преждепользования, а именно недобросовестной конкуренции в праве преждепользования.

В настоящее время антимонопольная служба разрешает такие споры, применяя ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции. Согласно данной норме, "не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг". При установлении в суде юридического факта использования тождественного решения категория добросовестности применяется для определения имущественных последствий, вытекающих из установленного юридического факта как для заявителя, так и для патентообладателя. Лицо, использующее тождественное решение и обращающееся в суд за признанием за собой факта использования и объема использования тождественного решения, предполагается, согласно п. 3 ст. 10 ГК РФ, добросовестным пользователем в том объеме, в котором оно желает установить за собой факт использования для приобретения права безвозмездно использовать данный объект (право преждепользования). Предъявление к этому лицу патентообладателем требования о прекращении использования прекращает добросовестность.