Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его толковании (В.Ю. Джермакян, журнал "Журнал Суда по интеллектуальным правам", N 10, декабрь 2015 г.)

Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его толковании

В.Ю. Джермакян,

кандидат технических наук,

член "Российской национальной группы Международной

ассоциации интеллектуальной собственности (AIPPI)",

советник юридической фирмы "Городисский и Партнеры"

Журнал "Журнал Суда по интеллектуальным правам", N 10, декабрь 2015 г., с. 37-50.

В опубликованном*(1) проекте "Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и документам, которые заявитель вправе представить в процессе предоставления государственной услуги, и их формы", (далее - Требования), подготовленном Роспатентом*(2), в абз. 3 п. 2 поясняется, что следует понимать под устройством для целей настоящих Требований:

"К устройствам отнесены изделия, являющиеся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве. Совокупность конструктивных элементов признается обладающей функционально-конструктивным единством, если конструктивные элементы устройства соединены между собой сборочными операциями (выделено автором), например: свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой (конструктивное единство); и в соединении обеспечивают реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство)".

Указанное условие - "если конструктивные элементы устройства соединены между собой сборочными операциями", как представляется, сделано вопреки позиции по данному вопросу, высказанной в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. по делу N СИП-926/2014, в котором однозначно сказано:

"В целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности. Физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства (выделено автором). При этом совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством".

Чтобы понять, о чем шла речь в названном Постановлении Суда по интеллектуальным правам, рассмотрим суть представленного в нем спора по заявке N 2013131362/08 на выдачу патента на полезную модель "Система автоматического определения нарушений правил парковки", которую Роспатент и суды не отнесли к устройству как объекту полезной модели. Но акцентируем внимание на мотивациях Президиума Суда по интеллектуальным правам, которые, как представляется, Роспатент, удовлетворившись тем, что его решение не было отменено судом, так и не понял до конца, т.к. иначе бы не появилось в проекте Требований совершенно не отвечающее реальности и более чем 45-летней практике работы отечественного патентного ведомства еще со времен существования Госкомизобретений СССР, столь одиозное толкование устройства как объекта изобретения*(3).

В заявке N 2013131362/08 была представлена полезная модель "Система автоматического определения нарушений правил парковки", совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

"1. Система автоматического определения нарушений правил парковки, содержащая видеокамеру, соединенную с электронно-вычислительным устройством, которое содержит память с управляющей программой, отличающаяся тем, что видеокамера под управлением электронно-вычислительного устройства выполнена с возможностью автоматического циклического пошагового перемещения по заданным точкам траектории, при этом формирования изображения части зоны парковки в каждой точке траектории, причем совокупность изображений частей зоны парковки, сформированных во всех точках траектории перемещения видеокамеры, составляет изображение всей зоны парковки, а также с возможностью передачи каждого изображения части зоны парковки в электронно-вычислительное устройство, которое выполнено с возможностью определения присутствия на изображении, по меньшей мере, одного транспортного средства и распознавания номера его государственного регистрационного знака. При этом записи в базу данных в памяти изображения, на котором присутствует транспортное средство, даты и времени формирования этого изображения и номера государственного регистрационного знака транспортного средства, присутствующего на этом изображении; кроме того, электронно-вычислительное устройство выполнено с возможностью определения наличия в базе данных совпадающих номеров государственных регистрационных знаков, интервал между временами формирования первого и последнего изображений которых превышает заданное значение максимально разрешенного времени парковки, при этом определения в качестве нарушителей правил парковки транспортных средств, которым принадлежат эти совпадающие номера государственных регистрационных знаков, и формирования для каждого транспортного средства нарушителя информации о факте нарушения правил парковки.

2. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что видеокамера выполнена в виде поворотной видеокамеры с возможностью формирования видеоизображения и/или отдельных фотоизображений.

3. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что видеокамера выполнена в виде стационарной поворотной высокоскоростной сетевой видеокамеры с разрешением HDTV, выполненной с возможностью автоматического циклического пошагового вращения по заданным точкам траектории.

4. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что видеокамера соединена с электронно-вычислительным устройством по беспроводному или проводному каналу передачи данных.

5. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что видеокамера выполнена с возможностью перемещения по точкам траектории, заданным пользователем посредством электронно-вычислительного устройства и занесенным в память на этапе настройки системы.

6. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что видеокамера выполнена с возможностью перемещения по точкам траектории, для каждой из которых фокусное расстояние видеокамеры, определяющее масштаб и резкость изображения части зоны парковки, задано пользователем посредством электронно-вычислительного устройства и занесено в память на этапе настройки системы.

7. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство выполнено с возможностью определения наличия в базе данных совпадающих номеров государственных регистрационных знаков, интервал между временами формирования первого и последнего изображений которых превышает заданное пользователем посредством электронно-вычислительного устройства и занесенное в память на этапе настройки системы значение максимально разрешенного времени парковки.

8. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что заданное значение максимально разрешенного времени парковки равно времени остановки и/или стоянки, максимально разрешенному по правилам дорожного движения или правилам парковки.

9. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство выполнено с возможностью формирования для каждого транспортного средства нарушителя информации о факте нарушения правил парковки путем извлечения из базы данных номера государственного регистрационного знака транспортного средства нарушителя; даты и времени формирования первого изображения транспортного средства нарушителя; даты и времени формирования последнего изображения транспортного средства нарушителя, сформированного через интервал, превышающий заданное значение максимально разрешенного времени парковки; географического адреса или координат зоны парковки; увеличенного изображения государственного регистрационного знака транспортного средства нарушителя, которое является фрагментом последнего изображения транспортного средства нарушителя; первого изображения транспортного средства нарушителя; последнего изображения транспортного средства нарушителя.

10. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство содержит средство передачи данных, выполненное с возможностью передачи информации о факте нарушения правил парковки в удаленный центр обработки информации.

11. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство содержит средство передачи данных, выполненное с возможностью передачи информации о факте нарушения правил парковки в удаленный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП ОДД) ГИБДД ГУ МВД России.

12. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство содержит средство передачи данных, выполненное с возможностью передачи информации о факте нарушения правил парковки по беспроводному или проводному каналу передачи данных.

13. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство выполнено с возможностью определения наличия в базе данных совпадающих номеров государственных регистрационных знаков после каждого шага перемещения видеокамеры по заданным точкам траектории".

Экспертиза ФИПС*(4) отказала в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что "...заявленный объект представляет собой распределенную информационную систему, части которой не находятся в конструктивном единстве, поскольку выше указанные средства, а именно, видеокамера, электронно-вычислительное устройство и база данных разнесены в пространстве и не находятся в едином корпусе (выделено автором, - В.Д.). Таким образом, заявленное решение не является устройством и не может быть защищено патентом на полезную модель".

Коллегия палаты по патентным спорам, поддерживая решение экспертизы, отметила в своем заключении, что "к устройствам относятся объединенные в единое целое различные средства, если в результате объединения создано новое устройство, части которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи", а далее коллегия отметила: "Заявленная система автоматического определения нарушений правил парковки не является характеристикой одного устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленной системы. Видеокамера и электронно-вычислительное устройство, имеющее память с управляющей программой, не представляют собой единую конструкцию или изделие... (выделено автором, - В.Д.)".

Основываясь на данном заключении, Роспатент вынес окончательное решение об отказе в выдаче патента, с которым заявитель не согласился, обжаловал его в суде и дошел до Президиума Суда по интеллектуальным правам*(5).

Прежде чем анализировать мотивировки принятого в 2015 г. Постановления СИП, напомним ставшие уже историческими критерии конструктивно-функционального единства устройства как объекта патентного права.

В Указаниях по составлению заявки на изобретение (ЭЗ-1-74), в п. 28*(6), абз. 2 п. Г было указано:

"Заявка на выдачу авторского свидетельства или патента на изобретение, объектом которого является комплексное устройство, например агрегат, линия, система*, аппарат, комбайн и т. п., подается, как правило, на комплексное устройство в целом, если совокупность существенных признаков относится к принципиальной схеме (принципиальному конструктивному выполнению) этого устройства и положительный эффект достигается благодаря этой новой совокупности существенных признаков комплексного устройства, а не является простой суммой эффектов, относящихся к его отдельным частям..." В отсылке*, раскрывающей примеры систем, указано:

"*Например: регулирующие и управляющие системы общего назначения: системы передачи сигналов; широковещательные распределительные системы; системы телефонной связи, комбинированные с другими электрическими системами; системы управления тормозами транспортных средств и их элементы".

Как видим, систему, примеры которой даны в Указаниях ЭЗ-1-74, всегда относили к комплексному устройству, включающему несколько отдельных устройств, если при этом соблюдались указанные выше требования патентоспособности тех времен.

В настоящее время понятие комплексного устройства, не применяется в поднормативных актах Роспатента, но это делается не потому, что оно содержало в своем определении ошибки, а потому, что составители российских правил были убеждены в том, что в отношении толкования объекта - устройства и его разновидностей уже не возникнет разного понимания.

Далее, в Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74)*(7), в п. 1.13. отмечалось, что "устройство как объект изобретения*(8) - это новое, обладающее существенными отличиями и дающее при изготовлении и (или) использовании положительный эффект сооружение, изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве".

Соблюдение условия функционально-конструктивного единства признаков устройства не было чем-то экзотическим для экспертизы тех времен.

В литературе и, в частности, статье В.Н. Дементьева*(9) (в те годы заведовал отделом методологии ВНИИГПЭ). Тогда пояснялся подход к оценке патентоспособности (охраноспособности) разных устройств. Отмечалось, что конструктивное единство следует понимать таким образом, что части устройства должны быть конструктивно взаимосвязаны. Отмечалось, что в требовании не только функционального, но и одновременно с ним конструктивного единства составных частей устройства нашел отклик сравнительно далеких лет, когда технические средства сводились только к механическим, хотя в электро и радиотехнических устройствах именно такая, чисто механическая связь между некоторыми составными частями зачастую отсутствует.

Приводился пример радиотехнической системы автоматической посадки самолета, одни элементы которой находятся на самолете, а другие - на земле.

Стоит обратить внимание на Инструкцию по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, утв. постановлением Госкомизобретений 29 января 1974 г., в п. 1.1.4. (второй абз.) которой отмечено следующее:

"Под устройствами, способами, веществами в настоящей Инструкции соответственно понимаются:

- изделия и орудия производства, т. е. машины, приборы, оборудование, аппараты, конструкции (в том числе строительные), их составные части (детали), а также все другие изделия, которые могут быть охарактеризованы конструктивными или схемными признаками и их сочетанием.

При этом следует иметь в виду, что в некоторых странах в соответствии с законом, правилами или практикой устройства могут, в свою очередь, подразделяться на несколько групп. Например, в США они делятся на машины и изделия, а в ФРГ - на изделия, орудия производства и схемы"*(10).

"Новое" толкование объекта "устройство" противоречит сложившейся десятилетиями практике отнесения объектов к категории устройств, и еще в Руководстве по методике предварительной и государственной научно-технической экспертизы изобретений*(11) было отмечено:

"Признаками устройства могут быть: А. Совокупность конструктивных элементов (деталей, узлов и т.п.), находящихся во взаимосвязи друг с другом, и взаимное их расположение.

Следует иметь в виду, что имеются объекты-устройства, отдельные части которых не имеют конструктивных связей и взаимодействуют посредством физической среды (например, электромагнитного поля). Таковы, например, система радиопередатчик-радиоприемник, системы для географических исследований и т.д., в которых отдельные части рассредоточены в пространстве".

С принятием ГК РФ (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ), ст. 1376 претерпела изменения, и теперь заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели, чем определяется в данном случае соблюдение требования единства полезной модели.

Однако новое условие соблюдение единства полезной модели, когда в заявке должна быть заявлена одна полезная модель, было истолковано Роспатентом уже не в отношении заявляемого объекта патентного права - полезной модели*(12), а как критерий толкования устройства как технического решения.

На практике мы получили классическую подмену тезиса, когда одну полезную модель - объект права подменили в дальнейших рассуждениях на одно устройство - вид технического решения, ошибочно поставив между ними знак равенства в дальнейших рассуждениях.

После таких вводных пояснений обратимся теперь к сущности мотиваций, приведенных в решении экспертизы Роспатента и Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам (далее - Президиум СИП) по делу N СИП-926/2014.

При рассмотрении заявки N 2013131362/08 на выдачу патента на полезную модель "Система автоматического определения нарушений правил парковки" экспертиза в запросе привела следующий довод:

"Признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели характеризуют средства, в совокупности представляющие собой распределенную информационную систему, части которой не находятся в конструктивном единстве, поскольку указанные средства, а именно входящие в состав системы видеокамера, электронно-вычислительное устройство и база данных, находятся не в едином корпусе".

Далее, опираясь на данный довод, 09 января 2014 г. Роспатент вынес решение о том, что заявленное решение не является устройством применительно к положениям п. 1 ст. 1351 ГК РФ.

После этого 18 февраля 2014 г. в Роспатент поступило возражение на названное решение, мотивированное тем, что "заявленная полезная модель полностью соответствует определению "устройство", поскольку представляет собой видеокамеру и электронно-вычислительное устройство, соединенные по беспроводному или проводному каналу передачи данных, которые, вопреки мнению Роспатента об обратном, в результате такого объединения образуют новое устройство, части которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи".

Однако Роспатент (палата по патентным спорам) принял 12.09.2014 г. решение об отказе в выдаче патента, что побудило заявителя обратиться в суд за судебной защитой нарушенного по его мнению права.

Суд первой инстанции не удовлетворил иск общества и указал на правомерность вынесенного Роспатентом решения об отказе в выдаче патента на полезную модель ввиду ее несоответствия положениям п. 1 ст. 1351 ГК РФ, действовавшего на дату подачи заявки.

Из материалов дела усматривается и судом первой инстанции подтверждено, что отказывая в выдаче патента, Роспатент руководствовался тем, что заявленная система автоматического определения нарушений правил парковки не является характеристикой одного устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленной системы.

Суд также отметил, что "в соответствии с пунктом 4.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель*(13), особенностью устройства является то, что оно является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. В частности, к устройствам можно отнести объединенные в единое целое различные средства, в том числе безусловно являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано новое устройство, то есть средство, части (элементы) которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи", и привел из Рекомендаций извлечение следующего содержания*(14):

"Такие продукты человеческой деятельности, как различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты и др.), наборы, комплекты и т.п., не могут быть отнесены к устройству, так как такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования (выделено автором, - В.Д.). Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели".

Президиум СИП в своем постановлении акцентировал внимание на том, что названные условия не являются безусловно достаточными*(15) для вывода о невозможности получить охрану системы в качестве полезной модели.

Касательно конкретной заявки Президиум СИП отметил, что установленная судом совокупность обстоятельств является необходимой и достаточной для вывода о том, что заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в формуле полезной модели (выделено автором, - В.Д.), не может быть зарегистрировано в качестве полезной модели, поскольку оно не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, объединенных для совместного использования, но не находящихся в конструктивном и функциональном единстве.

Из фразы "...в том виде, как оно представлено в формуле полезной модели", становится понятно, что Президиум СИП обратил внимание именно на признаки, которыми охарактеризована в патентной формуле заявленная полезная модель.

По ходу рассмотрения дела у Президиума СИП возникли вопросы относительно толкования указанного в п. 1 ст. 1351 ГК РФ понятия - устройство, а также понятия - единая конструкция или изделие, применительно к положениям ст. 1351 ГК РФ.

С целью выяснения смысла содержащихся в приведенной норме права понятий Президиум СИП просил ряд специалистов высказать профессиональное мнение, поставив перед ними вопросы следующие.

1. Что следует понимать под устройством в смысле п. 1 ст. 1351 ГК РФ?

2. Как следует трактовать понятие единой конструкции или изделия применительно к положениям ст. 1351 ГК РФ?

3. Понимается ли под этим термином необходимость физического совмещения в единый корпус нескольких устройств, объединенных для совместного использования?

4. Возможна ли выдача патента на полезную модель на систему устройств (объединенных для совместного использования, размещенных в разных местах, в том числе на значительном удалении друг от друга, но соединенных между собой посредством проводной либо беспроводной связи, как находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи) или же подобным техническим решениям может быть предоставлена правовая охрана только как изобретениям?

5. Если возможна выдача патента на полезную модель на систему устройств, то приводит ли совместное использование таких устройств к созданию нового устройства с новой функцией? Не является ли оценка того, появилось ли новое устройство, элементом экспертизы заявки на полезную модель по существу?

С ответами специалистов читатели могут самостоятельно ознакомиться по тексту Постановления СИП, который высказал свою мотивировку, являющуюся основополагающей не только в данном деле, но и для всех подобных дел, когда встает вопрос о толковании объекта - устройство.

Мотивировка Президиума СИП:

"В целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности. Физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства. При этом совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством".

К этой мотивировке мы еще вернемся, а пока приведем оценочную характеристику заявленной полезной модели по заявке N 2013131362/08, приведенную Президиумом СИП со ссылкой на решение суда первой инстанции:

"Суд первой инстанции, проанализировав формулу полезной модели, установил, что спорное техническое решение состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение, а именно из видеокамеры, формирующей изображение и передающей его в электронно-вычислительное устройство по проводному или беспроводному каналу, и самого электронно-вычислительного устройства с управляющей программой в памяти, учитывающего необходимые данные и формирующего для каждого транспортного средства нарушителя информацию о факте нарушения правил парковки. Все эти средства, входящие в состав заявленного решения, являются самостоятельными устройствами. Возможность использования данных устройств в системе автоматического определения нарушений правил парковки, как следует из формулы и описания заявки, обусловлена не конструкторской доработкой этих устройств, а использованием программного обеспечения (управляющей программы) в памяти электронно-вычислительного устройства (с. 15 решения) (выделено автором, - В.Д.)".

В данном абзаце акцентировано внимание на том, что использование нескольких самостоятельных устройств заявленной системы реализуется не с помощью, словами суда - конструкторской доработки, а использованием программного обеспечения, и Президиум СИП отметил, что заявителем не опровергнуты выводы суда первой инстанции о том, что названное совместное использование различных средств не привело к функционально-конструктивному единству их совокупности.

Учитывая фактические обстоятельства дела по конкретной заявке, установленные судом первой инстанции, Президиум СИП в конечном итоге оставил без изменения решение суда первой инстанции и его мотивировку, подтвердив тем самым решение Роспатента об отказе в выдаче патента, но Президиум СИП, как это может показаться с первого взгляда, тем не менее не подтвердил "сентенции" Роспатента относительно нового толкования объекта - устройство.

Мы не анализируем техническое существо полезной модели по заявке N 2013131362/08 и не даем оценки правильности или неправильности ее квалификации в качестве устройства. Не в этом суть нашей статьи, и приводимые далее рассуждения касаются принципиальных вопросов оценки конструктивно-функционального единства признаков объекта - устройство, вне какой-либо связи с конкретным делом.

Возвращаясь к толкованию понятия устройство, процитируем три условия из Постановления Президиума СИП, которые можно рассматривать в качестве "трех китов", на которых стояла ранее и должна стоять ныне и во веки веков методология анализа конструктивно-функционального единства признаков объекта - устройство:

1) в целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности;

2) физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства;

3) совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством.

Напомним, что отличающаяся от изобретений квалификация устройств в качестве полезных моделей началась еще тогда*(16), когда в административном регламенте по полезным моделям появилась запись, что для характеристики полезной модели может использоваться признак - материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством*(17).

Чем было обусловлено столь значительное различие в допустимости характеристики устройства признаками материала, когда оно является полезной моделью, в отличие от изобретения, когда признак-материал можно раскрывать вплоть до состава вещества, понять невозможно. Несмотря на критику данного новшества, оно так и осталось в регламенте*(18), и, судя по всему, кому-то понравилось рассматривать признаки устройства так, как ему заблагорассудится.

При установлении в совокупности признаков патентной формулы на систему одного или нескольких устройств не имеет значения, заявлена ли система в качестве полезной модели или она заявлена в качестве изобретения. Определяющим фактором будет служить установление конструктивно-функционального единства признаков, обусловливающих выполнение функции, возложенной на заявленное устройство в целом.

Конструктивно-функциональное единство признаков (узлов) объекта - устройство, независимо от того, рассматривается ли изобретение или полезная модель, не может толковаться и никогда не толковалось как единственно возможное выполнение всех узлов (устройств, элементов и т.п.) на общем механическом или ином основании (платформе, корпусе, схеме и т.п.).

Конструктивное единство означает лишь то, что разные узлы (устройства) системы имеют взаимообусловленное конструктивное выполнение ряда элементов, что вовсе не означает, что в собранном (укомплектованном) для совместного функционирования устройстве все эти узлы будут обязательно механически скреплены между собой. Они (узлы) были раздельно конструктивно изготовлены, но при этом изначально адаптировались под последующее совместное использование при функционировании объекта в целом.

В этом понимании состоит конструктивно-функциональное единство признаков устройства-системы, а не обязательное выполнение системы "в общем корпусе".

Отмеченное Президиумом СИП "конструктивное единство" признаков в системе вовсе не требует единственно возможного обязательного механического сочленения узлов (деталей, устройств, приборов и т.п.), хотя и такая реализация конструктивного единства, естественно, хорошо известна и массово реализуема. Например, в народном сленг пары возможных конструктивных электрических соединений именуются "папа-мама", и отдельные элементы таких пар могут реализовываться как совместно, так и отдельно одно от другого, но с заведомо известной конструкционной возможностью их механического сочленения в случае совместного функционирования (применения).

Наглядным примером "конструктивного единства" могут служить различные создаваемые системы для дозаправки самолетов в воздухе, в которых для заправки при помощи шланга самолет-заправщик комплектуется заправочной установкой, оснащенной гибким шлангом длиной в несколько десятков метров*(19). На конце шланга имеется так называемый конус, в основании которого находится вентиль, запирающий просвет шланга. Заправляемый самолет в свою очередь оборудован приемной штангой, которая в целях улучшения аэродинамики аппарата может быть сделана убирающейся в корпус.

Конус и приемная штанга образуют сочленение при заправке, обеспеченное принципом конструктивно-функционального единства узлов системы для дозаправки самолетов в воздухе, но точно так же данный принцип конструктивно-функционального единства сохранится и при разъединении конуса с приемной штангой.

Система для дозаправки самолетов в воздухе - это несколько отдельных устройств, которые лишь при дозаправке в воздухе временно объединяются в единую конструкцию, и совершенно не имеет значения, представлена ли подобная система в качестве изобретения или полезной модели.

Точно так нужно рассматривать различные системы спутниковой связи, сотовой телефонии и т.п. Нет ничего странного в том, что в таких системах в целях их патентования будут указываться в патентной формуле некоторые признаки отдельных и далеко разнесенных друг от друга в пространстве устройств, отвечающих тем не менее условию их конструктивно-функционального единства при реализации общего назначения самой системы.

В обратной ситуации, когда запатентованный объект не обладает конструктивно-функциональным единством признаков в патентной формуле, такой патент может быть аннулирован, что имело место в отношении патента РФ N 107586, формула полезной модели которого изложена следующим образом:

"Аппаратно-информационный комплекс датировки письменных документов, использующий для экспертизы документов аналитическую систему исследования спектров комбинационного рассеяния образцов рукописных штрихов и включающий микроспектрометр комбинационного рассеяния, математическое обеспечение для анализа спектров, базы данных для сравнения спектральных характеристик образцов и средства их сравнения, отличающийся тем, что в него дополнительно включены флуоресцентный спектроанализатор для анализа спектральных свойств бумажных и красочных материалов; установка для дифференциально-термического анализа образцов бумажных документов; система высокоэффективной тонкослойной хроматографии экстрагированных образцов надписей и печатей, при этом все элементы комплекса объединены в связанную сетевую информационную структуру, управление которой происходит по алгоритму, разрабатываемому экспертами в соответствии с формулировкой экспертной задачи и особенностями представленных на экспертизу документов" (выделено автором).

При рассмотрении возражения против выдачи данного патента, палата по патентным спорам отметила, что вышеперечисленные средства образуют две функционально и конструктивно самостоятельные части комплекса, а программные средства являются необходимыми составляющими для осуществления обмена данными между объединенными в сетевую информационную структуру элементами комплекса. Выбор или создание того или иного программного продукта может быть осуществлен по известным правилам программирования или исходя из представленного на рынке готового ассортимента программ в зависимости от конкретных условий решаемой задачи.

Вывод из сказанного можно сформулировать так: формальное объединение в патентной формуле нескольких разных устройств, каждое из которых выполняет свою функцию, и когда признаки разных устройств по отношению друг к другу не отвечают принципу конструктивно-функционального единства (в любой его форме), не ведет к созданию нового технического решения.

Но этот вывод был сделан до нас.

Сказанное не отличается по сути от требований правила по п. 4.02.1 Инструкции ЭЗ-2-74, если не обращать внимание на то, что в последнем упоминается объект-изобретение, а не отсутствовавший в тот период объект - полезная модель:

"Одним объектом изобретения признается такое созданное изобретателем целое, т.е. такое единство частей, которое существует только благодаря тому, что эти части взаимосвязаны друг с другом, их связь носит устойчивый характер и в результате этой взаимосвязи у целого появляются новые свойства, не присущие частям в их разобщенности".

Устойчивость характера связи как признака устройства - система*(20), вовсе не обеспечивается только тогда, когда разные устройства системы "склепаны друг с другом в общем корпусе", или когда форма связи представляет собой "железный рычаг". Устойчивость характера связи могут характеризовать электрические, оптические и им подобные связи и их комбинации, включая радиосвязи, что имеет место при рассмотрении таких объектов, как системы различного назначения с разнесенными в пространстве устройствами.

Как формулируются признаки, характеризующие различные связи в системах c разнесенными друг от друга в пространстве функциональными устройствами, можно видеть в патенте РФ N 2528090 с приоритетом от 30 января 2013 г. на изобретение "Спутниковая охранно-поисковая система", формула изобретения которого изложена следующим образом:

"Спутниковая охранно-поисковая система, содержащая связанные друг с другом посредством сотовой сети подвижной связи абонентские комплексы ТС, комплексы реагирования и ситуационный центр, при этом каждый абонентский комплекс содержит охранно-противоугонную подсистему с центральным блоком управления, подключенному к блоку зажигания, а также скрытно устанавливаемый на ТС радиомаяк, вход активации которого подключен к первому выходу центрального блока управления, абонентский терминал сотовой сети подвижной связи, связанный с блоком коммутации, выполненным с возможностью обмена сигналами с центральным блоком управления охранно-противоугонной подсистемы, и блок спутниковой навигации, например GPS-приемник, связанный с блоком коммутации, каждый комплекс реагирования содержит объектовый терминал сотовой сети подвижной связи, а ситуационный центр содержит центральный терминал сотовой сети подвижной связи, вход которого соединен с автоматизированным рабочим местом оператора, при этом в состав каждого абонентского комплекса введен блок ретрансляции, выполненный с возможностью приема сигналов от радиомаяков абонентских комплексов других обслуживаемых системой ТС и подключенный к соответствующему выходу и входу блока коммутации, при этом каждый из радиомаяков выполнен с возможностью обеспечения режимов излучения, охватывающих начальное оповещение о попытке несанкционированного использования обслуживаемого ТС, подтверждение факта угона и пеленгацию ТС комплексами реагирования, блок ретрансляции каждого абонентского комплекса содержит абонентский приемник, выполненный с возможностью приема сигналов от радиомаяков абонентских комплексов других обслуживаемых системой ТС, и микроконтроллер, первый вход и выход которого являются входом и выходом блока ретрансляции, а второй подключен к выходу абонентского приемника, в каждый комплекс реагирования введены последовательно соединенные блоки согласования формата данных и персональный навигатор, выполненный с возможностью приема, обработки и отображения сигналов систем спутниковой навигации, выход которого через объектовый терминал сотовой сети подвижной связи подключен ко входу блока согласования формата данных, а также трекер, связанный с персональным навигатором и выполненный с возможностью пеленгации радиомаяков абонентских комплексов обслуживаемых системой ТС и измерения дальности до них, в состав ситуационного центра введен блок цифровой обработки сигналов, вход которого подключен к выходу центрального терминала сотовой сети подвижной связи, а выход соединен с автоматизированным рабочим местом оператора, в состав охранно-противоугонной подсистемы, кроме центрального блока управления, входят датчики, выполненные с возможностью определения состояния обслуживаемого ТС и подключенные выходами к информационным входам центрального блока управления, а также исполнительные органы, выполненные с возможностью воздействия на обслуживаемое ТС и подключенные входами к управляющим выходам центрального блока управления, метка и связанный с ней по радиоэфиру блок идентификации пользователя, вход и выход которого подключены к соответствующим выходу и входу центрального блока управления, радиомаяк абонентского комплекса каждого из обслуживаемых системой ТС выполнен с возможностью излучения сигналов со случайно изменяющейся несущей частотой, например хоппинг-сигналов, а абонентский приемник блока ретрансляции - с возможностью приема и обработки указанных сигналов, отличающаяся тем, что в центральной блок управления охранно-противоугонной подсистемы абонентского комплекса входит съемный идентификатор охранно-противоугонной подсистемы, обмен сигналами выхода и входа которого с центральным блоком управления осуществляется через блок идентификации PIN-кодов в инфракрасном диапазоне на основе алгоритма несимметричного кодирования с длиной ключей более 64 байт, инициация съемного идентификатора осуществляется как минимум тремя секретными PIN-кодами, при этом первый PIN-код является рабочим, второй PIN-код - тревожным, третий PIN-код - обслуживания, ввод PIN-кодов в съемный идентификатор осуществляется ключом-брелоком, также работающим в инфракрасном диапазоне на основе алгоритма несимметричного кодирования с длиной ключей более 64 байт, при этом правильное введение PIN-кодов должно подтверждаться кратковременным световым или звуковым сигналом на дисплее ключа-брелока, центральный блок управления охранно-противоугонной подсистемы абонентского комплекса содержит блок идентификации PIN-кодов, рабочий PIN-код вводится при каждом случае установки идентификатора охранно-противоугонной подсистемы абонентского комплекса, тревожный PIN-код вводится в случае бандитского захвата ТС и угрозе жизни и здоровью пользователю и пассажирам, PIN-код - обслуживания вводится при необходимости санкционированного демонтажа спутниковой охранно-поисковой системы, кроме того, съемный идентификатор охранно-противоугонной подсистемы, ключ-брелок и блок идентификации PIN-кодов выполняются с использованием технологий, препятствующих несанкционированному вскрытию, съему информации техническими средствами и визуального анализа печатных плат".

Специалисты, пытающиеся по своему толковать различные системы и суть их конструктивно-функционального единства, должны знать содержание советского ГОСТ СССР 26632-85 "Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств по функционально-конструктивной сложности" (термины и определения) и его российского аналога ГОСТ Р 52003-2003 "Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств" (термины и определения), в которых даны определения и примеры многих систем с разнесенными в пространстве отдельными функциональными устройствами, находящимися тем не менее в конструктивно-функциональном единстве.

В опубликованном Минэкономразвития России проекте "Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и документам, которые заявитель вправе представить в процессе предоставления государственной услуги, и их формы", в п. 2 предлагается прописать следующее:

"2. Заявка на изобретение должна относиться к изобретению.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Для целей настоящих Требований:

к продуктам отнесены, в частности, устройства, агрегаты, комплексы, комплекты, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические и белковые конструкции;

к устройствам отнесены изделия, являющиеся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве. Совокупность конструктивных элементов признается обладающей функционально-конструктивным единством, если конструктивные элементы устройства соединены между собой сборочными операциями, например, свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой (конструктивное единство), и в соединении обеспечивают реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

агрегатом признается соединение нескольких устройств в одно целое для работы в комплексе;

к комплексу отнесены два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, например, производственные линии, электрические и компьютерные сети, стационарные архитектурные сооружения, объекты дорожного строительства, корабли;

к комплекту отнесены два и более изделия, не соединенных сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера".

Из предложенного Роспатентом определения устройства следует, что оно рассматривается таковым, если совокупность его конструктивных элементов находится в функционально-конструктивном единстве, которое считается выполненным, если конструктивные элементы устройства соединены между собой сборочными операциями, например, свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой (конструктивное единство), и в соединении обеспечивают реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство).

В указанном проекте Требований мы не обнаружили раздела "Цели Требований", поэтому судить о целях, которые явным образом не сформулированы, невозможно, но если под целями понимаются сами требования, изложенные в проекте, то тогда как же они соотносятся с нормой ст. 1358 ГК РФ "Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец" (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 N 35-ФЗ), в которой в подп. 3 п. 2 указано:

"2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

...3) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении устройства (выделено автором, - В.Д.), при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ".

Если теперь, согласно предложенному Роспатентом толкованию понятия устройство, к нему не относятся агрегаты, комплексы и комплекты, а последние являются только разновидностями продукта; как может действие подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в котором однозначно указано только устройство, распространяться также на агрегаты, комплексы и комплекты, если и при их функционировании (эксплуатации) в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ?

Например, изобретение по патенту РФ N 2556164 с приоритетом 20 декабря 2013 г., относящееся к способу получения тонкостенных труб на трубопрокатных агрегатах с трехвалковым раскатным станом, формула изобретения которого сформулирована следующим образом:

"Способ производства бесшовных тонкостенных труб, включающий прошивку заготовки в гильзу в стане поперечно-винтовой прокатки на перемещаемой оправке и последующую раскатку гильзы в валках с гребнем на трехвалковом раскатном стане поперечно-винтовой прокатки, отличающийся тем, что прошивку заднего конца заготовки производят с перемещением оправки в направлении, противоположном направлению прошивки, с обжатием стенки полученной гильзы за счет увеличения ее внутреннего диаметра, составляющим (0,8-1,7) на длине (21-28) от торца гильзы, где:

- обжатие при раскатке перед гребнем валка трехвалкового раскатного стана".

По нашему мнению, предложенное деление видов продуктов на устройства, агрегаты, комплексы и комплекты, в том виде как оно предложено и независимо от предполагаемых целей проекта Требований, составлено без учета нормы подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ и входит в явное противоречие с ней.

Предложенное в проекте Требований толкование продукта, когда агрегаты, комплексы и комплекты выделены в отдельные от устройства категории, противоречит также условиям правила 5.13 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы:

"5.13 Следует отметить, что пункты формулы, сформулированные иначе, могут в действительности подпадать под ту же категорию и иметь тот же объем притязаний. Например, пункт формулы, относящийся к "системе", и пункт формулы, относящийся к "устройству", могут оба подпадать под категорию "устройство".

Список литературы:

1. В. Джермакян. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: постатейный комментарий, практика применения, размышления, 3-е изд., перераб. и доп. / М., ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2014.

2. В. Джермакян. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства как объекта полезной модели или изобретения / М., Патентный поверенный, N 5, 2015.

3. Договор о патентной кооперации (подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 2 октября 1979 г., измененный 3 февраля 1984 г. и 3 октября 2001 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) // URL:http://www.rupto.ru/docs/interdocs/PCT (дата обращения - 15 декабря 2015 года).

4. Инструкция к Договору о патентной кооперации (РСТ) (текст, имеющий силу с 1 июля 2015 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) // URL:http://www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/pct/pct_regs.pdf (дата обращения - 15 декабря 2015 года).

5. О. Ревинский. Какие бывают устройства? / М., Патентный поверенный, N 2, 2014.

6. П. Розенберг. Основы патентного права США / М., "Прогресс", 1979.

7. Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве. Утверждены Приказом ЕАПВ от 15 февраля 2008 г. N 4 (вступили в силу 01 марта 2008 г.) с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом ЕАПВ от 19 декабря 2011 г. N 63, Приказом ЕАПВ от 14 июня 2012 г. N 31, Приказом ЕАПВ от 27 декабря 2013 г. N 60 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийской патентной организации (ЕАПО) // URL:http://www.eapo.org/ru/documents/norm/zayavki2014_txt.html (дата обращения - 15 декабря 2015 года).

-------------------------------------------------------------------------

*(1) См.: Об утверждении документов, необходимых для целей предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственных услуг по приему заявок на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, их регистрации, экспертизе и выдаче патентов, их дубликатов, по экспертизе заявок на выдачу патента Российской Федерации на изобретение по существу по ходатайствам третьих лиц, и по проведению информационного поиска по заявкам на изобретение, предоставлению сведений о его результатах [Электронный ресурс] // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов // URL:http://regulation.gov.ru/projects#npa=36138 (дата обращения - 15 декабря 2015 года).

*(2) Формально документ исходит от Минэкономразвития.

*(3) Это же касается и объекта - полезной модели.

*(4) Федеральный институт промышленной собственности Роспатента.

*(5) См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. по делу N СИП-926/2014 // СПС "Система ГАРАНТ".

*(6) В редакции, утвержденной Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий от 25 декабря 1975 г. и постановлением Госкомизобретений от 9 августа 1979 г. N 6 (18).

*(7) См.: Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74).

*(8) Тогда не было полезных моделей.

*(9) См.: Некоторые вопросы охраны изобретений, относящихся к устройствам // Вопросы изобретательства, 1980 - N 12, с. 16-19.

*(10) Нами не даются отсылки на ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство патентные исследования, так как в нем не упоминаются отдельно устройства, вещества, способы, штаммы и т. д., а подлежащие анализу на патентную чистоту объекты обобщены как технические и художественно-конструкторские решения.

*(11) М.: ВНИИПИ, 1984. с. 33.

*(12) Статья 1349 ГК РФ относит к объектам патентного права изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

*(13) Утв. приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. N 196.

*(14) Некорректность сущности данного извлечения будет показана при дальнейшем обсуждении поднятой темы.

*(15) Полагаю, что в этой связи Роспатент уже должен внести соответствующие коррективы в свои Рекомендации.

*(16) См.: В. Джермакян Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации, второе издание, Москва, ОАО ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2011, стр. 120-125 (раздел 2.3. "Разница в признаках, характеризующих полезную модель и изобретение", подраздел - Устройство устройству рознь?).

*(17) Фраза, выделенная полужирным текстом, ранее отсутствовала в правилах экспертизы.

*(18) Судя по последним вариантам обсуждаемого регламента по полезным моделям, это должно быть устранено.

*(19) Для примера - см.: https://yandex.m/images/search?img_url=http%3A%2F%2FaereimiHtari.org%2Ffo mm%2Fuploads%2Fav-6723. jpg%3F_r%3D0&_=1448370566283&p=1&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B 2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2 %20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5&redircnt=1448370564.1&norea sk=1&pos=44&rpt=simage&lr=213.

*(20) Система (от греч. systema - целое, составленное из частей соединение) - совокупность компонентов (тел, полей, свойств, явлений и др.), каким-либо образом связанных между собой: подчиненных определенному взаимному отношению, зависимости или закономерности; действующих как одно целое и/или тому подобное. Фундаментальный словарь "Механика машин", М., Машиностроение, 2000, под авторством проф. д.т.н. А.Ф. Крайнева.