Макет изделия: как доказать правообладание? (С. Гаврюшкин, газета "эж-ЮРИСТ", N 39, октябрь 2015 г.)

Макет изделия: как доказать правообладание?

С. Гаврюшкин,

управляющий партнер,

юридическая компания "Гаврюшкин и Партнеры",

г. Миасс

Газета "эж-ЮРИСТ", N 39, октябрь 2015 г.

Отечественный производитель мебельной фурнитуры компания "Валмакс" в 2004 году разработала и наладила выпуск уникальных элементов. Через некоторое время обнаружилось, что две другие фабрики (ООО "Алди" и ООО "Контакт") начали производить и реализовывать аналогичные изделия. Правообладатель обратился в суд за защитой, единодушия среди судей не нашел. Главная загвоздка была такой: объектом авторского или патентного права является данный объект интеллектуальной собственности? Мы не только решили подробно рассказать об этом деле, но и попросили экспертное сообщество прокомментировать его.

Макет = дизайн?

К двум производителям, которые скопировали изделия и выпустили их в производство, компания "Валмакс" предъявила иски. Но понимания в суде не нашла. Доказательства, которые представил истец, не убедили судей.

Подтверждением авторских прав на изделия ООО "Валмакс" служили приказ руководителя на их разработку, чертежи и эскизы изделий, созданные дизайнером компании. Права перехода исключительных прав от дизайнера к предприятию подтверждены трудовым договором с работником компании и должностной инструкцией, в которой прописан переход прав на объекты интеллектуальной собственности в пользу предприятия-работодателя. Тот факт, что компания "Валмакс" вывела на рынок соответствующие изделия в 2004 году, бесспорно подтверждают каталоги с размещенными в них фотографиями изделий.

Несмотря на представленные доказательства, суды первой и второй инстанций в удовлетворении исковых требований ООО "Валмакс" отказали, указывая на то, что данные изделия не являются объектами авторского права и защищать их следует как объекты патентного права, ссылаясь на интернет-сайт Роспатента. А приказ, на основании которого разрабатывались изделия и на который ссылается компания "Валмакс", не подтверждает возникновения авторского права. Кроме того, в приказе существует формулировка "создать макет изделия", а макет не может являться объектом авторского права. Объектом авторского права является дизайн изделия.

При этом суд не говорит, что понятия "макет" в авторском праве нет в принципе. По сути, макет содержит внешний вид изделия, а значит, подпадает под определение "дизайн" изделия и является объектом авторского права.

Были поданы кассационные жалобы в Суд по интеллектуальным правам. Первым было рассмотрено дело N А76-12136/2014 по иску к ООО "Алди" (Смоленская область).

Судья высказал мнение, что в ГК РФ предусмотрено такое понятие, как презумпция авторства. Это означает, что автором является тот, кто первым обратился в суд за защитой своих прав, до тех пор, пока не будет доказано обратное. Ответчик обратного не доказал. Кроме этого, Суд по интеллектуальным правам указал на то, что суды первой и второй инстанций сделали неверные выводы относительно того, что данные объекты могут защищаться лишь нормами патентного права и не являются объектами авторского права, и направил дело на новое рассмотрение.

Авторское право против патентного

Когда рассматривался иск против второго производителя, скопировавшего изделие (дело N А76-12233/2014), истец привел абсолютно те же доказательства, что и в первом деле. Но если в первом деле судья вел речь об авторском праве, то во втором суд руководствовался нормами не авторского, а патентного права, как и суды первой и апелляционной инстанций. По мнению истца, суд совершил несколько ошибок. Во-первых, не учитывался принцип "презумпции авторства".

Во-вторых, не учитывалась вся совокупность доказательств, представленная истцом. К рассмотрению дела не была привлечена автор изделия Андреева О.М., хотя в соответствии со ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Таким образом, суд пришел к мнению, что приказ на создание этих изделий не может являться доказательством возникновения исключительных прав.

Все верно, один приказ не может, а совокупность доказательств в виде приказа (служебного задания), трудового договора, эскиза, содержащего внешний вид изделий, фотографий, чертежей и каталога, представленных в материалы дела, может доказывать возникновение исключительных прав на изделие.

В-третьих, оппонент не оспаривал ни авторство истца, ни момент возникновения прав на объекты, ни принадлежность исключительных прав компании ООО "Валмакс". Ответчик лишь утверждал, что дело должно рассматриваться в разрезе патентного права. А раз так, то согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ все, что прямо не оспорено, считается стороной признано...

Вместо состязательности процесса получилась следующая картина разбирательства. Одна сторона - истец - представила доказательства, другая сторона - ответчик, ничего не опровергая, настаивала лишь на том, что предмет спора является объектом патентного права. Суд, не разобравшись в том, к чему все-таки относится объект спора, не задавая вопросов, выносит решение: в иске отказать!

Получается, что две кассационные жалобы по одинаковым обстоятельствам с одинаковой доказательственной базой были восприняты СИП по-разному: в одном случае суд согласился с доводами истца и направил дело на новое рассмотрение. По второму делу суд оставил требования истца без удовлетворения.

Новое рассмотрение

При новом рассмотрении дела N А76-12136/2014 Арбитражный суд Челябинской области отклонил доводы истца и отказал в иске, руководствуясь решением Суда по интеллектуальным правам по делу N А76-12233/2014. Таким образом, ошибочно принятое решение СИП стало прецедентом для принятия решений по аналогичным вопросам.

По нашему мнению, решение вынесено неверное, применены не те нормы, которые следовало бы применить, было отклонено ходатайство о привлечении в процесс в качестве третьего лица автора изделия. Было отклонено ходатайство о подготовке доказательств относительно сроков, методов производства и выпуска изделий, что должно было обосновать не только авторство сотрудника компании ООО "Валмакс", но и переход прав собственности на изделие от сотрудника компании к его работодателю.

Удивляет и тот факт, что, хотя дело было направлено на новое рассмотрение высшей судебной инстанцией по защите прав на объекты интеллектуальной собственности для устранения нарушений и сбора дополнительных доказательств по делу, суд первой инстанции не счел нужным разобраться и вынес решение на основании представленных ранее данных.

Отправляя дело на новое рассмотрение, суд указал: "Суд по интеллектуальным правам как суд кассационной инстанции считает, что судами нижестоящих инстанций не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения дизайна являются самостоятельным объектом авторских прав.

В силу статьи 1257 названного кодекса автором произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Согласно пункту 1 статьи 1250 Кодекса авторское право на произведение подлежит защите независимо от того, зарегистрирован ли объект дизайна. Кроме того, авторские права на объект дизайна не подлежат какой-либо обязательной регистрации.

Между тем, как следует из материалов дела, истец считает, что ответчики незаконно использовали произведение истца посредством изготовления и распространения мебельных опор, сходных до степени смешения с мебельными опорами, авторские права на которые принадлежат обществу "Валмакс".

При этом авторскому праву неизвестны понятия "сходство" или "сходство до степени смешения", оно оперирует понятиями "воспроизведение произведения" и "производное произведение"; последнее в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации представляет собой переработку произведения.

Следовательно, в рассматриваемом случае в соответствии с частью 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судам необходимо было установить и способ предполагаемого нарушения исключительных авторских прав, предложив истцу уточнить фактические основания иска.

Эти обстоятельства, относящиеся к предмету и основаниям иска, имеют существенное значение для правильного рассмотрения спора, и оставление их без внимания могло привести к принятию неверных судебных актов. При новом рассмотрении дела суду первой инстанции предлагается установить все существенные обстоятельства по делу, в том числе выяснить, имеет ли место в рассматриваемом случае объект дизайна как объект авторских прав, установить, кто является обладателем исключительных авторских прав на объект дизайна, предложить истцу установить фактические основания иска в части способа предполагаемого нарушения прав, и правильно применив подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынести законный и обоснованный судебный акт".

Но этого сделано не было. При повторном рассмотрении суд вновь увел дело в русло патентного права. Обосновал он свою позицию следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

В соответствии со ст. 1255 ГК РФ авторскими правами являются интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения:

- литературные произведения;

- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;

- хореографические произведения и пантомимы;

- музыкальные произведения с текстом или без текста;

- аудиовизуальные произведения;

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;

- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

- другие произведения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие требованиям к промышленным образцам (ч. 1 ст. 1349 ГК РФ).

При этом дизайн - художественное проектирование промышленных изделий, учитывающее форму, материал и назначение предмета. Деятельность дизайнера направлена на создание органичной человеку предметно-пространственной среды. Современный дизайн является областью, где объединяются новейшие достижения науки, техники, гуманитарных знаний и художественно-эстетическая сфера; используются данные эргономики (науки, изучающей психофизиологические и функциональные особенности человека), экономики, экологии. Дизайнер руководствуется принципом функциональности форм, использует современные материалы и технологии, учитывает тенденции моды.

Область применения дизайна охватывает все виды человеческой жизни и деятельности: орудия труда и механизмы, предметы быта (посуда, бытовые приборы, аудио- и видеоаппаратура, мебель), одежду, книги рекламную продукцию, оформление жизненного пространства челове-ка - жилых интерьеров и садово-парковых зон (ландшафтный дизайн). Современные технологии вызвали к жизни компьютерный дизайн.

При определении, к какому виду права относятся "опоры мебельные регулируемые" (ножки для мебели), с учетом информации сайта ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности ("Роспатент") (http://wwwl.fips.ru), судом учтена размещенная на данном сайте следующая информация: "в разделе "Промышленные образцы" ---" "Международная классификация промышленных образцов (10-я редакция)" ---> "Класс 06: Предметы меблировки" ---> "06-06 Прочие предметы мебели, убранства жилищ и их детали" ---> "ножки для мебели"; - в разделе "Изобретения и полезные модели" ---" "Международная патентная классификация 2014" ---> "Раздел А - Удовлетворение жизненных потребностей человека" ---> "А47 Мебель" --->· "А47 В" ---> "Конструкторские элементы мебели" ---> "А47 В 91/00 Ножки для мебели" ---> "А47 В 91/02 - регулируемые".

Статьей 1352 ГК РФ предусмотрено, что в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в РФ другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в РФ промышленные образцы. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. На основании изложенного можно сделать вывод, что дизайн мебельных опор с учетом восприятия итогового результата и физического объекта - предмета возможно отнести к промышленным образцам, но не к произведениям науки, литературы или искусства. Целостное восприятие спорных предметов - мебельных опор нельзя отделить от их дизайна для квалификации в качестве самостоятельного объекта защиты исключительных прав.

В соответствии со ст. 1353, 1354 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели, или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. В соответствии с разъяснениями, данными в п. 28 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 5/29), при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу ст. 1228, 1257, 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом.

При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права. Статьей 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (редакция от 28.09.1979), вступившей в силу для России с 13.03.1995, установлено, что термин "литературные и художественные произведения" охватывает в том числе любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, гравирования и литографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам.

Истец заявил иск не о защите исключительного права на промышленный образец, а о защите исключительного права на дизайн мебельных опор.

Проанализировав представленный истцом в материалы дела приказ директора ООО "Валмакс" о разработке макета изделия, суд принял возражения ответчика о том, что данный приказ не является безусловным доказательством, подтверждающим возникновение у истца исключительных прав на спорное произведение дизайна, поскольку из содержания приказа следует, что было дано служебное задание дизайнеру Андреевой О.М. на разработку макета изделий, начальнику конструкторского отдела Брееву А.П. - на изготовку пресс-формы, техническому директору Аллилуеву В.И. - на осуществление общего руководства.

Макет - это модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину, лишенная, как правило, функциональности представляемого объекта и предназначенная для представления объекта. При этом невозможно установить, какое произведение явилось результатом такого приказа. В доказательство исполнения указанного приказа к нему приложены графические изображения мебельных опор, выполненные на компьютере, которые не могут быть оценены судом как результат создания дизайна опор, так как задание приказа было иным.

Из материалов дела, представленных ответчиком, следует, что подобного рода мебельные опоры достаточно часто встречаются в различного рода каталогах и предложениях к продаже у иных организаций.

Суд отметил, что существенным для рассмотрения спора является доказанность возникновения и наличие именно у истца исключительного права на дизайн мебельных опор, однако истцом не доказано, что разработка дизайна спорных опор является результатом творческой деятельности именно сотрудников ООО "Валмакс", так как дизайн и макет - разные объекты авторского права, спорный дизайн, исходя из вышеуказанных каталогов, применяется иными участниками рынка в течение длительного времени, что ставит под сомнение факт использования ответчиком результатов авторского права истца.