Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18 декабря 2009 г. по заявке N 2006701155/50 Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака "EASTON"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 18 декабря 2009 г. по заявке N 2006701155/50

Заявка:	2006701155/50
Название:	EASTON
Объект охраны:	Товарный знак
Дата обращения:	17.02.2009
Дата коллегии:	21.10.2009
Дата утверждения:	18.12.2009
Заявитель:	"КАБУЙЯ Абденнакер", Франция
Вид обращения:	Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 17.02.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N321103, поданное фирмой "КАБУЙЯ Абденнакер", Франция (далее - лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству N321103 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.02.2007 по заявке N2006701155/50 с приоритетом от 24.01.2006 на имя Коммерческой организации с иностранными инвестициями в форме Общества с ограниченной ответственностью "Север-Восток", Амурская обл., г.Благовещенск в отношении товаров 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ.

В соответствии с договором об отчуждении исключительных прав, зарегистрированным Роспатентом 07.11.2007 за NРД0028588, товарный знак был уступлен ОАО "фирма Олакс", Амурская обл., г.Благовещенск (далее - правообладатель).

Согласно данным заявки, товарный знак по свидетельству N321103 содержит словесный элемент "EASTON", выполненный печатными буквами латинского алфавита, которые изображены под наклоном красным цветом. Первая буква "Е" представлена в виде трех горизонтально вытянутых параллелограммов, размер которых, начиная с верхнего, ступенчато уменьшаются. Белые горизонтальные сужающиеся тонкие полоски, нарисованные на букве "Е" создают впечатление движения. Буква "А" меньшая по размеру всех остальных расположена над нижним горизонтальным элементом буквы "S" и под верхним параллелограммом буквы "Е". На заднем плане представленного обозначения расположены под наклоном 75° три разновеликих параллелограмма, создающих общий фон. За буквой "Е" первый 2 параллелограмм изображен серым цветом, далее самый большой параллелограмм изображен черным цветом и расположен за буквами "AST", при этом его верхний левый угол закруглен, а по контуру изображены белые линии, с утолщением у левого верхнего угла. Третий параллелограмм изображен выше первого и ниже второго и расположен за буквами "ON". Внутри него проведены белые узкие горизонтальные полоски, а также по контуру с трех сторон параллелограмма - верхнего, правого, нижнего белые линии. На заднем фоне заявленного обозначения изображена красная дуга, которая начинается в верхней части второго параллелограмма и сужается к низу. Слово "EASTON" в русской транслитерации "ИСТОН" является искусственным и состоит из двух слов "EAST", которое переводится как "восток" и "ON", которое можно перевести как "движение вперед", т.е. конечным смысловым переводом будет "движение на восток".

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.02.2009 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация N321103 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 6, пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 N3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом N166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент "EASTON" оспариваемого товарного знака в переводе на русский язык означает "Истон" - название городов в США, расположенных в штатах Пенсильвания и Мэриленд, следовательно, представляя собой географическое наименование, он является неохранособным элементом обозначения;

- словесный элемент "EASTON" является доминирующим, в силу чего правовая охрана товарному знаку по свидетельству N321103 предоставлена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона;

3 - учитывая тот факт, что словесный элемент "EASTON" является наименованием одноименных городов в США, оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 09, 11 классов МКТУ и вызвать ложные ассоциации в отношении услуг 37 класса МКТУ, в частности, ассоциации, связанные с местом обучения специалистов, оказывающих услуги 37 класса МКТУ по ремонту, обслуживанию и установке;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем международной регистрации N666042 комбинированного знака со словесным элементом "ASTON", конвенционный приоритет от 03.07.1996. Срок действия данной регистрации истек 13.12.2006;

- товарный знак по свидетельству N321103 является сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N666042 в связи фонетическим и визуальным сходством словесных элементов, входящих в состав данных знаков в отношении однородных товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ;

- сходство сравниваемых товарных знаков подтверждается мнением экспертизы, т.к. товарный знак по свидетельству N321103 послужил основанием для отказа в предоставлении правовой охраны знаку "ASTON" по международной регистрации N915642 на территории РФ, заявленному на имя лица, подавшего возражение;

- правовая охрана оспариваемому знаку была предоставлена в нарушении положений пункта 2 статьи 16 Закона, т.к. решение о регистрации было вынесено во время действия шестимесячного срока, предоставленного правообладателю для продления срока действия международной регистрации N666042.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N321103 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из Интернет-словарей "Мультитран" и "Lingvo.ru" (1);

- М.В.Горская "Англо-русский и русско-английский словарь географических названий", Издание 2-е, М., "Русский язык", 1994 г., с. 49 (2);

4 - сведения о международной регистрации N666042 (3);

- распечатка товарного знака по свидетельству N321103 (4);

- информация, касающаяся международной регистрации N915642 (5). Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение от 17.02.2009, в котором указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак не несет в себе прямого ассоциативного характера по отношению к товарам и услугам, т.к. город "Истон" не является географически значимым;

- в мире существует, по крайней мере, три населенных пункта Истон, находящиеся в США, а именно в штате Массачусетс, штат Пенсильвания, штат Кеннектикут, и один в Великобритании;

- множественность населенных пунктов с одноименными названиями не может создать впечатление у потребителя о конкретном месте. Населенные пункты относятся к малым городам, численность которых не превышает 25 тысяч жителей;

- малоизвестные географические названия воспринимаются покупателями как фантазийные и вымышленные;

- существуют регистрации созвучные с названиями городов, например, "Клин", "SPLIT", "Орел";

- словесный элемент "EASTON" в исследуемом товарном знаке не занимает ни пространственного, ни смыслового доминирующего положения;

- в процессе проведения экспертизы по заявке N2006701155/50 заявленному обозначению был противопоставлен знак по международной регистрации N666042, однако после представления заявителем мотивированного ответа, экспертизой было вынесено решение о регистрации;

- оспариваемый товарный знак приобрел широкую известность на рынке, что подтверждается многочисленными рекламными материалами и социологическим опросом. Оборот фирмы только за последние 9 месяцев, несмотря на кризис, составил свыше 43 миллионов рублей. В 2010 году планируется расширение ассортимента товаров, подготовительные работы по данному направлению уже 5 проведены, изучен покупательный спрос, заключен ряд контрактов по выпуску новой продукции.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 17.02.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N321103.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- копия свидетельства N321103 (6);

- распечатки из сети Интернет (7);

- обзор рынка бытовых кондиционеров в Амурской области, г.Благовещенск, 2009 г. (8);

- сведения о регистрациях NN341144, 295394, 281057, 311846, 666042 (9);

- реклама бытовых кондиционеров системы сплит "EASTON" (10);

- медиа-план выхода рекламы на Первом канале (11);

- контракты и сертификаты соответствия (12).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.01.2006) оспариваемой регистрации N321103 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, N 4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие 6 хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

7 Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N321103, с учетом внесения изменений в него на стадии экспертизы (смотри ф.401 от 13.12.2006), представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента и изобразительных элементов. Словесный элемент представляет собой слово "EASTON", выполненное буквами латинского алфавита красного цвета под наклоном. При этом буква "E" изображена в оригинальной графической манере с использованием горизонтальных белых тонких полос. Буква "А" является меньшей по размеру относительно остальных букв в слове и расположена над нижним горизонтальным элементом буквы "S". За словесным элементом "EASTON" расположены изобразительные элементы в виде трех разновеликих параллелограммов, выполненных 8 серым и черным цветом с использованием белых узких горизонтальных полос и белых линий. На заднем фоне обозначения изображена красная дуга, которая начинается в верхней части второго параллелограмма и сужается к низу. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что в его состав входит словесный элемент "EASTON", который согласно представленной лицом, подавшим возражение и правообладателем информации (1, 2, 7) представляет собой название городов Истон, находящихся в штате Пенсильвания (США), в штате Мэриленд (США), в Великобритании (Англия).

Изложенное позволяет говорить о том, что словесный элемент "EASTON" оспариваемого товарного знака совпадает с названием трех географических объектов, два из которых расположены в США, один - в Англии.

Вместе с тем, нахождение указанных географических объектов на территории разных государств и разных административных делений не позволяет соотнести слово "EASTON" оспариваемого товарного знака с каким-либо конкретным местом производства товара или нахождения его изготовителя. Обладая недостаточной информацией о вышеуказанных городах, коллегия Палата по патентным спорам может предположить, что они являются малочисленными и малоизвестными. В силу чего словесный элемент "EASTON" оспариваемого товарного знака будет восприниматься средним российским потребителем как фантазийный.

Учитывая также специфику производства товаров 09, 11 классов МКТУ и связанных с ними услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации N321103, невозможно предположить, что качество и репутация данных товаров/услуг зависит от природных условий региона расположения географических объектов "Истон".

На основании изложенного и с учетом малоизвестности географических названий "EASTON" товарный знак по свидетельству N321103 вряд ли может быть воспринят как указание на место нахождения изготовителя и место происхождения товаров, а будет восприниматься потребителем как фантазийный.

9 В силу отмеченных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству N321103 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товаров и услуг.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации N321103 требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, является неправомерным.

Относительно мотива возражения о несоответствии рассматриваемой регистрации N321103 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, необходимо отметить следующее.

Лицо, подавшее возражение, в обоснование вышеизложенного мотива ссылается на знак по международной регистрации N666042, который, по его мнению, является сходным до степени смешения. Однако, согласно сведениям из базы данных сети Интернет (http:// www.wipo.int /romarin), правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации N666042 на момент принятия возражения к рассмотрению не действовала. Указанное свидетельствует о том, что на момент обращения лица, подавшего возражение, за защитой своего права отсутствовало столкновение исключительных прав на сходные товарные знаки в связи с утерей лицом, подавшим возражение, своих исключительных прав. Кроме того, следует отметить, что довод КАБУЙЯ Абденнакер о том, что на момент вынесения решения о регистрации товарного знака по свидетельству N321103 действовал льготный шестимесячный срок, предусмотренный законодательством для продления действия правовой охраны противопоставленного товарного знака, следует признать неубедительным, поскольку лицо, подавшее возражение, не воспользовалось своим правом и не продлило действие прав охраны принадлежащего ему товарного знака. Таким образом, оспариваемая регистрация N321103 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

10 отказать в удовлетворении возражения от 17.02.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N321103.