Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25 февраля 2010 г. по заявке N 2006731347/50 О товарном знаке "STARCITY MALL"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 25 февраля 2010 г. по заявке N 2006731347/50

Заявка:	2006731347/50
Название:	STARCITY MALL
Объект охраны:	Товарный знак
Дата обращения:	02.06.2009
Дата коллегии:	24.12.2009
Дата утверждения:	25.02.2010
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Мариком", г. Казань
Вид обращения:	Возражение на решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания)

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.06.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Мариком", г. Казань (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке N2006731347/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.10.2006 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пятиконечной звезды с окантовкой, расположенной в центре дуги. Под ним помещен словесный элемент "STARCITY MALL", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация данного знака испрашивается в белом, синем и красном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 25.05.2009 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении услуг 36 и 43 классов МКТУ. Отказ в предоставлении правовой N2006731347/50 3 охраны знаку в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству N235216, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.06.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.05.2009. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно полностью прекращена 25.06.2009 в связи с ликвидацией юридического лица - обладателя исключительного права на этот товарный знак.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.11.2009, на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегия указала на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 N166-ФЗ (далее - Закон).

Указанное процессуальное действие было инициировано коллегией Палаты по патентным спорам в связи с тем, что слово "MALL", входящее в состав заявленного обозначения, в переводе с английского языка означает "молл, галерея магазинов, крупный торговый комплекс" (см.

N2006731347/50 4 Интернет-портал "Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo"), в силу чего оно представляет собой видовое наименование предприятия и, следовательно, характеризует часть услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, то есть является неохраняемым элементом в отношении этих услуг. Коллегией было отмечено, что в отношении остальных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ словесный элемент "MALL" способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

В связи с указанными дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.12.2009, заявителем был представлен отзыв от 24.12.2009, доводы которого сводятся к следующему:

1) 2) 3) 4) 5) 6) словесный элемент "MALL" не доминирует в заявленном обозначении;

словосочетание "STARCITY MALL" необходимо рассматривать целиком, не разбивая на отдельные слова;

"STARCITY MALL" будет восприниматься российским потребителем как единое фантазийное устойчивое словосочетание, поскольку английский язык не является широко распространенным языком в России;

слово "MALL" означает "молл", то есть крупный торгово- развлекательный центр, в котором, кроме магазинов, могут находится также кафе, бары, кинотеатры, концертные залы, спортзалы, салоны красоты, пункты обмена валюты, гостиницы и т.д.;

существуют прецеденты регистрации товарных знаков, включающих охраняемый элемент "mall / молл";

с целью исключения из заявленного перечня услуг, в отношении которых заявленное обозначение может быть ложным, регистрация товарного знака испрашивается N2006731347/50 5 только в отношении услуг 35 класса МКТУ "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли", услуг 36 класса МКТУ "операции с недвижимостью", услуг 41 класса МКТУ "развлечения; организация спортивных и культурно- просветительных мероприятий" и услуг 43 класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками";

7) словесный элемент "MALL" является неохраняемым в отношении вышеуказанных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (31.10.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. N4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с N2006731347/50 6 международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

N2006731347/50 7 В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона е допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

N2006731347/50 8 Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение пятиконечной звезды на дуге и словесный элемент "STARCITY MALL", выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита. Знак исполнен в белом, синем и красном цветовом сочетании.

Доминирующее положение в обозначении занимает словесный элемент "STARCITY".

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ. Противопоставленный товарный знак по свидетельству N235216 с приоритетом от 04.05.2001 представляет собой словесное обозначение "STARCITY", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана данного товарного знака на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента осуществлялась, в частности, в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными.

Сходство знаков обусловлено фонетическим тождеством слов "STARCITY", в силу чего знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия по визуальному критерию сходства обозначений (шрифтовое и цветовое исполнение словесных элементов и наличие графических элементов в заявленном обозначении).

Услуги 35 и 41 классов МКТУ, приведенные в заявке, и услуги 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых осуществлялась правовая охрана противопоставленного товарного знака, совпадают либо соотносятся друг с другом как род-вид, то есть являются однородными.

N2006731347/50 9 Таким образом, вывод экспертизы о сходстве данных знаков до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ следует признать обоснованным.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно полностью прекращена 25.06.2009 в связи с ликвидацией юридического лица - обладателя исключительного права на этот товарный знак.

Ввиду указанного на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака уже не осуществлялась, поэтому он не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, следует отметить, что в заявленное обозначение входит слово "MALL", в переводе с английского языка означающее "молл, галерея магазинов, крупный торговый комплекс" (см. Интернет-портал "Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo").

"Mall" ("молл") - это крупный торговый центр, в котором размещены различные магазины (например, продуктовые супермаркеты, супермаркеты электроники и бытовой техники, парфюмерно-косметические магазины, магазины одежды, обуви и прочие), а также развлекательные центры, кинотеатры, кафе и рестораны (см. Интернет-сайт "http://www.malls.ru").

В силу указанного словесный элемент "MALL" представляет собой видовое наименование предприятия.

Принимая во внимание те виды деятельности, которыми занимаются моллы, а именно, мероприятия по продвижению товаров, которые предлагаются к продаже расположенными в них магазинами (их реклама и промоушн), а также услуги по развлечению (развлекательные центры, кинотеатры) и услуги кафе и ресторанов по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (готовыми блюдами), следует сделать вывод о том, что в отношении услуг 35 класса МКТУ "реклама; продвижение товаров N2006731347/50 10 (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли", услуг 41 класса МКТУ "развлечения; организация спортивных и культурно- просветительных мероприятий" и услуг 43 класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками" словесный элемент "MALL" является характеризующим эти услуги, то есть неохраноспособным в соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона.

Поскольку указанный словесный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона он может быть включен как неохраняемый элемент в товарный знак.

Таким образом, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении указанных выше услуг с исключением из объема правовой охраны товарного знака словесного элемента "MALL" как неохраняемого.

В отношении остальных услуг, приведенных в заявке, словесный элемент "MALL" способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, так как они представляют собой услуги по организации бизнеса, страхованию, финансовые, риэлторские, воспитательно- бразовательные и гостиничные услуги, которые не относятся к области деятельности моллов.

С учетом изложенного заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба", всех услуг 36 класса МКТУ, услуг 41 класса МКТУ "воспитание; обеспечение учебного процесса" и услуг 43 класса МКТУ "обеспечение временного проживания".

Что касается довода заявителя о том, что словосочетание "STARCITY MALL" является единым устойчивым словосочетанием, то следует отметить, что данный довод не был им подтвержден ссылками на какие-либо N2006731347/50 11 фразеологические словари. Напротив, данное словосочетание состоит из фантазийного слова "STARCITY" и слова "MALL", которое является лексически значимой единицей (обладает семантикой), что позволяет анализировать эти слова по отдельности.

Относительно указанных заявителем прецедентов регистрации товарных знаков со словесным элементом "mall / молл" следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.06.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.05.2009 и зарегистрировать обозначение "STARCITY MALL" по заявке N2006731347/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

N2006731347/50 12 Форма N 81.1 В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(526) (591) 511) 35 - 41 - 43 -

mall. белый, синий, красный. реклама; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли. развлечения; организация спортивных и культурно- просветительных мероприятий. услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.

N2006731347/50