Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25 февраля 2010 г. по заявке N 2007716700/50 Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака "ТОНГКАТ"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 25 февраля 2010 г. по заявке N 2007716700/50

Заявка:	2007716700/50
Название:	ТОНГКАТ
Объект охраны:	Товарный знак
Дата обращения:	02.09.2009
Дата коллегии:	21.12.2009
Дата утверждения:	25.02.2010
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Кенз-1", Москва
Вид обращения:	Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N231-ФЗ (далее Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Кенз-1", Москва, (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку "ТОНГКАТ" по свидетельству N358181, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке N2007716700/50 с приоритетом от 06.06.2007 зарегистрирован 25.08.2008 в Государственном реестре товарных зна- ков и знаков обслуживания Российской Федерации за N358181 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Полярис", г. Нижний Новгород, (далее - право- обладатель), в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в пе- речне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "ТОНГКАТ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 02.09.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку "ТОНГКАТ" по свидетельству N 358181 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты подачи (06.06.2007) заявки N2007716700/50 в Российской Федерации продавался продукт со сходным названием, распространителем которого являлось ООО "КЕНЗ", в связи с чем не исключена способность введения потребителя в заблуждение в отношении товара и его производителя;

2 - препарат "ТОНГКАТ" имеет государственную регистрацию на территории Российской Федерации как биологически активная добавка с 2004 года, что подтверждает известность препарата;

- производители товара "Шитек Микро Алгае Сдн Бхд" и "Фитек Биотек Сдн Бхд" не поставляют препараты в адрес правообладателя и выступают против регистрации товарного знака "ТОНГКАТ" на имя правообладателя;

- производители поставляют товар через эксклюзивного дилера, а именно ООО "КЕНЗ-1";

- использование обозначения в отношении иных товаров, чем биологически активная добавка, способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товара. Поскольку товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 05 класса, включая лекарственные препараты, применение его на товарах иного назначения, отличного от назначения биологически активной добавки "ТОНГКАТ АЛИ", может привести к фатальным последствиям для потребителя, в связи с чем, регистрация для этих товаров противоречит общественным интересам.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака "ТОНГКАТ" была произведена в нарушение требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и на основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию N358181 недействительной полностью, в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];

- свидетельство о государственной регистрации N77.99.19.3 У.896.8.04 от 09.08.2004 [2];

- копии газетных статей [3];

- договоры поставки на реализацию, договоры купли-продажи [4];

- письмо от компании "АЛ КЕНЗ"[5];

- сертификат соответствия N 77.99.01.RU. Ф.А00151.06.07 [6];

- письмо от компании "PHYTES BIOTEK SDN BHD"[7];

- письмо от компании "SHITEK MICRO ALGAE SDN BHD" [8].

3 Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии и ознакомленный с возражением, представил отзыв на возражение. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- представленные в возражении документы не подтверждают ни известность на территории РФ БАДа "ЭТУМАКС ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС", ни факт введения его в оборот ООО "КЕНЗ";

- свидетельство [2] не доказывает факты реализации препарата на территории РФ;

- статья [3] опубликована позднее даты приоритета и не может служить доказательством;

- к договорам [4] не приложены документы, доказывающие их исполнение, следовательно, они не могут свидетельствовать о вводе товаров в оборот;

- на момент регистрации товарного знака компанией "Шитек Микро Аглае" было представлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака на имя правообладателя;

- на имя правообладателя компанией производителем (Фитек Биотек Сдн Бхд) была выдана доверенность на предоставление интересов производителя по регистрации и сертификации БАД "ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС";

- в письме [7] имеются расхождения, что вызывает сомнения в его подлинности;

- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- по запросу правообладателя Федеральной таможенной службой была представлена справка, о том, что с 2005 по июнь 2007 годов не выявлено сведений о ввозе БАДов "ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС" и "ЭТУМАКС ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС";

- поскольку не доказана известность БАДов "ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС" и "ЭТУМАКС ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС" на территории Российской Федерации, то говорить о возможности введения в заблуждение относительно назначения товаров или их производителя не приходится.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

4 С учетом даты приоритета (06.06.2007) заявки N2007716700/50 на регистра- цию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. N3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. N166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее - Закон) и Правила составления, по- дачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслужива- ния, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила), Гражданский ко- декс Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и мора- ли.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или со- держащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изго- товителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На основании пункта 2.5.2 Правил не допускается регистрация в качестве то- варных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содер- жащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуман- ности и морали.

5 К таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непри- стойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие челове- ческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Оспариваемый товарный знак, как указанно выше, представляет собой сло- весное обозначение "ТОНГКАТ", выполненное стандартным шрифтом заглавны- ми буквами русского языка.

Исходя из сведений http://lingvo.yandex.ru/ словесный элемент "ТОНГКАТ" не имеет словарного значения, следовательно, является фантазийным. Анализ материалов возражения показал следующее.

Копии газетных статей свидетельствуют о рекламе препарата "ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС". Однако, первая статья относится к периоду времени (октябрь 2007), позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, в статьях не указан производитель товара, указано лишь на малазийское происхождение това- ра. В качестве контактного лица указано, что продукт произведен по заказу ком- пании "КЕНЗ" (Россия). Таким образом, из представленных материалов не следу- ет связь обозначения "ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС" с конкретным производителем, в связи с чем, аргумент о возможности введения потребителя в заблуждение отно- сительно производителя товара не может считаться подтвержденным, поскольку представленные материалы не позволяют придти к выводу, что потребителю из- вестен конкретный производитель.

Наличие сертификатов соответствия на биологически активную добавку "Этумакс Тонгкат Али Плюс" не может свидетельствовать об известности препа- рата, обозначения или производителя, поскольку они относится к разрешительным документам, и сами по себе не свидетельствуют о вводе товаров, маркированных обозначением "ТОНГКАТ" в гражданский оборот.

Анализ представленных договоров показал отсутствие сведений об их ис- полнении, что не позволяет сделать вывод об обороте на территории Российской Федерации препарата, маркированного оспариваемым товарным знаком лицом, подавшим возражение, и, следовательно, не свидетельствует о том, что у потреби- 6 теля сложилась стойкая ассоциация между обозначением "ТОНГКАТ" и ООО "КЕНЗ". Имеющаяся в материалах накладная N9 от 16.06.2006 не может быть от- несена к конкретному договору в связи с отсутствием указания плательщика и ос- нований для платежа.

Письмо [5] компании АЛ КЕНЗ (Дубаи), согласно которому данная фирма не давала согласия на регистрацию товарного знака на имя правообладателя (ООО "Полярис"), а так же письма [7] и [8] компаний "PHYTES BIOTEK SDN BHD" и "SHITEK MICRO ALGAE SDN BHD" имеют даты, позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и, кроме того, противоречат письму-согласию от компании "SHITEK MICRO ALGAE SDN BHD" от 26.06.2008, на основании которого было принято решение о регистрации оспариваемого товарного знака, и которое имеется в материалах заявки. Исходя из данного письма, правообладатель заказывает, а производитель изготовляет по специальному заказу биологически активную добавку "Этумакс Тонгкат Али Плюс". В связи с чем, производитель "SHITEK MICRO ALGAE SDN, BHD" не имеет причин возражать против регистрации в Российской Федерации товарного знака "Тонгкат" на имя ООО "Полярис". Письмо выполнено на фирменном бланке и подписано Управляющим директором.

Кроме того, анализ имеющихся в деле заявки документов показывает, что правообладателем заключены агентские договоры и договоры на показ рекламы препаратов "ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС", "ТОНГКАТ" и "ЭТУМАКС ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС". Из имеющихся в деле заявки материалов (упаковка) также следует, что на упаковке содержится наименование производителя товара, а именно "Шитек Микро Алгае СДН БХД, Малайзия, для "Этомакс Корпорейшн СДН БХД, Малайзия. Произведено по специальному заказу ООО "Полярис".

Указанное приводит к выводу, что правообладатель, ООО "Полярис", на дату подачи заявки имел отношение к производству товаров, маркированных обозначением "ТОНГКАТ", что также делает неубедительным довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги, а так же об эксклюзивных отношениях производителя с лицом, подавшим возражение.

7 Довод лица, подавшего возражение, о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам не находит подтверждения ввиду следующего.

Само по себе словесное обозначение "ТОНГКАТ" не имеет словарного зна- чения и для потребителя является фантазийным. В связи с чем, коллегия Палаты по патентным спорам не может отнести оспариваемое обозначение к словам не- пристойного содержания, к призывам антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, к словам, написание которых на- рушает правила орфографии русского языка.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что использование обозначения "ТОНГКАТ" в отношении товаров 05 класса МКТУ, иных, чем биологически ак- тивная добавка, вследствие чего потребитель может быть введен в заблуждение относительно назначения, что может привести к негативным последствиям для здоровья потребителя, и, следовательно, применение оспариваемого обозначения для таких товаров противоречит общественным интересам, является неубедитель- ным и не основан на законодательстве о товарных знаках ввиду следующего. За- кон не предусматривает обязательного указания назначения товаров при регистра- ции обозначения в качестве товарного знака в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как фармацевтические препараты, биологически активные добавки. Таким образом, при решении вопроса о возможности маркировки товаров фармацевтиче- ского назначения товарными знаками, производителю следует руководствоваться специальным законодательством о лекарственных средствах.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не на- ходит оснований, подтверждающих доводы лица, подавшего возражение, о несо- ответствии обозначения "ТОНГКАТ" по заявке N2007716700 требованиям, пре- дусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам 22.12.2009 было представлено особое мне- ние от лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к следующему.

8 На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим воз- ражение, были представлены документы (письма производителей), отсутствующие в материалах возражения, которые, однако, не были приняты коллегией, что, по мнению лица, подавшего возражение, является нарушением его прав.

В связи с чем необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Пра- вил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, про- веряется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия ос- нования для признания правовой охраны недействительной. Дополнительные ма- териалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены от- сутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных сло- варно-справочных изданий. Поскольку представленные письма не могут быть от- несены к общедоступным справочным материалам, коллегия Палаты по патент- ным спорам не может принять их как дополнительные материалы к возражению.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного воз- ражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.09.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N358181.