Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16 ноября 2009 г. по заявке N 918196/50 О предоставлении правовой охраны знака по международной регистрации "Marlboro"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 16 ноября 2009 г. по заявке N 918196/50

Заявка:	918196/50
Название:	Marlboro
Объект охраны:	Международная регистрация
Дата обращения:	07.05.2009
Дата коллегии:	07.10.2009
Дата утверждения:	16.11.2009
Заявитель:	Компания "Филипп Моррис Продактс С.А."
Вид обращения:	возражение на решение об отказе в предоставлении правовой охраны по международной регистрации

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N 4520 (далее - Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 07.05.2009, поданное американской компанией Филипп Моррис Продактс С.А. (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 09.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N918196, при этом установлено следующее.

Международная регистрация N918196 знака "Marlboro" произведена Международным Бюро ВОИС 30.01.2007 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchвtel (Suisse).

Согласно материалам заявки знак по международной регистрации N918196 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительные и словесные элементы, а также буквы и цифры. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.02.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации (далее - решение Роспатента). Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно решению Роспатента, входящие в состав знака по международной регистрации N918196 элементы "MX4 FLAVOR" являются неохраняемыми. Словесный элемент "FLAVOR" в переводе с английского - 918196/50 3 языка означает "вкус, аромат, запах" и в отношении товаров 34 класса МКТУ указывает на их свойства. Элемент "MX4" представляет собой не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения сочетание простых букв и цифры.

В этой связи знаку по международной регистрации N918196 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 34 класса МКТУ без указания в качестве неохраняемого элемента "MX4 FLAVOR".

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.05.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент "MX4" состоит из буквы "М", символа действия "умножения" Х и цифры 4, имеет свою фонетику и произносится как "эм-икс- фор";

- элемент "MX4" легко запоминается в силу своего графического исполнения, т.к. выполнен с соблюдением определенной симметрии, а именно буква М и цифра 4 расположены между боковыми палочками буквы Х, в связи с чем создается определенная графическая композиция;

- элемент "MX4" имеет семантическое значение, поскольку воспринимается как 4-х кратное Мальборо, поскольку буква М в этом элементе является начальной буквой слова Marlboro - товарного знака, хорошо известного российскому потребителю;

- элемент "MX4" является оригинальным, поскольку никогда не использовался в табачной промышленности ни в России, ни в любой другой стране;

- словесный элемент "FLAVOR" для части товаров 34 класса МКТУ, таких как "сигары, сигареты, сигариллы, курительные принадлежности, включая сигаретную бумагу и гильзы, фильтры для сигарет, ящики для табака, портсигары и пепельницы не из благородных металлов, их сплавов или плакированные ими, трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки, спички" не обладают такой отличительной характеристикой как запах и аромат. О такой характеристике можно было бы - 918196/50 4 говорить лишь в отношении табака, однако и табак не обладает 4-х кратным ароматом Мальборо;

- знак по международной регистрации N918196 был зарегистрирован без исключения из самостоятельной правовой охраны элемента "MX4 FLAVOR" в Казахстане, Кении, Вьетнаме, Северной Корее, Южной Корее, Евросоюзе, Албании, Алжире, Антигуа и Барбуде, Армении, Австралии, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Китае, Хорватии, Египте, Грузии, Исландии, Японии, Кургызстане, Лесото, Замбии, Антильских островах, Норвегии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Сьерра- Леоне, Либерии, Лихтенштейне, Македонии, Молдове, Монако, Монголии, Сингапуре, Судане, Свазерленде, Швейцарии, Сирии, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Украине, Узбекистане, Марокко, Мозамбик, Намибии и др.;

- в базе РОСПАТЕНТА содержится информация о регистрациях товарных знаков, в которых такие элементы как МХ, ММ и подобные им не исключены из правовой охраны (регистрация N370765, международные регистрации N828157, N847299, N791437, N869731, N894336, N630987, N885923;

- таким образом элемент "MX4 FLAVOR" не является описательным и обладает различительной способностью, является ярким и запоминающимся и способен выполнять функции товарного знака.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- распечатка из базы данных РОМАРИН с информацией о международной регистрации N918196;

- распечатка из базы данных РОМАРИН с информацией о международной регистрации N907203;

- таблица с информацией о регистрациях товарного знака "MX4 FLAVOR";

- распечатка из базы данных РОСПАТЕНТА с информацией о международных регистрациях N828157, N847299, N791437, N869731, N894336, N630987, N885923;

- 918196/50 5 - распечатка из базы данных РОСПАТЕНТА о регистрации N370765. На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N918196 без исключения из правовой охраны элемента "MX4 FLAVOR".

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.01.2007) международной регистрации N918196 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в редакции Федерального закона от 11.12.2002 N166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 N4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

- 918196/50 6 Элементы, указанные в абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов. Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку, в нижней части которой на белом фоне расположен словесный элемент "Marlboro", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Над словом "Marlboro" размещен изобразительный элемент в виде двух латинских букв "PM", заключенных в овал, по бокам которого находятся стилизованные изображения животных, а снизу и сверху корона и лента. В верхней части знака на фоне красного флажка расположен заключенный в рамку элемент "MX4 FLAVOR". Элемент "MX4" оспариваемого знака выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и не является предметом самостоятельной охраны, как отмечено в заключении экспертизы на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает дискламацию обозначений, указанных в абзаце первом указанного пункта, в том числе буквенных и цифровых обозначений, если они не занимают в товарном знаке доминирующего положения.

Вместе с тем, в решении Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации N918196 не было учтено следующее. Знак на регистрацию в Международное Бюро ВОИС был подан 30.01.2007, то есть в период действия Закона. В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" - 918196/50 7 положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обратная сила не придана. В этой связи при рассмотрении заявки знака по международной регистрации N918196 экспертизой должны были быть применены положения Закона, а не Кодекса. Сказанное подтверждается правовой позицией, сформулированной в разъяснениях Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, которые даны в постановлении N5/29 от 26.03.2009.

Пункт 1 статьи 6 Закона допускает дискламацию элементов, указанных только в абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 6 Закона, если они не занимают в товарном знаке доминирующего положения. При этом, исходя из положений пункта 2.3.1 Правил, буквенные и цифровые элементы "MX4" подпадают под действие абзаца первого пункта 1 статьи 6 Закона, в соответствии с которым исключение подобных элементов из самостоятельной правовой охраны не предусмотрено.

Что касается словесного элемента "FLAVOR" (в переводе с английского языка означает "вкус, привкус, аромат, запах", см. http://lingvo.yandex.ru), то, как справедливо отмечается в решение Роспатента, данный элемент указывает на свойства заявленных товаров 34 класса МКТУ, которые могут быть ароматизированы или иметь соответствующий вкус. В этой связи словесному элементу "FLAVOR" не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.05.2009, отменить решение Роспатента от 09.02.2009 и предоставить правовую охрану на территории российской федерации знаку по международной регистрации N918196 с исключением из правовой охраны словесного элемента "FLAVOR".

- 918196/50