Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19 февраля 2010 г. по заявке N 939502/50 О предоставлении правовой охраны знака по международной регистрации "SALIVIT"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 19 февраля 2010 г. по заявке N 939502/50

Заявка:	939502/50
Название:	SALIVIT
Объект охраны:	Международная регистрация
Дата обращения:	04.09.2009
Дата коллегии:	25.01.2010
Дата утверждения:	19.02.2010
Заявитель:	Фармацойтише Фабрик Монтафит Гезелльшафт м.б.Х, Австрия
Вид обращения:	Возражение на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международному знаку

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N 4520 (далее - Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 04.09.2009, поданное от имени компании Фармацойтише Фабрик Монтафит Гезелльшафт м.б.Х, Австрия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации N939502, при этом установила следующее.

Международная регистрация N939502 произведена Международным Бюро ВОИС 18.07.2007 с конвенционным приоритетом от 19.02.2007 на имя австрийской компании Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H. Salzbergstra?e 96 A-6060 Absam (AT) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации N939502 является словесным и представляет собой слово "SALIVIT", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.05.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N939502 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

- 939502/50 3 Указанное заключение обосновывается тем, что знак "SALIVIT" по международной регистрации N939502 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя компании Фармасия энд Апджон АБ, С-112 87 Стокгольм, Швеция товарными знаками "САЛИВИКС" по свидетельству N169550 с приоритетом от 09.07.1997 и "SALIVIX" по свидетельству N169403.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение "SALIVIT" и противопоставленные товарные знаки "САЛИВИКС" и "SALIVIX" в целом не являются сходными по фонетическому и графическому критериям, поскольку производят разное общее впечатление при их аудиовизуальном восприятии;

- рассматриваемые обозначения "SALIVIT" и "SALIVIX" ("САЛИВИКС") произносятся на русском языке как "с-а-л-и-в-и-т" и "с-а-л-и- в-и-к-с" и отличаются друг от друга по количеству фонем (7 и 8 соответственно);

- сильное конечное сочетание [кс] товарных знаков "SALIVIX" и "САЛИВИКС" придает им яркость и оригинальность звучания, в то время как глухой согласный [т], находясь в слабой позиции на конце слова "SALIVIT", при произношении еще больше оглушается, что составляет сильный контраст по сравнению с ярким звучанием окончания [кс] противопоставленных знаков;

- поскольку основной функцией фонем является смыслоразличительная, важную роль может приобрести даже отличие между словами, заключающееся всего в одной фонеме, например, дуплет - дуплекс, кот - кокс, климат - климакс и т.п.;

- таким образом, разница в окончаниях рассматриваемых знаков является достаточным основанием для признания обозначения "SALIVIT" и противопоставленных товарных знаков "SALIVIX" ("САЛИВИКС") несходными до степени смешения по фонетическому критерию;

- 939502/50 4 - графический анализ сравниваемых обозначений SALIVIT" и противопоставленных товарных знаков "SALIVIX" показал, что они отличаются характером конечной графемы, при этом графема "Х" является достаточно яркой и запоминающейся с точки зрения написания. Кроме того, существует ряд слов как английского, так и русского языка, отличающихся при написании только одной конечной графемой и обладающих совершенно разным лексическим значением: sit - six (сидеть - шесть); fat - fax (жир - факс), ворот - ворох, грот - грох и т.п. Более того, само существование такого лингвистического явления как фонетическая омонимия, когда одинаковые по звучанию слова с разными лексическими значениями отличаются по написанию одной графемой (например, луг [лук] - лук [лук]; род [рот] - рот [род]), позволяет говорить, что различие в одной фонеме может играть важную смыслоразличительную роль при восприятии схожих слов;

- сравниваемые обозначения "SALIVIT" и "САЛИВИКС" совершенно несходны по графическому критерию и производят разное зрительное впечатление в силу использования разных алфавитов - латинского и кириллического и соответственно разному начертанию;

- вышесказанное свидетельствует, что с точки зрения визуального восприятия сравниваемые обозначения "SALIVIT" и "SALIVIX" ("САЛИВИКС") следует признать несходными до степени смешения;

- семантический критерий сходства не играет существенной роли при сравнительном анализе сравниваемых обозначений в силу отсутствия у них смыслового значения;

- анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что правовая охрана международной регистрации N939502 знака "SALIVIT" испрашивается в отношении узкого перечня товаров 05 класса МКТУ "гели против ксеростомии (для медицинских целей)", а противопоставленные товарные знаки по свидетельству N169550 и N169403 зарегистрированы в отношении широкой категории товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты". Учитывая весьма специфические показания к применению товаров, указанных в перечне международной регистрации N939502, а также - 939502/50 5 то, что данные препараты принимаются по назначению врача, риск смешения товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, исключен;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам N169404 и N169550 была досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ в связи с их неиспользованием.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия обжалуемого решения от 27.05.2009;

- копии страниц из электронной версии Обратного словаря русского языка;

- статья о состоянии ксеростомии из электронной медицинской энциклопедии;

- копия переписки с представителем Фармасия энд Апджон АБ;

- копии уведомлений Палаты по патентным спорам;

- копии решений Палаты по патентным спорам.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N939502 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя владельца международной регистрации, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.02.2007) конвенционного приоритета международной регистрации N939502 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в редакции Федерального закона от 11.12.2002 N166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака - 939502/50 6 обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 N4322 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Анализ сходства знака по международной регистрации N639502 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам N169403 и N169550 показал следующее.

- 939502/50 7 Знак по международной регистрации N639502 является словесным и представляет собой слово "SALIVIT", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации N939502 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ "gels contre la xerostomie (a usage medical)" (гели против ксеростомии (для медицинских целей)). Слово "SALIVIT" не имеет смыслового значения и является фантазийным по отношению к указанным в перечне регистрации товарам. Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N939502 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков "SALIVIX" [1] по свидетельству N169403 и "САЛИВИКС" [2] по свидетельству N169550, принадлежащих иному лицу - шведской компании Фармасия энд Апджон АБ.

Противопоставленный товарный знак "SALIVIX" [1] по свидетельству N169403 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты". Слово "SALIVIX" смыслового значения не имеет. Противопоставленный товарный знак "САЛИВИКС" [2] по свидетельству N169550 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты". Слово "САЛИВИКС" смыслового значения не имеет и представляет собой транслитерацию буквами кириллического алфавита знака "SALIVIX" по свидетельству N169403.

При сравнительном анализе знака "SALIVIT" по международной регистрации N939502 и противопоставленных товарных знаков "SALIVIX" [1] и "САЛИВИКС" [2] было установлено следующее.

- 939502/50 8 Обозначения "SALIVIT" (произносится как "са-ли-вит"), "SALIVIX" [1] (произносится как "са-ли-викс"), "САЛИВИКС" [2] состоят из трех слогов, имеют ударение на последнем слоге. В сравниваемых обозначениях "SALIVIT" и "SALIVIX" ("САЛИВИКС") практически совпадает состав звуков (6 из 8). Фактически в рассматриваемых обозначениях имеет место тождество звучания большей части слова - "са-ли-ви". Отличаются же сравниваемые обозначения только конечными звуками [т] и [кс]. Однако, учитывая то, что данные звуки находятся в конце сравниваемых слов, а начальная часть слов тождественна, можно сделать вывод о том, что данное различие не является существенным при восприятии обозначений в целом. Что же касается приведенных владельцем международной регистрации N939502 примеров слов с отличающимися друг от друга конечными частями, такими как, например, "дуплет - дуплекс", "климат - климакс", в которых отличие звуков в конечной позиции коренным образом меняет восприятие этих слов в целом, следует отметить следующее. В рамках данного дела приведенные примеры не применимы, поскольку касаются слов с определенным семантическим значением, в то время как сравниваемые обозначения никакой смысловой нагрузки не имеют и воспринимаются потребителем в качестве фантазийных обозначений с близким звучанием. Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения "SALIVIT" и "SALIVIX" производят сходное зрительное впечатление за счет использования латинских букв черного цвета, выполненных одинаковым стандартным шрифтом.

Что касается противопоставленного товарного знака [2], то, с учетом разницы начертания букв латинского и кириллического алфавитов сравниваемых знаков "SALIVIT" и "САЛИВИКС", можно сделать вывод, что визуально они отличаются. Вместе с тем следует отметить, что сравниваемые обозначения выполнены стандартными шрифтами без каких- либо оригинальных графических элементов, поэтому графический критерий сходства в данном случае определяющим не является.

- 939502/50 9 Также следует отметить, что отсутствие семантики у знака по международной регистрации N939502 и противопоставленных товарных знаков [1], [2] не позволяет сопоставить данные обозначения по семантическому критерию сходства.

Таким образом, учитывая фонетическое, а также графическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней товаров международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Товары "гели против ксеростомии (для медицинских целей" международной регистрации N939502 и товары "фармацевтические препараты", указанные в перечне противопоставленных товарных знаков [1], [2], являются однородными, поскольку соотносятся как вид/род. Необходимо учитывать также совместную встречаемость товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями в обиходе и в продаже. Указанные товары, как правило, реализуются в одних и тех же местах - в аптечной сети, что обуславливает возможность смешения производителей данных товаров потребителем.

Таким образом, сделанный в заключение экспертизы вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам N169403 и N169550 на основании решения Роспатента от 19.10.2009.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного - 939502/50 10 обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков прекращена до даты (19.11.2009) принятия возражения к рассмотрению, товарные знаки по свидетельствам N169403 и N169550 не могут служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N939502.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.09.2009, отменить решение Роспатента от 27.05.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N939502.

- 939502/50