Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15 июля 2010 г. по заявке N 2006717957/50 О товарном знаке "SMIRNOFF BLACK"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 15 июля 2010 г. по заявке N 2006717957/50

Заявка:	2006717957/50
Название:	SMIRNOFF BLACK
Объект охраны:	Товарный знак
Дата обращения:	01.04.2010
Дата коллегии:	11.06.2010
Дата утверждения:	15.07.2010
Заявитель:	"Дзе Пьер Смирнофф Компани, Лимитед", Англия
Вид обращения:	Возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания)

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 N 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный N 5339, рассмотрела возражение от 01.04.2010. Данное возражение подано компанией "Дзе Пьер Смирнофф Компани, Лимитед", Англия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака "SMIRNOFF BLACK" по заявке N 2006717957/50, при этом установлено следующее.

Заявка N 2006717957/50 на регистрацию словесного обозначения "SMIRNOFF BLACK" была подана 30.06.2006 компанией "Диаджео Норт Америка, Инк." (корпорация штата Коннектикут) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. В результате передачи права на регистрацию товарного знака заявителем по заявке N2006717957/50 стала компания "Дзе Пьер Смирнофф Компани, Лимитед", Англия.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение образовано сочетанием имени собственного "SMIRNOFF"-СМИРНОФФ и английского слова "BLACK"-БЛЭК, то есть черный.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.01.2010 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2006717957/50 в Телефон/факс (8-499) 240-33-63 2 отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками, содержащими словесные элементы "Смирновъ/ БОРИС СМИРНОВ/ БОРИСЪ СМИРНОВЪ/ П.А. СМИРНОВ/ ПЕТР СМИРНОВ":

- комбинированным товарным знаком, представляющим собой этикетку, по свидетельству N119253 с приоритетом от 14.10.1992, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя АОЗТ "Петр Смирнов и потомки", Россия [1];

- словесным товарным знаком по свидетельству N143631 с приоритетом от 22.03.1995, зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя Товарищества с ограниченной ответственностью "Правнук П.А.Смирнова и Ко", Россия [2];

- словесным товарным знаком по свидетельству N197846 с приоритетом от 31.07.2000, зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А.Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве", Россия [3];

- комбинированным товарным знаком по свидетельству N213025 с приоритетом от 21.12.2001, зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А.Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве", Россия [4];

- комбинированным товарным знаком, представляющим собой этикетку, по свидетельству N309036 с приоритетом от 26.02.2003, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А.Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве", Россия [5];

3 - комбинированным товарным знаком, представляющим собой этикетку и кольеретку, по свидетельству N142266 с приоритетом от 29.09.1995, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя АОЗТ "Смирновская фирма", Россия [6];

- комбинированным товарным знаком, представляющим собой этикетку, по свидетельству N151983 с приоритетом от 29.09.1995, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя АОЗТ "Смирновская фирма", Россия [7].

В Палату по патентным спорам 02.04.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2006717957/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю принадлежит ряд товарных знаков со словесным элементом "SMIRNOFF", в том числе зарегистрированных ранее противопоставляемых ему знаков;

- заявителю принадлежит право на фирменное наименование и на коммерческое обозначение со словесным элементом "SMIRNOFF", права на которые возникли у заявителя до появления владельцев и правопредшественников противопоставляемых знаков;

- заявленное обозначение и противопоставляемые знаки различны по фонетическому критерию сходства, поскольку содержат различное количество звуков и слогов, различный состав гласных и согласных звуков, а также отличаются по всем иным признакам фонетического сходства. В том числе, отсутствует "вхождение" заявленного обозначения в противопоставленные знаки;

- визуальное различие обусловлено использованием различных шрифтов и алфавитов, наличием различных изобразительных элементов, композиционного построения, цветового сочетания и т.д.

- элемент "SMIRNOFF" однозначно ассоциируется с иностранным происхождением благодаря использованию суффикса "-OFF", абсолютно нехарактерного для слов русского языка. В результате элементы "SMIRNOFF" и 4 "СМИРНОВЪ" вызывают кардинально противоположные ассоциации, несут различную смысловую нагрузку;

- фамилия Смирнов является широко распространенной фамилией в Российской Федерации и изначально не обладает различительной способностью, не может быть зарегистрирована в качестве охраняемого элемента. Вместе с тем, длительное использование обозначения "SMIRNOFF" для маркировки водки привело к тому, что заявленная фамилия стала восприниматься потребителем как обозначение товаров заявителя. Различительная способность выражается в том, что позволяет отличать продукцию и услуги одних производителей от продукции и услуг других производителей. Кроме того, продолжительное использование обозначения "SMIRNOFF" послужило основанием для признания его общеизвестным в Российской Федерации;

- водка, маркированная обозначениями "SMIRNOFF" и "СМИРНОВЪ", давно существует на рынке. Российский потребитель давно осведомлен о производителе водок. Реальное отсутствие смешения на рынке подтверждается публикациями в прессе;

- отсутствие сходства до степени смешения подтверждалось различными решениями Апелляционной Палаты, Высшей Патентной Палаты, Палаты по патентным спорам (например, решения Апелляционной Палаты от 24.06.2002 по товарным знакам со свидетельствами N156420, N159419 и др.).

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

- копия распечатки из московской городской телефонной сети на 85 л.{1};

- копии публикаций в прессе на 200 л. {2};

- распечатка регистрации общеизвестного товарного знака по свидетельству N43 на 1 л.{3};

- копии решений Апелляционной палаты от 24.06.2002 на 32 л.{4};

- копии решений Палаты по патентным спорам от 28.09.2004, 12.03.2007 и 18.01.2006 на 31 л.{5};

- копия отзыва на заявление на 8 л.{6}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, патентам и товарным 5 знакам и зарегистрировать обозначение по заявке N 2006717957/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (30.06.2006) заявки N2006717957/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, - 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 N166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента N32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 N 4322 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

6 Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение "SMIRNOFF BLACK" является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент "BLACK" является слабым элементом, поскольку занимает в знаке вторичное местоположение и его восприятие близко к восприятию в качестве "описательного" элемента. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой этикетку, внутри которой в верхней части находится изображение четырех гербов в виде двухголовых орлов с указанием годов под ними (слева направо "1877 г.", "1882 г.", "1896 г.", "1886 г."). В центральной части знака помещены в восемь строк словесные элементы "ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА", "Его Императорского Величества", "1886 г.-1917 г.", "ТОРГОВЫЙ ДОМЪ", "Петра Смирнова", "и потомков в Москве", "СТОЛОВОЕ ВИНО N21", "Настоящая Смирновская водка", цифровые и буквенные элементы: "40%", "емк. 0,61". Словесные элементы знака "Его Императорского Величества", "Петра Смирнова и потомков в Москве", Настоящая Смирновская водка" выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы "ПОТАВЩИКЪ ДВОРА", "ТОРГОВЫЙ ДОМЪ", "СТОЛОВОЕ ВИНО" выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Неохраняемыми 7 элементами знака являются изображения гербов, цифры и все слова, кроме "Перта Смирнова и потомков в Москве" и "Настоящая Смирновская". Правовая охрана предоставлена в белом, красном, синем, серебристом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Противопоставленный знак "Золотой Смирновъ из России" [2] является словесным, выполнен в две строки стандартным шрифтом сточными буквами русского алфавита, буквы "З", "С", "Р"- заглавные. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак "БОРИС СМИРНОВ-ПОТОМОК ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА" [3] является словесным, выполнен в семь строк стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак [4] является комбинированным, состоит из изогнутой рамки, над которой помещена корона, внутри рамки находится словесный элемент "БОРИСЪ СМИРНОВЪ", выполненный на черном фоне стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак [5] является комбинированным, представляет собой этикетку, которая состоит из прямоугольной рамки, внутри которой в верхней части знака находится изображение четырех гербов в виде двухголовых орлов с указанием годов под ними (слева направо "1877 г.", "1882 г.", "1896 г.", "1886 г."). Ниже помещены в две строки словесных элементы "ТОРГОВЫЙ ДОМЪ", ниже "БОРИСА СМИРНОВА". В правой центральной части знака помещены в четыре строки словесные элементы "ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА". Словесные элементы "СТОЛОВОЕ ВИНО N", "ВОДКА", "объем 0,61 л", "спирт 40%" помещены в нижней части знака.

8 Словесные элементы знака выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита (слова "объем" и "спирт" исполнены строчными буквами). Неохраняемыми элементами знака являются изображения гербов, все цифры, буквы и слова, кроме "ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА". Правовая охрана предоставлена в бронзовом, красном, синем, черном, белом, коричневом, золотом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Противопоставленный знак [6] представляет собой этикетку и кольеретку, внутри которых расположена рамка с вензелями. Центральным элементом кольеретки является овал, также с вензелями, и элементом "N161" внутри овала. Внутри кольеретки помещены словесные элементы "ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ЛУЧШИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" - по верхней кайме рамки; "СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ" - в левой и правой части кольеретки; "ПО ПРЕЙСКУРАНТУ П.А. СМИРОНОВА" - над овалом. Все словесные элементы, находящиеся внутри кольеретки, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. На этикетке также находится изображение овала с вензелями и цифрой "N161" внутри, под овалом помещены в пять строк словесные элементы "По прейскуранту П.А. Смирнова", "СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ", "Игристое Вино", "БРЮТ", "СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", "СМИРНОВСКАЯ ФИРМА И КОРНЕТ", цифровые и буквенные элементы: "0,75 л", "11%". Словесные элементы "СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ", "БРЮТ", "СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" и "СМИРНОВСКАЯ ФИРМА И КОРНЕТ" выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а словесные элементы "Игристое Вино", "По прейскуранту П.А. Смирнова"- оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Неохраняемыми элементами товарного знака являются все цифры, буквы, словесные обозначения, кроме "Старые Традиции", "по прейскуранту П.А. Смирнова", "Смирновская", "Корнет". Правовая охрана предоставлена в бордовом, золотом, светло- коричневом, бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

9 Противопоставленный знак [7] представляет собой этикетку, внутри которой находится рамка и овал с вензелями, внутри овала находится элемент "N161". В знаке помещены словесные элементы в пять строк "По прейскуранту П.А. Смирнова", "СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ", "Игристое Вино", "ПОЛУСУХОЕ", "СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", "СМИРНОВСКАЯ ФИРМА И КОРНЕТ", "0,75 л", "11%". Словесные элементы "СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ", "БРЮТ", "СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" и "СМИРНОВСКАЯ ФИРМА И КОРНЕТ" выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а словесные элементы "Игристое Вино", "По прейскуранту П.А. Смирнова"- оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Неохраняемыми элементами товарного знака являются все слова, цифры, буквы, за исключением слов "Старые Традиции", "П.А. Смирнова", "Смирновская", "Корнет". Правовая охрана предоставлена в темно-зеленом, желтом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Однородность товаров сопоставляемых обозначений обусловлена отнесением их к одному роду - алкогольной продукции.

Противопоставленные знаки в качестве основного индивидуализирующего элемента содержат слово "СМИРНОВЪ/СМИРНОВ/СМИРНОВА", а заявленное обозначение - "SMIRNOFF". Указанные словесные обозначения характеризуются тождеством состава гласных и близостью состава согласных букв. Однако, обозначенные выше словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов. Так, в противопоставленных знаках используется русский алфавит. При этом в части знаков применяется включение "Ъ" на конце слова, отсылающее к историческим старорусским корням. Вместе с тем, исполнение заявленного обозначения "SMIRNOFF" буквами латинского алфавита, а также наличие окончания "-OFF" указывает на зарубежное происхождение слова, то есть в заявленном обозначении заложена ассоциативность с его нероссийским происхождением. Указанный факт определяет различные ассоциативные 10 запоминания, позволяющие потребителю ориентироваться в выборе нужной ему продукции.

Указанное обуславливает несходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков[1-7]. Данные различия усугубляются имеющимися фонетическими и графическими отличиями знаков в целом.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает возможности смешения обозначений в целом.

Следует также учитывать, что заявителю принадлежит общеизвестный товарный знак по свидетельству N43, содержащий словесный элемент "SMIRNOFF", зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ: "алкогольные напитки, а именно водка", что способствует формированию у потребителей ассоциаций только с определенным изготовителем товара. Таким образом, при маркировке заявителем однородных товаров заявленным обозначением, российский потребитель будет ассоциировать его именно с заявителем, а не с правообладателями противопоставленных знаков и их продукцией.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.04.2010, отменить решение Роспатента от 21.01.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке N2006717957/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

11 Форма N 81.1 В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров" (511) 33 - алкогольные напитки, а именно алкогольные напитки, полученные перегонкой.