Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17 марта 2011 г. по заявке N 2006731001/50 Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака "MINN KOTA"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 17 марта 2011 г. по заявке N 2006731001/50

Заявка:	2006731001/50
Название:	MINN KOTA
Объект охраны:	товарный знак
Дата обращения:	11.10.2010
Дата коллегии:	19.01.2011
Дата утверждения:	17.03.2011
Заявитель:	Джонсон Аутдорс Инк., США
Вид обращения:	Возражение против предоставления правовой охраны ТЗ

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N231-ФЗ (далее Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2010, поданное компанией Джонсон Аутдорс Инк., США (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку "MINN KOTA" по свидетельству N352530, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке N2006731001/50 с приоритетом от 27.10.2006 зарегистрирован 10.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N352530 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Групп", Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "MINN KOTA", выполненного заглавными буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде диска серого цвета, расположенного между словесными элементами.

В возражении от 11.10.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку "MINN KOTA" по свидетельству N 352530 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. N166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Джонсон Аутдорс Инк., находящаяся по адресу 555 Мэйн Стрит, Рэсайн, ВиАй 53403, США, действует в различных странах в области разработки, производства и распространения лодочных моторов, запасных частей к ним, а также аксессуаров для рыбной ловли;

- компания Джонсон Аутдорс Инк. производит и реализует по всему миру товары, маркированные товарным знаком "MINN KOTA", зарегистрированным в отношении товаров 07 класса - лодочные моторы, права на который в ряде стран принадлежат этой компании, - лодочные моторы, запасные части к ним, якоря, маркированные товарным знаком "MINN KOTA", реализовывались на территории Российской Федерации ЗАО "Нормарк" (официальным дилером) до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Приложенные материалы свидетельствуют о реализации 11938 лодочных моторов "MINN KOTA" и запасных частей к ним, производства Джонсон Аутдорс Инк., до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- товары 28 класса МКТУ являются однородными товарам 12 класса МКТУ, и в отношении них также возможно введение потребителя в заблуждение относительно производителя;

- лодочные моторы "MINN KOTA" рекламировались в каталогах и на выставках;

- вышеуказанное свидетельствует о том, что товары стали известны на территории Российской Федерации, а у потребителя сложилось определенное представление о производителе Джонсон Аутдорс Инк., и о месте происхождения (США) товаров, маркированных обозначением "MINN KOTA";

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарному знаку по свидетельству N352530 недействительной полностью.

К возражению приложены:

- информация о товарном знаке по свидетельству N1487402 Патентного ведомства США;

- соглашение (на английском языке) [1];

- решения Арбитражных судов [2];

- анализ продаж 2003, 2004, 2005 [3];

- руководство пользователя [4];

- прайс-лист [5];

- таможенные декларации [6];

- информационная выписка [7];

- сведения о товарных знаках на территории различных стран [8];

- сертификаты соответствия [9];

- фотографии [10];

- каталог [11].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв на возражение на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель - ООО "ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Групп" является головной организацией группы компаний JJ-GROUP, являющейся лидером российского рынка по производству и реализации водомоторной техники, товаров для рыбалки, навигаторов, и товаров для туризма, которая работает на рынке уже более 10 лет. Группа компаний имеет собственную производственную базу по изготовлению лодочных моторов, которые широко представлены на российском рынке. С 2008 года в РФ реализуются лодочные электромоторы под товарным знаком "MINN KOTA", производимые китайской компанией JJ-GROUP CORP., оптовая реализация осуществляется ООО "ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Регион", а правообладатель осуществляет функции по управлению группой компаний. Группа компаний имеет широкую филиальную и дистрибьюторскую сеть, продукция продается в специализированных магазинах крупнейших городов Российской Федерации. Факты ввоза и реализации подтверждаются таможенными декларациями, договорами, счетами и пр. Продукция рекламируется в специализированных каталогах, в сети Интернет, на выставках;

- правообладатель никогда не занимался реализацией продукции лица, подавшего возражение, использует товарный знак по свидетельству N352530 добросовестно и в течение длительного времени. Продукция правообладателя приобрела широкую известность на территории Российской Федерации, и не будет восприниматься как продукция лица, подавшего возражение;

- представленные в возражении документы не доказывают факт известности среди потребителей лодочных моторов под обозначением "MINN KOTA", как товаров произведенных компанией Джонсон Аутдорс Инк., и, следовательно, не доказывает и способность оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров;

- в возражении не представлены материалы, относящиеся к товарам 28 класса МКТУ.

К отзыву приложены следующие материалы:

- информация о правообладателе и JJ Group;

- контракты, договоры комиссии, таможенные декларации, платежные поручения, отчеты;

- каталог продукции, сведения о выставках.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2010.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.01.2011, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы к возражению, которые были приобщены к материалам дела, однако ввиду их несоответствия требованиям подпунктам 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС не могут быть учтены в рамках данного возражения. Лицо, подавшее возражение, вправе подать новое возражение с учетом данных материалов.

Также лицо, подавшее возражение, представило ходатайствовало о переносе даты заседания коллегии, мотивированное тем, что материалы отзыва правообладателя были получены за два дня до коллегии, и необходимо время на их изучение. В удовлетворении ходатайства о переносе было отказано ввиду того, что информация о деятельности правообладателя, позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, занимающая основную часть указанного отзыва, не относится к существу рассматриваемого дела, так как в рамках данного возражения подлежат установлению обстоятельства, имеющие место на дату приоритета.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (27.10.2006) заявки N2006731001/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. N3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. N166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. Роспатентом 29 ноября 1995 г. с изменениями от 19 декабря 1997 г. (далее - Правила), Гражданский кодекс Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "MINN KOTA", выполненного заглавными буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде диска серого цвета, расположенного между словесными элементами.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Материалы [1] выполнены на английском языке, перевод на русский язык отсутствует, ввиду чего данные материалы не рассматриваются.

Анализ таможенных деклараций [6] позволил установить, что имел место ввоз товаров, а именно лодочных моторов и аккумуляторов к ним, индикаторов уровня зарядки, кронштейнов, подъемных устройств винтов, лебедок, имеющих маркировку "MINN KOTA" на территорию Российской Федерации в период, позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, с 2007 по 2009 годы. При этом изготовителем товаров указано "Minn Kota Motors", США, то есть иная компания, нежели лицо, подавшее возражение. Кроме того, аккумуляторные батареи, имеющие маркировку "MINN KOTA", произведены фирмой "TROJAN BATTARY COMPANY".

Из представленных материалов не следует, что лицо, подавшее возражение, "Minn Kota Motors" и "TROJAN BATTARY COMPANY" являются аффилированными лицами или имеют между собой договорные отношения, связанные с производством товаров и использованием товарного знака "MINN KOTA".

В материалах возражения также отсутствуют подтверждения того, что отправитель (экспортер) товаров, фирма "НОРМАРК СПОРТ ФИНЛАНД АО", Финляндия, является компанией, уполномоченной на экспорт товаров лицом, подавшим возражение.

Таким образом, из материалов дела не следует, что оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению хозяйственной деятельности компаниям "Minn Kota Motors", "НОРМАРК СПОРТ ФИНЛАНД АО" и "TROJAN BATTARY COMPANY".

Материалы [3], [4], [5], [9], [10] и [11] содержат товарный знак "MINN KOTA", но в них либо отсутствует указание на производителя товаров, либо указана компания "Minn Kota Motors", которую, как указано выше, невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение.

Руководство пользователя [4] является незаполненным и не содержит каких-либо сведений, позволяющих сделать вывод о продаже товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, на территории Российской Федерации в период времени до даты приоритета товарного знака.

Фотографии не содержат достоверного указания на время и место их свершения, и не могут служить доказательствами использования товарного знака до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не может прийти к выводу о широкой известности товаров, маркированных обозначением "MINN KOTA", произведенных компанией "Джонсон Аутдорс Инк.", США, на территории Российской Федерации в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству N352530, что позволяло сделать вывод о неправомерности регистрации товарного знака на имя правообладателя как вводящего потребителя в заблуждение относительно производителя.

Довод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров также не находит своего подтверждения ввиду следующего.

Анализ словарно-справочных источников не позволил выявить лексическое значение у заявленного обозначения, то есть оно является вымышленным и поэтому не может характеризовать товары, их производителя или их происхождение, и, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем, само по себе не может быть признано ложным относительно места происхождения товаров.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Как было установлено выше, лицо, подавшее возражение, не представило материалов, убедительно доказывающих известность обозначения "MINN KOTA" на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака и его ассоциацию с лицом, подавшим возражение.

Материалы [9] и [11] содержат указания на место нахождения фирмы изготовителя "Minn Kota" - США, и относятся к периоду времени до даты приоритета товарного знака. Из представленных материалов невозможно сделать вывод о присутствии товаров на рынке Российской Федерации, а также о наличии у потребителя представления о месте происхождения товара - США, следовательно, довод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является недоказанным. Более того, из представленных таможенных деклараций [6] следует, что часть товаров, имеющих маркировку "MINN KOTA", произведена в Китае.

Доводы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, касающиеся товаров 28 класса МКТУ, также не находят своего подтверждения ввиду того, что рыболовные принадлежности, ввозимые на территорию Российской Федерации [6], содержат маркировку "CANNON", не относящуюся к оспариваемому товарному знаку, а кроме того, выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.02.2011 поступило Обращение от лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- правообладателем, ООО "ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Групп", было зарегистрировано обозначение, в точности воспроизводящее товарный знак, принадлежащий Джонсон Аутдорс Инк., зарегистрированный в ряде стран;

- правообладатель не производит продукцию самостоятельно, а заказывает ее у китайского производителя;

- вышеизложенное свидетельствует о явном намерении использовать зарекомендовавший себя и хорошо известный во всем мире, принадлежащий иному лицу товарный знак;

- кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не удовлетворила ходатайство лица, подавшего возражение, о переносе заседания для ознакомления с отзывом и о приобщении дополнительных материалов к возражению.

Рассмотрев указанное Обращение коллегия отмечает, что его доводы повторяют доводы возражения и были полностью и всесторонне исследованы и оценены по тексту настоящего заключения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N352530.