Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24 декабря 2010 г. по заявке N 2008703241/50 Об оставлении в силе решения Роспатента в отношении товарного знака "ЁЛОЧКА"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 24 декабря 2010 г. по заявке N 2008703241/50

Заявка:	2008703241/50
Название:	ЁЛОЧКА
Объект охраны:	Товарный знак
Дата обращения:	16.03.2010
Дата коллегии:	27.10.2010
Дата утверждения:	24.12.2010
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Вологодское Мороженое", г. Вологда
Вид обращения:	Возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания)

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520, рассмотрела возражение от 16.03.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Вологодское Мороженое", г. Вологда (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2008703241/50 (далее - решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению "ЁЛОЧКА" в качестве товарного знака с приоритетом от 07.02.2008 по заявке N 2008703241/50 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "ЁЛОЧКА", выполненное стандартным шрифтом буквами в кириллице.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 16.12.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное заключение обосновано следующими доводами:

- заявленное обозначение для товара "мороженое" не обладает различительной способностью ввиду его использования различными производителями однородной продукции - мороженого-эскимо в форме "ёлочки" (сайты сети Интернет: http://corp.iceberry.ru; http://morozko.mxc.ru);

N2008703241/50 3 - заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком "ЁЛОЧНАЯ", зарегистрированным на имя ЗАО "Кондитер-Курск", г. Курск по свидетельству N 189326 с приоритетом от 22.11.1999;

- сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству N 189326 определяется фонетическим и семантическим сходством словесных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.03.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.12.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1. сайт сети Интернет: http://corp.iceberry.ru используется для продвижения продукции группы компаний Айсберри, в состав которой входит организация заявителя;

2. заявитель начал производство мороженого "ЁЛОЧКА" в 2009 году;

3. с 1996 года мороженое "ЁЛОЧКА" производилось компанией "Волшебный фонарь", которую приобрела группа компаний Айсберри;

4. на сайте http://morozko.ru информация о производстве какого-либо мороженого вообще отсутствует;

5. адрес http://morozko.mxc.ru отсутствует как таковой в сети Интернет;

6. факт наличия двух производителей продукции под одним и тем же наименованием не позволяет сделать вывод об отсутствии у обозначения "ЁЛОЧКА" различительной способности;

7. правовая охрана товарного знака по свидетельству N 189326 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ прекращена досрочно с связи с неиспользованием.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

N2008703241/50 4 В подтверждение своих доводов заявителем представлена информация с сайтов сети Интернет http://corp.iceberry.ru, http://morozko.ru, http://morozko.mxc.ru, http://catalog.flexcom.ru (на 5 л.), сведения о заявителе из Единого государственного реестра юридических лиц (на 7 л.), а также ходатайство об ограничении первоначально испрашиваемого объема притязаний. В связи с этим, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для следующих товаров 30 класса МКТУ: "мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого, пищевой лед, лед натуральный или искусственный, йогурт замороженный, вещества связующие для пищевого льда".

В подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителем представлены справки о производстве и реализации мороженого "ЁЛОЧКА" за 2009 и 2010 года (на 3 л.).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 16.03.2010, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (07.02.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. N 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

N2008703241/50 5 Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Примеры обозначений, не обладающих различительной способностью, приведены в пункте 2.3.1 Правил. Вместе с тем данный перечень не является исчерпывающим.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) - (в) Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров N2008703241/50 6 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Обозначение по заявке N 2008703241/50 представляет собой слово "ЁЛОЧКА", выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: "мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого, пищевой лед, лед натуральный или искусственный, йогурт замороженный, вещества связующие для пищевого льда". Относительно довода, указанного в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в связи с использованием его различными производителями, коллегия Палаты по патентным спорам сообщает следующее. Согласно статье "Рынок мороженого в 1997-2000 годах" из журнала "МиЗП" N 1/2001 (см.

сайты сети Интернет:

holod-delo.ru/art1_ic_1_2001.htm;

holod.299.ru/punok2.html) слово "ЁЛОЧКА" описывает форму мороженого - эскимо, выполненного в виде елки. При этом речь в статье идет о производстве данного вида мороженого несколькими хладокомбинатами. Согласно сайтам сети Интернет www.astartatula.ru; http://morozko.mxc.ru эскимо "ЁЛОЧКА" выпускалось предприятием "Сервис Холод", ООО "Морозко".

Довод заявителя об отсутствии сайта http://morozko.mxc.ru в сети Интернет признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Следует отметить, что на момент принятия решения Роспатента данные о выпуске мороженого в форме елочки ООО "Морозко" были размещены на указанном сайте, и потребитель был проинформирован о конкретном товаре. Таким образом, исходя из указанных данных, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение до даты подачи заявки ассоциировалось у потребителя с формой мороженого, и тем самым являлось простой характеристикой товаров, не обладая необходимыми и достаточными N2008703241/50 7 свойствами для запоминания его в качестве средства индивидуализации продукции (мороженое, лед пищевой) конкретного лица.

Представленные заявителем документы не содержат достаточных данных для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета заявленного обозначения. Указанные справочные материалы содержат поздние по сравнению с приоритетом данные за 2009, 2010 года о выпуске и реализации одноименного мороженого, что исключает их учет в рамках рассматриваемого дела. Следовательно, заявленное обозначение "ЁЛОЧКА", представляя собой указание на форму товара (мороженое), не способно индивидуализировать товары конкретного производителя.

Таким образом, довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и подпадает под требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Противопоставленный товарный знак "Елочная" по свидетельству - 189326 с приоритетом от 22.11.1999 является словесным, выполнен буквами русского алфавита, стандартным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные исполнены строчными. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения "ЁЛОЧКА" и противопоставленного знака "Елочная" по свидетельству N 189326 показал близость произношения за счет совпадения начальной части "ЁЛОЧ-", с которой начинается звуковое восприятие. Разница в конечных слогах ("-КА" и "-НАЯ") сравниваемых обозначений не приводит к отсутствию звукового сходства в силу тождества большинства букв (4), которые занимают первоначальную позицию. Изложенное свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому фактору сходства.

N2008703241/50 8 Заявленное обозначение "ЁЛОЧКА" и противопоставленный знак "Елочная" по свидетельству N 189326 близки по графическому фактору сходства словесных обозначений в силу общего зрительного впечатления, обусловленного использованием при их написании букв одинакового алфавита (русский), стандартного шрифта, а также отсутствия каких-либо изобразительных составляющих.

Сравнительный анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения "ЁЛОЧКА" и противопоставленного знака "Елочная" по свидетельству N 189326 показал, что они несут одинаковую смысловую нагрузку: "ЁЛОЧКА" - ёлка - то же, что ель - вечнозеленое хвойное дерево; "Елочная" - прилагательное от "ёлка" (см. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений. - М.: АЗЪ, 1993, стр. 190). Изложенное свидетельствует о сходстве по семантическому фактору сравниваемых словесных обозначений.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом заявленного обозначения "ЁЛОЧКА" и противопоставленного товарного знака "Елочная" по свидетельству N 189326 по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений. Следовательно, заявленное обозначение "ЁЛОЧКА" и противопоставленный товарный знак "Елочная" по свидетельству N 189326 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака "Елочная" по свидетельству N 189326 прекращена в связи с его неиспользованием на основании решения Роспатента от 26.02.2010 в отношении товаров 30 класса МКТУ "мороженое; лед пищевой". Товары 30 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения "ЁЛОЧКА" и остальные товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака "Елочная" по свидетельству N 189326 относятся к разным родовым понятиям ("мороженое; пищевой лед" и "зерновые продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, N2008703241/50 9 кофе, чай, сахар"), имеют разный круг потребителей, а также условия сбыта (секции прилавков, на которых товары предлагаются к продаже), что не позволяет признать их однородными.

В силу отсутствия однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения "ЁЛОЧКА" и противопоставленного товарного знака "Елочная" по свидетельству N 189326 у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не устранено, учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2009.

N2008703241/50