Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27 января 2011 г. по заявке N 2008721333/50 Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака "BOXSIDE"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 27 января 2011 г. по заявке N 2008721333/50

Заявка:	2008721333/50
Название:	BOXSIDE
Объект охраны:	Товарный знак
Дата обращения:	23.11.2010
Дата коллегии:	19.01.2011
Дата утверждения:	27.01.2011
Заявитель:	ООО "АВАНГАРД Брендинг", Москва
Вид обращения:	Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2010, поданное ООО "АВАНГАРД Брендинг", Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N397567, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак "BOXSIDE" по заявке N2008721333/50 с приоритетом от 04.07.2008 зарегистрирован 28.12.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N397567 на имя ООО "Линебергер-Эдвайзерс", Москва (далее - правообладатель), в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "BOXSIDE", выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В возражении от 23.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 397567 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является тождественным товарному знаку "BOXSIDE" по свидетельству N239009, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, и который имеет более раннюю дату приоритета.

3 По мнению лица, подавшего возражение, услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству N239009, поскольку услуги по дизайну являются неотъемлемой составной частью рекламных и маркетинговых услуг.

В возражении отмечено, что на дату подачи заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака по свидетельству N 239009 (06.09.2001) действовала иная редакция классификатора МКТУ, где услуга "дизайн" не была отнесена к какому-либо классу, поэтому была выбрана более общая услуга "реклама", составной частью которой является услуга "дизайн". Услуги в области дизайна, которые оказываются лицом, подавшим возражение, под товарным знаком "BOXSIDE" по свидетельству N239009, подтверждаются публикациями результатов оказанных услуг в электронных изданиях, прессе, наградами, полученными за выполнение работ в области дизайна, договорами с заказчиками - крупнейшими международными и российскими компаниями.

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N397567 в отношении услуг 42 класса МКТУ. Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующее:

- сравнительный анализ определений понятий "дизайн" и "реклама" в контексте понятия однородности позволяет сделать вывод, что эти услуги не являются однородными;

- утверждение лица, подавшего возражение, что на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству N239009 действовала редакция классификатора МКТУ, где отсутствовала позиция "дизайн", является ошибочным, поскольку действовавшая в 2001 году редакция МКТУ содержала в 42 классе МКТУ позицию "дизайн художественный";

4 - изложенная в возражении информация об услугах в области дизайна, которые оказываются под товарным знакам по свидетельству N239009, не может быть принята во внимание при рассмотрении данного возражения, поскольку не относится к существу рассматриваемого дела.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N397567.

К отзыву приложены копии уставов ООО "Линебергер - Эдвайзерс", утвержденных 14.12.2009 и 30.12.2009, и свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ юридического лица ООО "Линебергер - Эдвайзерс".

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 04.07.2008 поступления заявки N2008721333/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента N32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 N4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются A. словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

5 Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта. Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "BOXSIDE", выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N239009 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "BOXSIDE", выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде черного прямоугольника, на фоне которого в белом контрастном цвете расположены три первых буквы слова "BOXSIDE". Знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса".

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что занимающие в них доминирующее положение словесные элементы "BOXSIDE" фонетически тождественны, что позволяет признать сравниваемые обозначения сходными на основании фонетического критерия сходства словесных элементов. Некоторое визуальное различие, в данном случае, не играет существенной роли для вывода о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку основная роль в 6 индивидуализации услуг лежит на доминирующих фонетически тождественных словесных элементах знаков. Отсутствие семантики в слове "BOXSIDE" не позволяет использовать семантический критерий сходства, что усиливает значение фонетического критерия сходства.

Анализ однородности услуг 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака "дизайн художественный; инжиниринг; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки" и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству N239009 "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса" показал следующее.

Услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящиеся к области дизайна, обозначают различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды (см. Яндекс. Словари. Большой энциклопедический словарь).

Услуги в области рекламы относятся к другому виду деятельности и предполагают распространение информации о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях. Основное назначение рекламы - формирование и поддержание интереса, открытое оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг о качестве, достоинствах, преимуществах этих товаров и услуг, а также о заслугах самой фирмы, производящей эти товары и услуги.

7 Данные услуги предполагают взаимодействие рекламодателя (фирмы, производящей товары и услуги) и лица, например, рекламного агентства, осуществляющего производство и распространение рекламной информации.

Услуги, связанные с менеджментом и административной деятельностью в области бизнеса предполагают взаимодействие руководства предприятия или фирмы с лицом, осуществляющим помощь в достижении высокой эффективности производства, лучшего использования ресурсного потенциала предприятия, фирмы с использованием принципов, форм, методов, приемов и средств управления производством и производственным персоналом.

Вышеуказанные услуги 35 и 42 классов МКТУ связаны с различными видами деятельности, предполагают использование различных средств для осуществления этой деятельности, имеют различное назначение, для них характерны разные условия предоставления и круг потребителей, что позволяет сделать вывод об их неоднородности.

В силу изложенного доводы лица, подавшего возражение, о том, что услуги дизайна являются составной частью рекламы, лишены оснований. Что касается других услуг 42 класса МКТУ - инжиниринг; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения; размещение веб- сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то их также нельзя признать однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, что в возражении не оспаривается.

Приведенный анализ однородности показывает, что, несмотря на сходство знаков, они зарегистрированы в отношении неоднородных услуг 42 и 35 классов МКТУ, и, следовательно, не могут смешиваться потребителями.

8 Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать убедительными. Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что под сходным товарным знаком он осуществлял деятельность, связанную с услугами в области дизайна, не опровергает вывод о неоднородности услуг 35 и 32 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые регистрации, кроме того, никаких документов в подтверждение этого утверждения не представлено.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.11.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N397567.