Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13 ноября 2010 г. по заявке N 211014/50 О досрочном частичном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации "ORION"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 13 ноября 2010 г. по заявке N 211014/50

Заявка:	211014/50
Название:	ORION
Объект охраны:	Международная регистрация
Дата обращения:	26.03.2010
Дата коллегии:	14.09.2010
Дата утверждения:	13.11.2010
Заявитель:	ООО "ОптимаТрейд", Россия
Вид обращения:	Заявление о досрочном прекращении правовой охраны международного знака

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 N 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный N 5339 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 26.03.2010, поданное ООО "ОптимаТрейд", Россия (далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении действия правовой охраны знака по международной регистрации N 211014 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака "ORION" произведена Международным Бюро ВОИС 03.07.1978 за N 211014 в отношении товаров 09, 10 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании "ORION Elektronikai Kft", Венгрия (далее - владелец знака). На территории Российской Федерации правовая охраны знаку предоставлена с 04.01.1995. Срок действия знака продлен до 03.07.2018.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.03.2010 поступило заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны знака по международной регистрации N 211014 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 09, 10 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.08.2010, лицом, подавшим заявление, представлены пояснения и материалы [1], касающиеся его заинтересованности в подаче такового. Кроме того, им был ограничен объем Телефон/факс (8-499) 240-33-63 2 притязаний по заявлению, а именно, указана просьба не рассматривать заявление в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Представленные материалы [1] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, осуществляет свою деятельность в области производства и продажи аудио-видео и бытовой электроники, а также ламп электрических, маркируемых словесным обозначением "ORION". Указанное позволяет сделать вывод о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении действия правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации N211014 в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Владельцем знака, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 10.08.2010, 07.09.2010, были представлены следующие материалы:

- копия декларации с переводом [2];

- копия лицензионного соглашения от 15.05.2009 с переводом [3];

- копии грузовых таможенных деклараций [4];

- копии экспертных заключений ООО "БалтЭкс-ВЭД" [5];

- копии сертификатов происхождения товара [6];

- копии инвойсов [7];

- копия информационного листа о поступлении комплектации [8];

- копии материалов по договору хранения N 5 от 01.11.2006 (договор, дополнительное соглашение, дополнения, акты, счета-фактуры, платежные поручения) [9] - копии материалов по договору комиссии N 04/14/02-09 от 12.01.2009 (договор, платежные поручения, товарные накладные) [10];

3 - копии материалов уточненного отчета комиссионера [11];

- копии материалов соглашения об использовании от 22.05.2009 (соглашение, акты сдачи-приемки) [12].

На основании изложенного владельцем знака была выражена просьба сохранить действие правовой охраны знака по международной регистрации - 211014 в силе в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Дополнительно, на заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2010, лицом, подавшим заявление, был представлен анализ отзыва владельца знака, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ соглашения об использовании [12] показывает, что в соответствии с положениями статьи 1233 Кодекса, оно является лицензионным, следовательно к представленному соглашению должны применяться все требования законодательства, касающиеся лицензионных договоров;

- лицензионные договоры подлежат обязательной государственной регистрации, данное соглашение не имеет такой регистрации, в силу чего оно является недействительным. Кроме того, поскольку пунктом 6 статьи 1235 Кодекса регламентировано указание в лицензионном договоре даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право, а в анализируемом соглашении нет такого указания, то на основании статьи 168 Кодекса соглашение является ничтожным;

- также, в статье 1235 Кодекса имеется указание на то, что при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Соглашение [12] должно быть признано возмездным, поскольку оно предусматривает предоставление права на использование знаков при условии продвижения другой стороной "бренда" ORION на территории Российской Федерации;

4 - в соглашении отсутствует указание, в отношении каких товаров установлено требование качества товаров, а также отсутствует подтверждение действительного осуществления какого-либо контроля качества товаров ООО "Гурторг";

- в соглашении указано, что знаки могут использоваться в отношении всех товаров и услуг, имеющихся в перечнях регистраций, однако в знаках отсутствуют какие-либо услуги;

- акты сдачи-приемки к соглашению не содержат сведений об использовании знаков, а имеется указание на степень переработки товаров, уже маркированных знаком "ORION". Сертификация продукции на соответствие ГОСТам Российской Федерации также не является использованием знака. Изложенное свидетельствует о том, что поручение владельца знака ООО "Гурторг" на получение экспертного заключения не может рассматриваться как элемент контроля;

- анализируемое соглашение [12] заключено (как и лицензионное соглашение [3]) исключительно с целью сохранить действие регистрации неиспользуемого знака, в противном случае стороны могли бы предпринять усилия по государственной регистрации этих договоров в течении 10 месяцев, предшествующих подаче заявления. Таким образом, соглашение [12] имеет признаки мнимой сделки и в силу этого является ничтожной.

Далее приведен подробный анализ материалов [2-11]. Основное внимание уделено наличию в этих материалах различного рода несоответствий (например, различие адреса ООО "Гурторг", указанного в лицензионном соглашении [3] и остальных документах). Также обращено внимание на частичное отсутствие подтверждений исполнения договоров (платежные поручения), а в случае их наличия приведен анализ действительности таких поручений (нет отметки банка именно о проведении платежа).

5 Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.03.2010 в части.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 N166-ФЗ (далее - Закон) и вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в 6 соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1. на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2. при выполнении работ, оказании услуг;

3. на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4. в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5. в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Знак "ORION" по международной регистрации N 211014 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации 7 предоставлена в отношении товаров 09, 10 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 26.03.2007 по 25.03.2010 включительно (далее - период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что владелец знака или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование знака под контролем его владельца, использовали знак по международной регистрации N 211014 в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Проанализировав представленные владельцем знака фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Владелец знака - "ORION Elektronikai Kft", Венгрия, заключил соглашение [12] об использовании знаков по международным регистрациям N 211014 и - 737694 с ООО "Гурторг", Россия (далее - Соглашение). Пунктом 1.2 Соглашения предусмотрено обязательное условие - бессрочное право собственности владельца знака и осуществление контроля с его стороны за использованием знаков.

К данному соглашению приложены акты сдачи-приемки документа [12], согласно которым ООО "Гурторг" по поручению владельца знака произвел действия по идентификации товаров в продуктах их переработки, освидетельствованию процесса переработки товаров и др. Также указанными актами владелец знака уведомляется о сертификации произведенной продукции и получает экспертные заключения [5].

Необходимо отметить, что исходя из основных начал гражданского законодательства Российской Федерации (пункт 2 статьи 1 Кодекса), физические 8 и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Кроме того, статьей 421 Кодекса установлена свобода договора. В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 421 Кодекса стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, а также, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Поскольку стороны соглашения [12] не определили его как лицензионное, а также из его текста явным образом не следует, что оно является лицензионным, доводы лица, подавшего заявление, о том, что данное соглашение должно быть признано лицензионным и без его государственной регистрации является ничтожным, не может быть признан обоснованным. Необходимо указать, что соответствующие доводы о наличии неточностей в формулировках условий соглашения [12] в сравнении с необходимыми для лицензионного договора условий, также не могут быть признаны убедительными. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что признание сделки недействительной или мнимой не относится к компетенции Палаты по патентным спорам. В случае если лицо, подавшее заявление, считает, что сделка (соглашение [12]) должна быть признана недействительной или мнимой, оно вправе в установленном порядке обратиться в суд (§ 2 Кодекса).

Анализ представленных таможенных деклараций [4] показывает, что в период доказывания на территорию Российской Федерации была поставлена продукция, производителем которой указаны различные фирмы, например "NINGBO GLOBAL USEFUL ELECTRIC CO LTD", Китай. Поставки 9 осуществлялись этой же компанией (грузоотправитель) фирме ООО "Гурторг" (грузополучатель).

Согласно представленным декларациям [4] на территорию Российской Федерации поставлялись различные части для производства телевизоров (части корпуса, громкоговорители, рамы для крепления экрана, винты и т.д.) и упаковка для телевизоров (мешки полиэтиленовые, ящики складывающиеся), маркированные обозначением "ORION".

Экспертные заключения [5] содержат сведения о процессе производства товаров ООО "Гурторг". Так, в экспертном заключении N 3736"З-ВЭД" от 03.12.2009 указано, что ООО "Гурторг" заключило договор N 09/14/18-08 от 02.02.2008 с КРООИ "Радиосервис", согласно которому КРООИ "Радиосервис" производит пайку радиоэлементов на платах кинескопа из комплектующих, предоставляемых ООО "Гурторг", наличие комплектующих подтверждено выпиской из балансовой ведомости последнего. В экспертном заключении также указано, что сырье израсходовано полностью, остатка нет. Произведенный товар передан ООО "Гурторг" по накладной, оплата произведена.

Согласно экспертным заключениям [5] были произведены следующие товары: ЖК телевизоры (например, "ORION OTV-15R1", "ORION SPS 2113" и т.д.) и DVD-проигрыватели (плееры) (например, "ORION ODV-928", "ORION ODV-825" и т.д.).

Рассматриваемый знак "ORION" проставлялся на сопроводительной документации, самих товарах и их упаковках [4-7].

Необходимо отметить, что пунктами 2.3 и 2.2 соглашения [12] предусмотрено осуществление владельцем знака проверки деятельности ООО "Гурторг" и контроля за использованием знаков в любое время. При этом во исполнение условий о контроле соглашения [12] владельцу знака направлялись экспертные заключения [5], посредством которых он был информирован о том, какие товары были произведены, каким образом они были промаркированы, об их 10 сертификации и соответствии необходимому качеству и т.д. Изложенное свидетельствует об осуществлении владельцем знака контроля за использованием знака "ORION" по международной регистрации N 211014.

Дальнейшая реализация товаров производилась на основании договоров [9- 10. путем передачи товаров на хранение ООО "Сервисный центр "Шиваки" (договор хранения [9]) и на реализацию продукции ООО "Ажелос" (договор комиссии [10]). Исполнение договоров подтверждено платежными поручениями [9], а также реестрами оплат и уточненным отчетом комиссионера комитенту [10]. При этом указанные документы иллюстрируют длящийся характер взаимоотношений. Коллегией Палаты по патентным спорам были учтены инвойсы [7], согласно которым товар, маркированный обозначением "ORION", проследовал на склад ООО "Сервисный центр "Шиваки" через разные таможенные посты Российской Федерации. Анализируя документы [7, 9-10] в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для сомнений в реальном введении товаров, производимых ООО "Гурторг" и маркированных знаком "ORION", в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Оценивая использование знака, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из перечня товаров, присутствующего в международной регистрации - 211014.

Фактически произведенные товары отсутствуют в перечне как конкретные видовые позиции, однако они могут быть соотнесены с родовыми понятиями (appareils, garnitures, installations, leurs pieces detachees et accessoires electriques, electro-acoustiques et electro-optiques pour la television, cellules et dispositifs pour la television). Поскольку указанные товары входят в объем правовой охраны спорной международной регистрации (товары 09 класса МКТУ), то в отношении них может быть признан факт использования знака.

11 На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании знака "ORION" по международной регистрации N 211014 в отношении части товаров 09 класса МКТУ: "appareils, garnitures, installations, leurs pieces detachees et accessoires electriques, electro- acoustiques et electro-optiques pour la television, cellules et dispositifs pour la television", под контролем владельца знака.

Необходимо отметить, что факт использования знака по международной регистрации N 211014 в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ и всех товаров 11 класса МКТУ, необходимо признать недоказанным в силу отсутствия комплекта документов, подтверждающих данный факт.

Доводы лица, подавшего заявление, изложенные в обращении от 02.11.2010, повторяют аргументы, представленные в отзыве от 14.09.2010, проанализированы выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.03.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации N 211014, сохранив ее действие в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ: "appareils, garnitures, installations, leurs pieces detachees et accessoires electriques, electro- acoustiques et electro-optiques pour la television, cellules et dispositifs pour la television".