Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21 марта 2017 г. по заявке N 2014711929 О признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака "ДОНСКОЙ ПЛАТОК"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21 марта 2017 г. по заявке N 2014711929

Заявка:	2014711929
Название:	ДОНСКОЙ ПЛАТОК
Объект охраны:	товарный знак
Дата обращения:	19.09.2016
Дата коллегии:	27.02.2017
Дата утверждения:	21.03.2017
Заявитель:	индивидуальный предприниматель Потапова И.И.

ГАРАНТ:

Решением Суда по интеллектуальным правам от 8 сентября 2017 г. по делу N СИП-290/2017 настоящее решение признано не противоречащим действующему законодательству

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520, рассмотрела поступившее 19.09.2016 возражение индивидуального предпринимателя Потаповой И.И., г. Ростов-на-Дону (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 555798, при этом установила следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом "Донской платок", выполненным буквами русского алфавита, по свидетельству N 555798 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.10.2015 по заявке N 2014711929 с приоритетом от 14.04.2014 в отношении товаров 25 и услуг 35, 38, 39, 40 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Сеньковской Ю.В., г. Ростов-на-Дону (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.09.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 555798. В данном возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству N 555798, были признаны, согласно решению Арбитражного суда Ростовской области от 23.05.2016 по делу N А53-785/2016, оставленному без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2016 по тому же делу, злоупотреблением правом на основании статьи 10 Кодекса.

К возражению приложены вышеуказанные судебные акты [1]. Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, был представлен на него отзыв, поступивший 22.02.2017, доводы которого сводятся к тому, что именно он начал использовать обозначение "Донской платок" в коммерческих целях первым, ввиду чего им было выражено несогласие с соответствующими судебными актами [1]. Исходя из этого мнения, правообладатель в отзыве просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивировано в возражении тем, что действия правообладателя, связанные с регистрацией этого товарного знака по свидетельству N 555798, были признаны, согласно судебным актам [1], злоупотреблением правом.

Так, решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.05.2016 по делу N А53-785/2016 было принято в результате рассмотрения иска правообладателя к лицу, подавшему возражение, о незаконном использовании им оспариваемого товарного знака. В удовлетворении исковых требований правообладателя было отказано на основании статьи 10 Кодекса, так как действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, были квалифицированы судом как злоупотребление правом.

В этой связи необходимо отметить, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В частности, из указанного выше судебного акта следует, что подача истицей, то есть правообладателем, заявки на товарный знак со словесным элементом "Донской платок" было направлено на присвоение репутации, сложившейся у ответчицы, то есть лица, подавшего возражение, как изготовителя и распространителя коллекции платков "Донской платок", так как именно ответчица (лицо, подавшее возражение) сделала известным данный товар, обозначенный как "Донской платок", широкому кругу потребителей, активно популяризировала его, участвуя в выставках, ярмарках и благотворительной деятельности.

Исходя из этого обстоятельства, суд квалифицировал действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, как направленные исключительно на причинение вреда другому лицу, то есть как злоупотребление правом в соответствии со статьей 10 Кодекса.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2016 по тому же делу вышеуказанное решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.05.2016 было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба правообладателя - без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2016 по тому же делу вышеуказанные судебные акты были также оставлены без изменения, а кассационная жалоба правообладателя - без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации N 308-ЭС17-14 от 20.02.2017 по соответствующему делу было отказано правообладателю в передаче его кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебном коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2 (далее - Справка СИП), при рассмотрении дел, касающихся средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, включая дела об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, суды вправе применить на основании фактических обстоятельств дела пункты 1 и 2 статьи 10 Кодекса по собственной инициативе, в том числе при отсутствии заявлений лиц, участвующих в деле, сделанных в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с пунктом 3.2 Справки СИП злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 Кодекса является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак. Следовательно, злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак. Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что судебные акты первой и апелляционной инстанций [1], оставленные в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2016, то есть судебным актом кассационной инстанции, свидетельствуют о факте признания судами действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, злоупотреблением правом. Данное фактическое обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

При этом в мотивировочной части судебных актов указано, в частности, что оспариваемой регистрацией товарного знака затрагивается репутация лица, подавшего возражение, не только в качестве изготовителя платков, но и как распространителя товаров, активно популяризировавшего их на выставках, ярмарках и в благотворительной деятельности, что и обусловило выводы судов о наличии в действиях правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, злоупотребления правом.

В этой связи анализ перечня товаров 25 и услуг 35, 38, 39, 40 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал, что они представляют собой, собственно, платки (25 класс), а также различные услуги в областях продвижения товаров, маркетинга и менеджмента (35 класс), телекоммуникации в связи с услугами телемагазинов (38 класс), хранения, перевозки и доставки товаров (39 класс), обработки материалов и пошива одежды (40 класс), которые в качестве отдельных взаимосвязанных между собой аспектов в своей совокупности вполне могут составлять комплекс мероприятий, отмеченных в судебных актах, по производству этих платков и их распространению и популяризации, включая продвижение товаров, их логистику и информирование потребителей о них.

Указанные выше обстоятельства позволяют признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя о том, что он начал использовать обозначение "Донской платок" в коммерческих целях первым, и его несогласия с соответствующими судебными актами, то следует отметить, что установленные судами факты имеют преюдициальное значение и не подлежат повторному исследованию коллегией.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 555798 недействительным полностью.