Энциклопедия судебной практики. Условия патентоспособности изобретения (Ст. 1350 ГК)

Энциклопедия судебной практики
Условия патентоспособности изобретения
(Ст. 1350 ГК)

Примечание

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ в ст. 1350 ГК РФ внесены изменения, вступившие в силу с 1 октября 2014 г.

1. Признание соблюдения условий патентоспособности

1.1. При установлении новизны и изобретательского уровня изобретения оценивается мировой уровень техники

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 января 2012 г. N 11025/11

Палата по патентным спорам оставила в силе указанный патент, признав техническое решение истца соответствующим условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень". При этом оценивалось наличие "мировой новизны" изобретения, поскольку сведения, входящие в уровень техники, которые проверялись экспертами, не ограничены какими-либо территориальными рамками. Это означает, что в имеющемся на дату подачи заявки уровне техники не было выявлено техническое решение, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оцениваемого изобретения.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 апреля 2016 г. N С01-95/2016 по делу N СИП-468/2015

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

1.2. При оценке промышленной применимости изобретения установление осуществимости производится не только на основе информации в документах заявки

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. N С01-43/2016 по делу N СИП-64/2015

Проверка условия осуществимости при оценке промышленной применимости заявленного изобретения сводится к установлению возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на основе не только информации, содержащейся непосредственно в документах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.

1.3. При оценке промышленной применимости подлежит проверке средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2016 г. N С01-530/2016 по делу N СИП-493/2015

При проверке условия патентоспособности "промышленная применимость" оценивается информация, содержащаяся в самом тексте формулы изобретения с приложенными материалами, а не доказательства, подтверждающие практическую реализацию такого изобретения.

При этом обстоятельства практической реализации изобретения могут быть использованы для раскрытия дополнительных характеристик, благодаря которым осуществление изобретения и становится возможным на практике.

1.4. Хотя Роспатент при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения ограничен теми материалами, которые представлены подателем возражения, им должны учитываться и сведения, известные специалисту в соответствующей сфере

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. N С01-43/2016 по делу N СИП-64/2015

При вынесении решения по результатам рассмотрения возражения Роспатент ограничен теми материалами (источниками), которые представлены подателем возражения, вместе с тем и в этой ситуации не могут не учитываться сведения, известные специалисту в соответствующей области знаний.

1.5. Теоретическая возможность промышленной применимости изобретения без подтверждения документальных данных о его осуществлении является основанием для отказа в выдаче патента

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2015 г. по делу N СИП-315/2015

Решением Роспатент отказал в выдаче патента на изобретение.

Ни формула изобретения, ни его описание не содержат сведений о конкретном способе проведения ядерной реакции, изложенной в пункте 1, в связи с чем возможность его осуществления ставится под сомнение. Также отсутствуют сведения о расчетах, подтверждающих получение положительного энергобаланса, что является необходимым условием, обусловливающим возможность применения изобретения с целью промышленного получения энергии (а не для, например, научных исследований). С учетом изложенного судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что заявка не содержит способов и методов, на основании которых может быть осуществлено предложенное им изобретение с реализацией указанного им назначения (применение в промышленности).

Таким образом, несмотря на теоретическую возможность существования реакции, описанной заявителем применительно к пункту 1 формулы изобретения, данные о промышленной применимости такого способа на современном уровне науки и техники ничем документально не подтверждены и опровергаются представленными по запросу суда мнениями ученых и пояснениями специалиста в судебном процессе.

1.6. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2014 г. по делу N СИП-748/2014

В силу пункта 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (пункт 2 той же статьи).

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

1.7. Уточнение формулы изобретения в целях обеспечения патентоспособности изобретения допускается, если известно, как повлияют изменения на заявленный технический результат

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. по делу N СИП-663/2016

Относительно довода заявителя о том, что ему необоснованно на стадии рассмотрения возражения не была предоставлена возможность повторной корректировки формулы изобретения, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в решении от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228, Палата по патентным спорам обязана предложить заинтересованному лицу внести в формулу изобретения изменения, которые могут привести к патентоспособности изобретения, только установив наличие возможных вариантов изменений.

Как следствие, коллегия Палаты по патентным спорам, установив, что противопоставляемые технические решения содержат все признаки, содержащиеся в уточненной формуле изобретения от 26.03.2014, и при этом в отношении отличительных признаков изобретения подтверждена известность их влияния на указанный заявителем технический результат, правомерно отказала заявителю в предоставлении дополнительного времени для последующих уточнений формулы изобретения.

На основании изложенного коллегия судей не усматривает оснований для удовлетворения требования заявителя о признании недействительным оспариваемого ненормативного правового акта.

2. Установление соответствия изобретения условиям патентоспособности

2.1. Если термины и определения, позволяющие правильно квалифицировать изобретение, приведены в ГОСТ и технической литературе, использовать для определения сущности изобретения общепринятую терминологию нельзя

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. N С01-43/2016 по делу N СИП-64/2015

Рассмотрев содержащиеся в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу, что в оспариваемом решении Роспатентом использовалась для квалификации заявленного изобретения и определения его сущности общепринятая терминология, в то время как термины и определения, позволяющие дать правильную квалификацию спорного технического решения изложены в вышеназванных ГОСТ, а также в технической литературе, приведенной заявителем как в ответах эксперту, так и в поданном в Роспатент возражении. Неприменение к заявленному техническому устройству специальной терминологии не позволило Роспатенту осуществить его правильную квалификацию, определить сущность этого технического решения.

2.2. При определении патентоспособности учитываются обстоятельства, презюмируемые в описании изобретения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2017 г. по делу N СИП-610/2016

Как указывает заявитель и не оспаривается Роспатентом, сущность изобретения состоит в том, что для электромеханического преобразования энергии совместно используются ряд хорошо известных в электротехнике явлений и эффектов, в том числе явления электростатического (кулоновского) взаимодействия электрических зарядов, электростатической индукции, эффект взаимодействия проводника с электрическим полем и свойства электрического поля системы плоских электродов, образованного в неоднородной диэлектрической среде.

Таким образом, довод Роспатента о том, что реализация назначения изобретения и заявленный технический результат не могут быть достигнуты, поскольку не прописан механизм воздействия каких-либо внешних сил на конструкцию движителя, а именно на обкладки электрического конденсатора, не может быть признан обоснованным, поскольку в изобретении описывается только один этап преобразования энергии электрического поля в механическую энергию. Так, процедура преобразования энергии электрического поля в механическую энергию осуществляется путем электростатического взаимодействия заряженных подвижных обкладок между собой.

При этом судебная коллегия учитывает, что из общего курса физики известно, что всякий, совершающий работу механизм должен получать энергию, за счет которой эта работа производится. Таким образом, у заявителя для раскрытия сущности его изобретения не было необходимости пояснять процесс зарядки подвижных обкладок электрического конденсатора, поскольку данное обстоятельство презюмируется в описании к изобретению.

Учитывая изложенное, а также исходя из анализа описания и формулы заявки на изобретение судебная коллегия приходит к выводу, что заявленное в изобретении техническое решение относится только к одному этапу, а именно преобразованию энергии электрического поля, действующего между механически связанными между собой заряженными подвижными обкладками электрического конденсатора, в механическую энергию их взаимного вращательного или поступательного движения.

Исходя из этого указанный в заявке на изобретение технический результат в виде повышения коэффициента полезного действия и упрощения процесса преобразования энергии электрического поля в механическую энергию не свидетельствует о невозможности применения изобретения, поскольку заявитель исходит из того, что в патенте используются уже заряженные обкладки электрического конденсатора.

2.3. Описание средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения, может содержаться не только в заявке, но и в общедоступном до даты приоритета изобретения источнике

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. N С01-43/2016 по делу N СИП-64/2015

Средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле, могут содержаться в материалах заявки либо быть описанными в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, т.е. должны учитываться знания, предшествующие дате приоритета изобретения.

2.4. Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню изобретения, основанные на изменении количественного признака, если известен факт его влияния на технический результат и он мог быть получен исходя из известных зависимостей, закономерностей

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. N С01-664/2014 по делу N СИП-67/2014

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат, и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

2.5. Достаточность приведенных для подтверждения промышленной применимости изобретения в патенте примеров определяется Роспатентом на стадии экспертизы изобретения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. N С01-664/2014 по делу N СИП-67/2014

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции и Роспатента о том, что в оспариваемом патенте указано назначение изобретения и приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что приведенные в описании примеры не являются достаточными для подтверждения промышленной применимости изобретения, не может быть признан обоснованным.

Исходя из вышеназванных правовых норм достаточность приведенных примеров определяется Роспатентом на стадии экспертизы изобретения. Признав приведенные в подтверждение промышленной применимости изобретения примеры достаточными, Роспатент посчитал изобретение соответствующим условию промышленной применимости.

2.6. "Новизна" и "изобретательский уровень" представляют собой различные условия патентоспособности изобретения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 мая 2014 г. по делу N СИП-331/2013

Исходя из положений, установленных пунктом 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, "новизна" и "изобретательский уровень" представляют собой различные условия патентоспособности изобретения.

2.7. Несоответствие условиям патентоспособности изобретения по одному из пунктов формулы патента является достаточным основанием для признания непатентоспособности всей группы заявленных изобретений

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2015 г. N С01-290/2015 по делу N СИП-850/2014

Повторно выполнив проверку соответствия заявки на группу изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость" с учетом полученных на запросы суда в порядке части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мнений ученых по предмету настоящего спора, руководствуясь статьей 1350 ГК РФ, пунктом 24.5.4 Административного регламента, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что несоответствие условиям патентоспособности изобретения по пункту 1 формулы является достаточным основанием для признания непатентоспособности всей группы заявленных изобретений.

2.8. Техническому решению, не соответствующему хотя бы одному из условий патентоспособности, не может быть предоставлена правовая охрана

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2014 г. N С01-760/2014 по делу N СИП-331/2013

Как установлено в пункте 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, изобретению может быть предоставлена правовая охрана только в случае его соответствия всем условиям патентоспособности в совокупности, т.е. оно должно быть одновременно новым, промышленно применимым и иметь изобретательский уровень.

С учетом этого техническому решению, не соответствующему хотя бы одному из условий патентоспособности, правовая охрана предоставлена быть не может.

3. Оспаривание решения Роспатента о несоблюдении условий патентоспособности

3.1. В случае неправомерного признания Роспатентом изобретения не соответствующим условиям патентоспособности правовая охрана изобретения может быть восстановлена в судебном порядке

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2017 г. по делу N СИП-449/2016

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 совместного постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия.

Оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону (статье 1350 ГК РФ) и нарушает права и законные интересы общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем является недействительным. Правовая охрана патента на изобретение подлежит восстановлению с внесением соответствующих сведений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

3.2. При оспаривании несоответствия изобретения условиям патентоспособности суд не обязан привлекать к участию в деле специалистов или назначать экспертизу

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2016 г. N С01-927/2016 по делу N СИП-86/2016

В отношении довода о необходимости получения в рассматриваемом деле специальных знаний в области заточки сверл президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что привлечение к участию в деле специалиста либо назначение экспертизы не является обязательным. Определение необходимости использования соответствующих процессуальных возможностей для получения специальных знаний для рассмотрения дела относится к компетенции суда.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам, являясь специализированным судом (статья 43.2 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации"), не обязан назначать экспертизу в случае необходимости использования специальных знаний в сфере, соответствующей специализации суда.

3.3. При оспаривании решения Роспатента о несоответствии изобретения условию "промышленная применимость" оценка правомерности выдачи им патентов на изобретения с аналогичными оспариваемому решениями судом не проводится, если не была заявлена при рассмотрении возражения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2017 г. по делу N СИП-342/2016

Данные о промышленной применимости заявленного изобретения на современном уровне науки и техники заявителем ни теоретически, ни документально не подтверждены и опровергаются представленными по запросу суда мнениями научных организаций и ученых.

При таких обстоятельствах суд полагает, что оспариваемое решение Роспатента содержит правильные выводы о несоответствии заявленного изобретения (группы изобретений) условию патентоспособности "промышленная применимость".

Ссылка заявителя на то, что Роспатентом выдан ряд патентов на аналогичные решения, подлежит отклонению, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Правомерность выдачи этих патентов не оценивалась при рассмотрении возражения заявителя, в связи с чем приведенные им ссылки на патенты не могут быть приняты в обоснование соответствия заявленной группы изобретений по заявке условию патентоспособности "промышленная применимость".

3.4. Для оспаривания промышленной применимости изобретения необходимо наличие доказательств, свидетельствующих о принципиальной невозможности использования изобретения по указанному в нем назначению

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 апреля 2015 г. по делу N СИП-67/2014

Если при использовании определенных камедей указанный технический результат не будет достигаться, данное обстоятельство согласно приведенной выше нормативной базе не может быть учтено при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", подразумевающему указание на принципиальную возможность использования изобретения по указанному назначению.

Соответственно для отрицания промышленной применимости в силу статьи 1350 ГК РФ должны быть приведены доказательства, свидетельствующие о принципиальной невозможности использования изобретения по указанному назначению в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сфере.

4. Отдельные вопросы

4.1. Разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) (пункт 31)

Разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2012 г. по делу N 15339/11).

Удовлетворяя заявленное требование, суд апелляционной инстанции руководствовался ст. 15, 1350 ГК РФ и заключением судебной экспертизы, согласно которому проект здания содержит девять признаков изобретения и один эквивалентный признак (из десяти), приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, обладателем исключительных прав на которое является учреждение.