Энциклопедия судебной практики. Коммерческая концессия. Договор коммерческой концессии (Ст. 1027 ГК)

Энциклопедия судебной практики
Коммерческая концессия. Договор коммерческой концессии
(Ст. 1027 ГК)

1. Предмет договора коммерческой концессии

1.1. По договору коммерческой концессии может быть передано право на использование комплекса исключительных прав, а не сами исключительные права

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 сентября 2011 г. N 2549/11

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), действовавших на момент заключения договора коммерческой концессии, отчуждение исключительных прав на товарные знаки возможно лишь в силу договора о передаче исключительного права на товарный знак (договора об уступке товарного знака), а передача права на использование товарного знака - по лицензионному договору или по договору коммерческой концессии.

Исходя из норм [ч. 1 ст. 1027 ГК РФ] по договору коммерческой концессии были переданы права на использование комплекса исключительных прав, а не сами исключительные права.

1.2. Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, предусмотренных договором аренды предприятия или договором коммерческой концессии

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2015 г. N С01-451/2015 по делу N А40-97630/2014

Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (статья 656) или договором коммерческой концессии (статья 1027).

1.3. Объектом договора коммерческой концессии является комплекс прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, перечень которых в ст. 1027 ГК РФ изложен неисчерпывающим образом и определен в ст. 1225 ГК РФ

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 июля 2014 г. N Ф05-6196/14 по делу N А40-117437/2013

В предмет договора коммерческой концессии в качестве объекта входит комплекс прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, перечень которых в статье 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации изложен неисчерпывающим образом и определен статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.4. Перечень прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, не является обязательным и исчерпывающим

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 5 декабря 2011 г. N Ф05-12707/11 по делу N А40-142843/2010

Ответчик в кассационной указывает на то, что по договору коммерческой концессии в обязательном порядке должны передаваться права на фирменное наименование. Между тем, исходя из системного толкования ст. 1027 ГК РФ в редакции, действовавшей на дату заключения договора, по договору коммерческой концессии, в том числе могли быть переданы права на фирменное наименование, а не обязательно должны быть переданы, то есть в ст. 1027 ГК РФ приведен примерный, а не исчерпывающий и обязательный перечень прав, которые могут быть переданы по договору.

1.5. Правовая природа договора коммерческой концессии не предусматривает в качестве предмета передачу исключительных прав

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2011 г. N ВАС-2549/11

Согласно пункту 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Следовательно, правовая природа договора коммерческой концессии не предусматривает в качестве предмета - передачу исключительных прав.

2. Квалифицирующие признаки договора коммерческой концессии

2.1. Наименование сделки как договора коммерческой концессии не считается безусловным основанием для квалификации ее как коммерческой концессии

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 24 марта 2014 г. N Ф03-910/14 по делу N А51-11068/2012

Ранее при рассмотрении дела арбитражным судом установлено, заключенный между ОАО и ИП договор коммерческой концессии, хотя и назван сторонами "договор коммерческой концессии" и предусматривает передачу предпринимателю права пользования некоторыми исключительными права общества (товарный знак и коммерческое обозначение), по своей сути договором коммерческой концессии не является; волеизъявление сторон не было направлено на заключение договора коммерческой концессии в смысле статьи 1027 ГК РФ; при заключении спорного договора действительная воля сторон была направлена на предоставление обществом предпринимателю права оказывать на территории аэровокзального комплекса услуги по упаковке багажа пассажиров с применением видов упаковки с помощью машинного или ручного типа и производить реализацию товаров посредством вендинговых аппаратов.

Учитывая, что предметом спорного договора является право оказания услуг по упаковке багажа пассажиров и по реализации товаров посредством вендинговых аппаратов, суд апелляционной инстанции в ходе рассмотрения настоящего дела пришел к выводу о том, что заключённый сторонами договор не подпадает ни под одну из правовых конструкций, предусмотренных действующим гражданским законодательством, и в силу пункта 2 статьи 421 ГК РФ относится к иным гражданско-правовым договорам, заключение которых не противоречит положениям ГК РФ.

2.2. Договор коммерческой концессии является комплексным, в котором преобладает в качестве основы лицензионный договор о предоставлении исключительного права на товарные знаки и другие объекты исключительных прав

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 июля 2014 г. N Ф05-6196/14 по делу N А40-117437/2013

По своей правовой природе договор коммерческой концессии - это комплексный договор, в котором преобладает в качестве основы лицензионный договор о предоставлении исключительного права на товарные знаки и другие объекты исключительных прав

2.3. Квалифицирующим признаком договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 августа 2015 г. N 304-ЭС15-5828

По смыслу [ч. 1 ст. 1027 ГК РФ] обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания, что обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2.4. Соглашение, предусматривающее передачу права на использование товарного знака, не зарегистрированного за правообладателем на момент его заключения, не может быть квалифицировано как договор коммерческой концессии

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 2014 г. N С01-616/2014 по делу N А75-8205/2013

Проанализировав условия пунктов 1.1, 6.3, 6.4 договоров и квалифицировав указанные договоры в качестве договоров коммерческой концессии, руководствуясь нормами статей 167, 168, пункта 1 статьи 1027, пункта 2 статьи 1028 ГК РФ, суд первой инстанции признал подписанные сторонами 16.10.2012 договоры коммерческой концессии (франшизы) ничтожными сделками и применил последствия их недействительности в виде взыскания денежных средств. В удовлетворении встречного иска судом первой инстанции отказано.

Суд апелляционной инстанции не согласился с данными выводами суда первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно рассмотрел дело по имеющимся в деле доказательствам в удовлетворении первоначального отказал и частично удовлетворил встречный иск.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что на момент подписания спорных договоров обозначение в качестве товарного знака зарегистрирован не было, поэтому подписанные между сторонами 16.10.2012 договоры в силу положений статьи 1027 ГК РФ не могут быть квалифицированы как договоры коммерческой концессии, так как по договору коммерческой концессии в предоставляемый комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав в обязательном порядке включается право на товарный знак, знак обслуживания.

Кроме того, установив, что договоры отвечают признакам лицензионных договоров, суд апелляционной инстанции применил при разрешении настоящего спора нормы, регулирующие соответствующие обязательства.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда в указанном судебном акте фактическим обстоятельствам спора и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для её удовлетворения.

2.5. При квалификации сделки как договора коммерческой концессии суд должен установить, на какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) переданы права, являлся ли истец правообладателем зарегистрированного товарного знака, право на использование которого предано пользователю

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 августа 2015 г. N 304-ЭС15-5828

Квалифицировав спорный договор как договор коммерческой концессии, суды не установили, на какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) были переданы права по договору, являлся ли истец правообладателем какого-либо зарегистрированного товарного знака, права на использование которого преданы пользователю по договору.

2.6. Существенными условиями договора коммерческой концессии являются его предмет, объем передаваемых прав и условие о размере и форме выплаты вознаграждения

Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 июня 2014 г. N Ф02-2033/14 по делу N А33-2466/2012

Существенными условиями договора коммерческой концессии являются следующие условия:

а) предмет договора, который заключается в предоставлении права использовать комплекс исключительных прав, включающий право на товарный знак или знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (пункт 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации);

б) объем передаваемых прав - комплекс исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг) (пункт 2 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации);

в) условие о размере и форме выплаты вознаграждения (пункт 1 статьи 1027, статья 1030 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.7. Объекты передаваемых прав должны принадлежать правообладателю, в противном случае договор признается ничтожным

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 июня 2010 г. по делу N А20-1683/2009

Статья 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливая объекты передаваемых прав, указывает на то, что они должны принадлежать правообладателю. Судом установлено и правообладателем не отрицается, что фирменное наименование - "Вестер-Супер", которое общество "Вестер-Регионы" обязалось предоставить в пользование обществу "Алика-К", в действительности передающему лицу не принадлежало и не было за ним зарегистрировано. Таким образом, договор в части указания на принадлежность обществу "Вестер-Регионы" права на определенное фирменное наименование и в части принятия пользователем не принадлежащего правообладателю права не соответствовал статье 1027 Кодекса, что также влекло ничтожность договора, поскольку данная норма не предусматривает оспоримость или иные последствия.

3. Отграничение договора коммерческой концессии от смежных договоров

3.1. Отчуждение исключительных прав на товарные знаки возможно на основании договора о передаче исключительного права на товарный знак (договора об уступке товарного знака), а передача права на использование товарного знака - по лицензионному договору или по договору коммерческой концессии

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 сентября 2011 г. N 2549/11

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), действовавших на момент заключения договора коммерческой концессии, отчуждение исключительных прав на товарные знаки возможно лишь в силу договора о передаче исключительного права на товарный знак (договора об уступке товарного знака), а передача права на использование товарного знака - по лицензионному договору или по договору коммерческой концессии.

Исходя из норм [ч. 1 ст. 1027 ГК РФ] по договору коммерческой концессии были переданы права на использование комплекса исключительных прав, а не сами исключительные права.

3.2. Договор, не соответствующий признакам коммерческой концессии, но отвечающий требованиям лицензионного договора, может быть квалифицирован как лицензионный

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 2014 г. N С01-616/2014 по делу N А75-8205/2013

Проанализировав условия пунктов 1.1, 6.3, 6.4 договоров и квалифицировав указанные договоры в качестве договоров коммерческой концессии, руководствуясь нормами статей 167, 168, пункта 1 статьи 1027, пункта 2 статьи 1028 ГК РФ, суд первой инстанции признал подписанные сторонами 16.10.2012 договоры коммерческой концессии (франшизы) ничтожными сделками и применил последствия их недействительности в виде взыскания денежных средств. В удовлетворении встречного иска судом первой инстанции отказано.

Суд апелляционной инстанции не согласился с данными выводами суда первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно рассмотрел дело по имеющимся в деле доказательствам в удовлетворении первоначального отказал и частично удовлетворил встречный иск.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что на момент подписания спорных договоров обозначение в качестве товарного знака зарегистрирован не было, поэтому подписанные между сторонами 16.10.2012 договоры в силу положений статьи 1027 ГК РФ не могут быть квалифицированы как договоры коммерческой концессии, так как по договору коммерческой концессии в предоставляемый комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав в обязательном порядке включается право на товарный знак, знак обслуживания.

Кроме того, установив, что договоры отвечают признакам лицензионных договоров, суд апелляционной инстанции применил при разрешении настоящего спора нормы, регулирующие соответствующие обязательства.

3.3. Суд, сделавший вывод об отсутствии оснований для квалификации договора как коммерческой концессии, должен определить его правовую природу

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2013 г. N С01-252/2013 по делу N А40-160777/2012

Обязательным условием для правовой квалификации договора как договора концессии является предусмотренное таким договором предоставление права использования товарным знаком.

Таким образом, судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, исходя из буквального толкования условий оспариваемого договора, сделан правильный вывод о том, что оспариваемый договор не является договором коммерческой концессии.

Однако суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции не признав, что спорный договор является договором коммерческой концессии, не определили правовую природу спорной сделки, не выяснили сложившиеся между сторонами правоотношения, а также не установили, на что была направлена действительная воля сторон при заключении договора.

3.4. Договор, предметом которого является право оказания услуг по упаковке багажа пассажиров и по реализации товаров посредством вендинговых аппаратов на территории аэропорта, не считается договором коммерческой концессии

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 24 марта 2014 г. N Ф03-910/14 по делу N А51-11068/2012

Ранее при рассмотрении дела арбитражным судом установлено, что заключенный между ОАО и ИП договор коммерческой концессии хотя и назван сторонами "договор коммерческой концессии" и предусматривает передачу предпринимателю права пользования некоторыми исключительными права общества (товарный знак и коммерческое обозначение), по своей сути договором коммерческой концессии не является; волеизъявление сторон не было направлено на заключение договора коммерческой концессии в смысле статьи 1027 ГК РФ; при заключении спорного договора действительная воля сторон была направлена на предоставление обществом предпринимателю права оказывать на территории аэровокзального комплекса услуги по упаковке багажа пассажиров с применением видов упаковки с помощью машинного или ручного типа и производить реализацию товаров посредством вендинговых аппаратов.

Учитывая, что предметом спорного договора является право оказания услуг по упаковке багажа пассажиров и по реализации товаров посредством вендинговых аппаратов, суд апелляционной инстанции в ходе рассмотрения настоящего дела пришел к выводу о том, что заключённый сторонами договор не подпадает ни под одну из правовых конструкций, предусмотренных действующим гражданским законодательством, и в силу пункта 2 статьи 421 ГК РФ относится к иным гражданско-правовым договорам, заключение которых не противоречит положениям ГК РФ.

4. Признание договора коммерческой концессии незаключенным

4.1. Вопрос о фактическом исполнении сторонами обязанностей не имеет значения для вывода о заключенности договора коммерческой концессии

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 октября 2012 г. N Ф07-4938/12 по делу N А56-43646/2011

Указывая на наличие двух графических изображений товарного знака ", ненадлежащее исполнение обязательств в части передачи предпринимателю определенного товарного знака, на отсутствие согласованности составных частей "Системы", апелляционный суд пришел к выводу о незаключенности договора.

Однако в круг доказывания обстоятельств по спору о признании незаключенным договора коммерческой концессии не входит выяснение вопроса о фактическом исполнении сторонами своих обязательств.

4.2. Вопрос об использовании пользователем комплекса договорных исключительных прав не имеет значения для вывода о заключенности договора коммерческой концессии

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 октября 2012 г. N Ф07-4938/12 по делу N А56-43646/2011

Указывая на наличие двух графических изображений товарного знака, ненадлежащее исполнение обязательств в части передачи предпринимателю определенного товарного знака, на отсутствие согласованности составных частей "Системы", апелляционный суд пришел к выводу о незаключенности договора.

Однако в круг доказывания обстоятельств по спору о признании незаключенным договора коммерческой концессии не входит выяснение вопроса об использовании истцом комплекса исключительных прав.

4.3. Передача пользователю права пользования товарным знаком, не предусмотренным договором коммерческой концессии, не имеет значения для вывода о заключенности договора

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 октября 2012 г. N Ф07-4938/12 по делу N А56-43646/2011

Факт предполагаемого нарушения обязательств по договору (передача другого товарного знака) не имеет значения для оценки договора с точки зрения содержания в нем существенных условий.

5. Квалификация договора коммерческой концессии как притворной сделки

5.1. Само по себе наименование соглашения, не имеющего квалифицирующих признаков коммерческой концессии, договором коммерческой концессии, не считается основанием для признания его притворной сделкой

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 17 сентября 2013 г. N Ф03-4116/13 по делу N А51-11068/2012

Несмотря на то, что истец считает, что обязательство по оплате предоставленного ответчику права оказывать на территории аэровокзального комплекса услуг по упаковке багажа пассажиров подлежит регулированию договором коммерческой концессии, суд на основании части 1 статьи 133, пункта 1 статьи 168 АПК РФ с учетом обстоятельств, приведенных в обоснование иска, должен самостоятельно определить характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами по делу, а также нормы законодательства, подлежащие применению.

Суд апелляционной инстанции, обоснованно не соглашаясь с квалификацией судом первой инстанции договора коммерческой концессии как притворной сделки ввиду его незаключенности, вместе с тем отказал в иске, поскольку предложенные истцом положения ГК РФ к отношениям сторон не применимы.

В этой связи ссылка истца в исковом заявлении на договор коммерческой концессии не может являться основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Кроме того, указывая, что спорный договор не противоречит действующему гражданскому законодательству и волеизъявление сторон при его заключении направлено на достижение заранее определенных ими правовых последствий, как указано выше, свою квалификацию спорных правоотношений не сделала.

6. Применение к договору коммерческой концессии Закона о конкуренции

6.1. Не могут признаваться недобросовестной конкуренцией действия правообладателя исключительных прав, совершаемые в соответствии с условиями договора коммерческой концессии, если правообладатель не совершил противозаконных действий, связанных с приобретением и использованием исключительных прав

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 сентября 2011 г. N 2549/11

Не могут признаваться недобросовестной конкуренцией действия правообладателя исключительных прав, в данном случае общества, совершаемые им в соответствии с условиями заключенного договора, при том, что противозаконных действий, связанных с приобретением и использованием им исключительных прав, либо действий, не отвечающих требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, ни антимонопольным органом, ни судами установлено не было.

7. Предварительный договор коммерческой концессии

7.1. Предварительный договор, не позволяющий установить предмет и другие существенные условия основного договора коммерческой концессии, считается незаключенным

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 января 2013 г. N Ф05-14783/12 по делу N А40-105978/2011

Как установлено судами обеих инстанций условия спорного договор-соглашение не содержат положений, позволяющих установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.

Кроме того, не отражен комплекс исключительных прав или части этого комплекса, подлежащих передаче по договору субконцессии, сумма вознаграждения за комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, с учетом оплаты истцом вступительного взноса, правовая природа которого сторонами не определена, сторонами в оспариваемом соглашении также не согласована.

Таким образом, суды пришли к обоснованному выводу о том, что существенные условия договора-соглашения не определены, в связи с чем он является незаключенным и не влечет за собой возникновения между сторонами взаимных прав и обязанностей.

7.2. Предварительный договор коммерческой концессии, содержащий указание на средство индивидуализации (торговую марку) и способ использования этого результата интеллектуальной деятельности, считается заключенным

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 июля 2014 г. N Ф05-6196/14 по делу N А40-117437/2013

Как установили суды обеих инстанций, предмет предварительного договора коммерческой субконцессии содержал указание на средство индивидуализации - на торговую марку и на способ использования данного результата интеллектуальной деятельности - безводная мойка, полировка, защита краски и комплексный уход за автомобилем.

Таким образом, вывод судов обеих инстанций о согласовании предмета предварительного договора, соответствующего требованиям статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации, является правильным, основан на предоставленных в материалы дела документах и условиях предварительного договора.

7.3. Одним из доказательств согласования предмета предварительного договора коммерческой концессии считается осуществление сторонами подготовительных действий по исполнению договора

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 июля 2014 г. N Ф05-6196/14 по делу N А40-117437/2013

Как видно из предоставленной в материалы дела электронной переписки сторон, и на это же указывал в своих возражениях в отзыве на иск ответчик, истец использовал и реализовывал комплекс исключительных прав на торговую марку, коммерческую информацию, переданные технологии по безводной мойке, полировке, защите краски и комплексному уходу за автомобилем, а также приобретал продукцию для этого, персонал истца проходил обучение (тренинги).

Следовательно, объем и предмет исключительных прав были известны истцу, и стороны осуществляли подготовительные действия по исполнению предварительного договора.

Таким образом, вывод судов обеих инстанций о согласовании предмета предварительного договора соответствующего требованиям статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации является правильным, основан на предоставленных в материалы дела документах и условиях предварительного договора.

7.4. При рассмотрении вопроса о том, какая сторона предварительного договора коммерческой концессии уклонялась от заключения основного договора, следует учитывать, владел ли пользователь информацией о комплексе исключительных прав, и, соответственно, имел ли он реальную возможность составить текст основного договора

Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 июня 2014 г. N Ф02-2033/14 по делу N А33-2466/2012

Суды не учли, что в силу пункта 2.1 предварительного договора именно ООО обязалось предоставить истцу право на открытие кофеен, передав истцу права на использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта в рамках системы Scharf Coffeeshop. Поскольку суды установили, что истец не владел информацией относительно комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта в рамках системы Scharf Coffeeshop, вывод судов о том, что истец был вправе самостоятельно направить основной договор ответчику, сделан без оценки того обстоятельства, имел ли истец реальную возможности составить и направить оферту и/или тексты основных договоров франчайзинга лицу, являющемуся франшизодержателем.

8. Последствия недействительности договора коммерческой концессии

8.1. При применении последствий недействительности договора коммерческой концессии суд должен установить, исполнялся ли договор обеими сторонами и пользовался ли ответчик предоставленными истцом правами на объекты интеллектуальной собственности

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 августа 2015 г. N 304-ЭС15-5828

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и установить, права на какие объекты интеллектуальной собственности (в том числе, товарный знак или знак обслуживания) в действительности были переданы по договору.

Если будут установлены основания для признания договора ничтожным в части передачи права на использование товарного знака, суду при применении реституции (пункт 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации) следует установить, совершались ли сторонами встречные имущественные предоставления на момент прекращения части договора, то есть исполнялся ли договор обеими сторонами и пользовался ли ответчик предоставленными истцом правами на объекты интеллектуальной собственности (в том числе, правом на использование товарного знака), и с учетом этого рассмотреть вопрос о взыскании роялти за такое фактическое пользование.

8.2. В случае недействительности договора коммерческой концессии правообладатель должен возвратить перечисленные ему пользователем денежные средства, а пользователь, получивший доступ к коммерческой информации и технологиям правообладателя, - возместить стоимость пользования ими

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 мая 2009 г. N 1560/09

Исходя из [п. 2 ст. 167 ГК РФ] в случае признания сделки ничтожной общество должно было возвратить перечисленные ему холдингом денежные средства, а холдинг, получивший доступ к коммерческой информации и технологиям правообладателя, - возместить стоимость пользования ими. Однако истец не требовал применения реституции, настаивая на неосновательном обогащении ответчика. Поэтому только в случае представления доказательств, что стоимость возмещения со стороны пользователя больше размера полученных правообладателем средств, у последнего могла возникнуть обязанность возвратить неосновательное обогащение в соответствии со статьями 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суды также необоснованно возложили на ответчика бремя доказывания факта использования истцом исключительных прав на переданные объекты, поскольку по условиям договора коммерческой комиссии в соответствии со статьей 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации вознаграждение уплачивается правообладателю как за само право использования названных объектов (пункт 5.1 договора), так и в виде отчислений определенного процента от суммы оборота продукции, производимой по переданной обществу технологии (пункт 5.4 договора).

8.3. Если пользователь использовал права на объекты интеллектуальной собственности, предоставленные правообладателем по недействительному договору коммерческой концессии, суд вправе взыскать с него роялти за такое фактическое пользование

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 августа 2015 г. N 304-ЭС15-5828

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и установить, права на какие объекты интеллектуальной собственности (в том числе, товарный знак или знак обслуживания) в действительности были переданы по договору.

Если будут установлены основания для признания договора ничтожным в части передачи права на использование товарного знака, суду при применении реституции (пункт 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации) следует установить, совершались ли сторонами встречные имущественные предоставления на момент прекращения части договора, то есть исполнялся ли договор обеими сторонами и пользовался ли ответчик предоставленными истцом правами на объекты интеллектуальной собственности (в том числе, правом на использование товарного знака), и с учетом этого рассмотреть вопрос о взыскании роялти за такое фактическое пользование.

8.4. О фактическом предоставлении пользователю прав на использование коммерческого обозначения и секрета производства, предусмотренных недействительным договором коммерческой концессии, может свидетельствовать исполнение правообладателем договорного условия об обучении персонала пользователя договорной технологии

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 октября 2012 г. N Ф07-4924/12 по делу N А56-69042/2011

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполняемой работе или предоставляемой услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Судами установлено, что процедура передачи комплекса прав сторонами не предусмотрена и законодательством не урегулирована. Согласно пункту 2.1.1 договора правообладатель до открытия предприятия пользователя обязуется провести обучение персонала пользователя технологии производства продукции. Стоимость услуг по обучению персонала пользователя входит в стоимость вознаграждения правообладателя. Как указали суды, данное условие было выполнено ответчиком, что подтверждается имеющейся в материалах дела перепиской сторон, письмом об аттестации, аттестационным листом и информацией с сайта ответчика. При указанных обстоятельствах суды пришли к обоснованному выводу о том, что передача истцу прав на использование коммерческого обозначения и секрета производства была возможна и фактически произведена.

8.5. Периодическая оплата пользователем правообладателю договорного вознаграждения может быть доказательством фактического использования комплекса исключительных прав

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 октября 2012 г. N Ф07-4938/12 по делу N А56-43646/2011

Вывод апелляционного суда об отсутствии доказательств фактического использования предпринимателем в рамках договора коммерческой концессии переданного комплекса прав сделан без оценки имеющихся в материалах дела документов о вносимой предпринимателем плате за переданные права.

8.6. Договоры, направленные на осуществление пользователем деятельности, связанной с комплексом исключительных прав, могут быть доказательством фактического использования комплекса исключительных прав пользователем

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 октября 2012 г. N Ф07-4938/12 по делу N А56-43646/2011

Вывод апелляционного суда об отсутствии доказательств фактического использования предпринимателем в рамках договора коммерческой концессии переданного комплекса прав сделан без оценки имеющихся в материалах дела договоров поставки оборудования и аренды помещения для спортивно-оздоровительного центра.

8.7. Сообщение пользователем в СМИ о начале деятельности, для которой пользователь заключил договор коммерческой концессии, может быть доказательством фактического использования комплекса исключительных прав пользователем

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 октября 2012 г. N Ф07-4938/12 по делу N А56-43646/2011

Вывод апелляционного суда об отсутствии доказательств фактического использования предпринимателем в рамках договора коммерческой концессии переданного комплекса прав сделан без оценки имеющихся в материалах дела сообщений в средствах массовой информации об открытии оздоровительного клуба и продаже абонементов.

8.8. В случае недействительности договора коммерческой концессии пользователь вправе взыскать с правообладателя неосновательное обогащение, только если стоимость возмещения со стороны пользователя превышает размер полученных правообладателем средств

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 мая 2009 г. N 1560/09

Исходя из [п. 2 ст. 167 ГК РФ] в случае признания сделки ничтожной общество должно было возвратить перечисленные ему холдингом денежные средства, а холдинг, получивший доступ к коммерческой информации и технологиям правообладателя, - возместить стоимость пользования ими. Однако истец не требовал применения реституции, настаивая на неосновательном обогащении ответчика. Поэтому только в случае представления доказательств, что стоимость возмещения со стороны пользователя больше размера полученных правообладателем средств, у последнего могла возникнуть обязанность возвратить неосновательное обогащение в соответствии со статьями 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суды также необоснованно возложили на ответчика бремя доказывания факта использования истцом исключительных прав на переданные объекты, поскольку по условиям договора коммерческой комиссии в соответствии со статьей 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации вознаграждение уплачивается правообладателю как за само право использования названных объектов (пункт 5.1 договора), так и в виде отчислений определенного процента от суммы оборота продукции, производимой по переданной обществу технологии (пункт 5.4 договора).

8.9. Если договором предусмотрена обязанность пользователя уплачивать вознаграждение за само право пользования, при применении реституции правообладатель не обязан доказывать факт использования пользователем исключительных прав на переданные объекты

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 мая 2009 г. N 1560/09

Исходя из [п. 2 ст. 167 ГК РФ] в случае признания сделки ничтожной общество должно было возвратить перечисленные ему холдингом денежные средства, а холдинг, получивший доступ к коммерческой информации и технологиям правообладателя, - возместить стоимость пользования ими. Однако истец не требовал применения реституции, настаивая на неосновательном обогащении ответчика. Поэтому только в случае представления доказательств, что стоимость возмещения со стороны пользователя больше размера полученных правообладателем средств, у последнего могла возникнуть обязанность возвратить неосновательное обогащение в соответствии со статьями 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суды также необоснованно возложили на ответчика бремя доказывания факта использования истцом исключительных прав на переданные объекты, поскольку по условиям договора коммерческой комиссии в соответствии со статьей 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации вознаграждение уплачивается правообладателю как за само право использования названных объектов (пункт 5.1 договора), так и в виде отчислений определенного процента от суммы оборота продукции, производимой по переданной обществу технологии (пункт 5.4 договора).