Энциклопедия судебной практики. Исполнение лицензионного договора (Ст. 1237 ГК)

Энциклопедия судебной практики
Исполнение лицензионного договора
(Ст. 1237 ГК)

1. Вознаграждение за лицензию

1.1. ГК РФ допускает возможность безвозмездного оборота исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 мая 2012 г. N Ф09-3541/12 по делу N А60-26562/2011

Судами верно установлено, что действия общества по передаче спорных лицензий, путем подписания форм передачи бессрочных лицензий, обществу соответствуют нормам действующего законодательства. Кроме того, сделка по замене лицензиата с общества на общество одобрена лицензиаром - обществом с ограниченной ответственностью.

Учитывая то обстоятельство, что нормы ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации допускают возможность безвозмездного оборота результатов интеллектуальной деятельности, суды первой и апелляционной инстанций верно сделали вывод о согласовании сторонами безвозмездного характера оспариваемой сделки.

В связи с этим отклоняется довод заявителя жалобы о применении судами к спорным правоотношениям норм права, не подлежащих применению: п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235, п. 4 ст. 1286, п. 1 ст. 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения к спорным правоотношениям норм подп. 4 п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено.

Примечание

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ статья 1234 Кодекса дополнена пунктом 3.1, вступившим в силу с 1 октября 2014 г., в соответствии с которым не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное

1.2. При несогласованности вознаграждения в лицензионном договоре невозможно применять правила определения цены при сравнимых обстоятельствах, поскольку интеллектуальная собственность обусловлена уникальностью и неповторимостью, невозможно сопоставить объекты друг с другом

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24 июня 2009 г. N КГ-А40/5310-09

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения, договор считается незаключенным, при этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются. Невозможность применения правил определения цены, предусмотренных пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, к объектам, являющимся результатом интеллектуальной собственности, обусловлена уникальностью и неповторимостью таких объектов, невозможностью их сопоставления друг с другом.

1.3. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

По смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 16 сентября 2011 г. N Ф10-3269/11 по делу N А14-12641/2010/336/2

В соответствии с п. 13.7. Постановления Пленумов Верховного Суда РФ N 5 и Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" по смыслу п. 5 ст. 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Апелляционное определение Московского городского суда от 26 августа 2015 г. N 33-28742/15

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 04 февраля 2016 г. по делу N 33-861/2016

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. по делу N 33-1816/2012

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

1.4. Обязанность по оплате вознаграждения за предоставление прав по лицензионным договорам возникает с момента государственной регистрации предоставления использования и действует до момента истечения срока регистрации интеллектуальной собственности

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 августа 2012 г. N Ф09-7056/12 по делу N А07-22785/2011

В рассматриваемом случае требования истца основаны на договорах о покупке/продаже неисключительной лицензии на использование товарного знака.

Суд апелляционной инстанции, учитывая вышеназванные положения закона, пришел к верному выводу о том, что обязанность общества по оплате вознаграждения за предоставление прав по указанным договорам в силу п. 4 ст. 1234, п. 2 ст. 1235, п. 1 ст. 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации возникла с момента государственной регистрации указанных договоров, и в силу п. 4 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации действовала до момента истечения срока регистрации товарных знаков.

1.5. Лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

По смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 марта 2012 г. N Ф07-668/12 по делу N А56-74800/2010

В пункте 13.7 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 марта 2012 г. N Ф05-1391/12 по делу N А40-42836/2011

Лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 16 сентября 2011 г. N Ф10-3269/11 по делу N А14-12641/2010/336/2

В соответствии с п. 13.7. Постановления Пленумов Верховного Суда РФ N 5 и Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" по смыслу п. 5 ст. 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Кассационное определение СК по гражданским делам Омского областного суда от 3 ноября 2010 г. N 33-6879/2010

Судебная коллегия соглашается с доводами кассационной жалобы о неверном характере выводов суда, исследовавшего вопрос относительно удовлетворения требований истца в связи с доводами ответчика о недоказанности исполнения им произведений в период с 01.01.2008 по 10.06.2008 г., поскольку по смыслу п. 5 ст. 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не могло быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства.

1.6. Если лицензиат обладает правом использования произведений в рамках действующего лицензионного соглашения, вне связи с конкретным помещением, то расторжение договора аренды помещения не освобождает от обязанности уплатить вознаграждение лицензиару

Определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 24 августа 2011 г. N 33-26793

Представленная ответчиком в материалы дела копия акта сдачи-приема нежилых помещений по адресу, в связи с расторжением договора аренды нежилых помещений также не является основанием для освобождения от оплаты авторского вознаграждения в соответствии с условиями вышеуказанного Лицензионного соглашения, а факт расторжения договора аренды помещения не имеет правового значения для данного спора, поскольку, в соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ, ответчик обладает правом использования произведений в рамках действующего Лицензионного соглашения, вне связи с конкретным помещением.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

1.7. Недопустим отказ от исполнения обязательств по уплате лицензионного вознаграждения не только за предоставленную, но и за фактически использованную неисключительную лицензию

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24 июня 2009 г. N КГ-А40/5310-09

С учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствующих разъяснений надзорной инстанции, суд кассационной инстанции считает недопустимым отказ ответчика от исполнения обязательств по уплате лицензионного вознаграждения не только за предоставленную, но и за фактически использованную неисключительную сублицензию истца.

1.8. Если обязательство должника по выплате лицензионного вознаграждения не было связано с трудовыми отношениями между организацией-банкротом и автором, суду следует рассмотреть требование кредитора по правилам статьи 100 Закона о банкротстве

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 сентября 2015 г. N Ф04-3695/12 по делу N А45-19286/2011

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (пункт 5 статьи 1235 ГК РФ).

В силу статьи 2 Закона о банкротстве под конкурсными кредиторами понимаются кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несёт ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия. Денежным обязательством признается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию.

Поскольку обязательство должника по выплате лицензионного вознаграждения не было связано с трудовыми отношениями между организацией-банкротом и автором, суду первой инстанции следовало рассмотреть требование кредитора по правилам статьи 100 Закона о банкротстве.

1.9. Суду следует рассмотреть заявление автора о выплате банкротом лицензионного вознаграждения в порядке статьи 100 Закона о банкротстве, если на момент рассмотрения заявления должник не исключён из ЕГРЮЛ в связи с завершением процедуры конкурсного производства

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 сентября 2015 г. N Ф04-3695/12 по делу N А45-19286/2011

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (пункт 5 статьи 1235 ГК РФ).

Поскольку обязательство должника по выплате лицензионного вознаграждения не было связано с трудовыми отношениями между организацией-банкротом и автором, суду первой инстанции следовало рассмотреть требование кредитора по правилам статьи 100 Закона о банкротстве.

В связи с тем, что судами первой и апелляционной инстанции не были учтены положения приведённых норм материального права, судебные акты подлежат отмене и направлению настоящего спора на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду следует рассмотреть заявление в порядке статьи 100 Закона о банкротстве, если на момент рассмотрения заявления должник не исключён из единого государственного реестра юридических лиц в связи с завершением процедуры конкурсного производства.

2. Отчет лицензиата

2.1. Представляемые лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности подтверждают исполнение лицензиатом лицензионного договора

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 апреля 2010 г. N КА-А40/3104-10 по делу N А40-84320/09-151-575

Руководствуясь положениями ст. 1237 ГК РФ, суд указал, что представляемыми лицензиару отчетами об использовании результата интеллектуальной деятельности, подтверждается исполнение обществом лицензионного договора.

2.2. Отчеты лицензиата об использовании результата интеллектуальной деятельности наряду с выставленными лицензиаром счетами, являются первичными документами об исполнении договора

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 апреля 2010 г. N КА-А40/3104-10 по делу N А40-84320/09-151-575

Руководствуясь положениями ст. 1237 ГК РФ, суд указал, что фактически указанные отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности наряду с выставленными лицензиаром счетами, являются первичными документами, подтверждающими факт исполнения сторонами своих обязательств.

3. Прекращение лицензионного договора

3.1. Соглашение о расторжении лицензионного договора является сделкой

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 30 октября 2013 г. N Ф07-7345/13 по делу N А56-55384/2012

По смыслу статьи 153 ГК РФ как лицензионный договор, так и соглашение о расторжении такого договора являются сделками.

3.2. К соглашению о расторжении лицензионного договора применяются положения корпоративного законодательства о совершении сделок с заинтересованностью

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 30 октября 2013 г. N Ф07-7345/13 по делу N А56-55384/2012

Закон N 208-ФЗ не содержит каких-либо указаний на неприменение к соглашению о расторжении лицензионного договора положений о совершении сделок с заинтересованностью, таким образом, при совершении названной сделки должен быть соблюден предусмотренный названным законом порядок.

3.3. Нарушение лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения лицензиару не может быть единственным основанием для расторжения договора

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 сентября 2012 г. N Ф05-8173/12 по делу N А40-117304/2011

При указанных обстоятельствах стороны предусмотрели возможность одностороннего отказа от исполнения договора со стороны сублицензиара в любое время.

При этом довод истца о том, что единственным основанием для расторжения договора является нарушение лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения лицензиару является несостоятельным и обоснованно отклонен судом апелляционной инстанции.

3.4. Право лицензиара на односторонний отказ от лицензионного договора и на возмещение убытков не зависит от продолжительности допущенной лицензиатом просрочки уплаты вознаграждения

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Согласно пункту 4 статьи 1237 ГК РФ при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. При этом указанное право на односторонний отказ от лицензионного договора и на возмещение причиненных его расторжением убытков не зависит от продолжительности допущенной просрочки.

Судам следует иметь в виду, что такой односторонний отказ лицензиара от лицензионного договора с учетом положений пункта 3 статьи 450 ГК РФ считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем.

Кассационное определение СК по гражданским делам Астраханского областного суда от 24 августа 2011 г. по делу N 33-2523/2011

Согласно п. 4 ст. 1237 ГК РФ при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведений науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. При этом указанное право на односторонний отказ от лицензионного договора и на возмещение причиненных его расторжением убытков не зависит от продолжительности допущенной просрочки.

3.5. Односторонний отказ лицензиара от лицензионного договора в связи с неоплатой лицензиатом вознаграждения считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о об отказе

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Согласно пункту 4 статьи 1237 ГК РФ при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Судам следует иметь в виду, что такой односторонний отказ лицензиара от лицензионного договора с учетом положений пункта 3 статьи 450 ГК РФ считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем.

3.6. Односторонний отказ от договора за неуплату вознаграждения распространяется на лицензионные договоры, предметом которых являются произведения науки, литературы или искусства, либо объекты смежных прав, а также нормы ГК РФ не ограничивают права лицензиара на отказ от такого договора, предметом которого являются товарные знаки

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24 сентября 2012 г. N Ф05-8344/12 по делу N А40-90880/2011

Рассматривая данное дело, суды, правильно применив части 1, 3 статьи 450, часть 2 статьи 1233, часть 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами Административного регламента, утвержденного приказом Минобразования России, пришли к обоснованному выводу о том, что действия Роспатента по государственной регистрации расторжения договора в одностороннем порядке сублицензионного договора были осуществлены без нарушений действующего законодательства.

Довод кассационной жалобы об отсутствии оснований для одностороннего отказа от договора со ссылкой на пункт 4 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации, несостоятелен, так как уплата указанного вознаграждения распространяется на лицензионные договоры, предметом которых являются произведения науки, литературы или искусства, либо объекты смежных прав, и не ограничивают права лицензиара по договору, предметом которого являются товарные знаки, на отказ от такого договора.