Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 августа 2012 г. N Ф09-7056/12 по делу N А07-22785/2011

Екатеринбург

20 августа 2012 г.

Дело N А07-22785/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 14 августа 2012 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 августа 2012 г.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Семеновой З.Г.,

судей Мындря Д.И., Лазарева С.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рыбаковой М.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Вектор" (далее - общество "ПФ "Вектор") на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2012 по делу N А07-22785/2011 Арбитражного суда Республики Башкортостан.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи при содействии Арбитражного суда Республики Башкортостан приняли участие представители:

общества "ПФ "Вектор" - Бояринцев (доверенность от 10.08.2012);

открытого акционерного общества "Уфимский хлебозавод N 7" (далее - общество "Уфимский хлебозавод N 7") - Ильметов Э.Т. (доверенность от 04.04.2012), Хамалова З.Р. (доверенность от 14.10.2011).

Общество "ПФ "Вектор" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу "Уфимский хлебозавод N 7" о взыскании 1 348 332 руб. задолженности за использование товарных знаков по договорам покупки (продажи) неисключительной лицензии на использование товарного знака от 20.04.2010 N 15, 16, 17, 18 за период с 20.04.2010 по 30.11.2011.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.03.2012 (судья Хомутова С.И.) исковые требования удовлетворены. С общества "Уфимский хлебозавод N 7" в пользу общества "ПФ "Вектор" взыскано 1 348 332 руб. долга.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2012 (судьи Пивоварова Л.В., Ермолаева Л.П., Карпачева М.И.) решение суда изменено, исковые требования удовлетворены частично. С общества "Уфимский хлебозавод N 7" в пользу общества "ПФ "Вектор" взыскано 328 666 руб. 25 коп. долга. В удовлетворении остальной части иска судом отказано.

В кассационной жалобе общество "ПФ "Вектор" (с учетом дополнений, данных в судебном заседании суда кассационной инстанции), просит постановление апелляционного суда отменить в части отказа в удовлетворении требований о взыскании 235 161 руб. 28 коп., иск в указанной части удовлетворить, ссылаясь на неприменение судами подлежащих применению ст. 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации. По мнению заявителя, с 01.05.2010 до даты регистрации договоров на использование товарного знака от 20.04.2010 N 15, 16, 17, 18 (02.07.2008) у ответчика возникло неосновательное обогащение за пользование неисключительными лицензиями на использование товарных знаков. При этом, как считает общество "ПФ "Вектор", факт использования обществом "Уфимский хлебозавод N 7" лицензий в данный период, подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями от 17.03.2011 N 610, 611, содержащими в назначении платежа указание на плату за пользование товарными знаками по договорам от 20.04.2010 N 15, 16, 17, 18 за период май-сентябрь 2010 года.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "ПФ "Вектор" является правообладателем товарных знаков N 218813 (свидетельство N 218813, договор об уступке товарного знака зарегистрирован 26.03.2007 N РД0020079), N 235791 (свидетельство N 235791, договор об уступке товарного знака зарегистрирован 26.03.2007 N РД0020077), N 240313 (свидетельство N 240313, договор об уступке товарного знака зарегистрирован 26.03.2007 N РД0020076), N 236712 (свидетельство N 236712, договор об уступке товарного знака зарегистрирован 26.03.2007 N РД0020078).

Обществом "ПФ "Вектор" (лицензиар) и обществом "Уфимский хлебозавод N 7" (лицензиат) 20.04.2010 подписан договор N 15 о покупке/продаже неисключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству N 218813 в отношении товаров 30 класса и услуг 35, 38, 40, 42 классов (п. 1.1 договора).

В соответствии с п. 4.1 договора за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, лицензиат обязуется ежемесячно до 5

числа следующего за отчетным месяцем перечислять лицензиару 70 000 руб.

Согласно п. 5.1 договора он заключается на 3 года с 01.05.2010 по 30.04.2013.

Названный договор зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.07.2010 за N РД 0066589.

Между обществом "ПФ "Вектор" (лицензиар) и обществом "Уфимский хлебозавод N 7" (лицензиат) 20.04.2010 заключен договор N 16 о покупке/продаже неисключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству N 235791 в отношении товаров 30 класса -хлебобулочные изделия (п. 1.1 договора).

В соответствии с п. 4.1 договора за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, лицензиат обязуется ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным месяцем перечислять лицензиару 10 000 руб.

Пунктом 5.1 договора установлено, что он заключается на 3 года с 01.05.2010 по 30.04.2013.

Указанный договор зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.07.2010 за N РД 0066591.

Обществами "ПФ "Вектор" (лицензиар) и "Уфимский хлебозавод N 7" (лицензиат) 20.04.2010 также подписан договор N 17 о покупке/продаже неисключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству N 236712 в отношении товаров 30 класса и услуг 35, 38, 40, 42 классов (п. 1.1 договора).

В соответствии с п. 4.1 договора за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, лицензиат обязуется ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным месяцем перечислять лицензиару 10 000 руб.

Согласно п. 5.1 договора настоящий договор заключается на 3 года с 01.05.2010 по 30.04.2013.

Договор зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной

Собственности, патентам и товарным знакам 08.10.2010 за N РД 0070992.

Между этими же лицами 20.04.2010 заключен договор N 18 о покупке/продаже неисключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству N 240313 в отношении товаров 30 класса - хлеб (пункт 1.1 договора).

В соответствии с п. 4.1 договора за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, лицензиат обязуется ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным месяцем перечислять лицензиару 10 000 руб.

Согласно п. 5.1 договора он заключается на 3 года с 01.05.2010 по 30.04.2013.

Договор зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.07.2010 за N РД 0066590.

Общество "Уфимский хлебозавод N 7" произвело частичную оплату в сумме 585 000 руб. по указанным договорам, что подтверждается платежными поручениями: от 29.12.2010 N 3291 на сумму 100 000 руб. (назначение платежа - предоставление неисключительной лицензии на использование товарных знаков согласно договорам от 20.04.2010 N 15, 16, 17, 18), от 15.02.2011 N 311 на сумму 10 000 руб. (назначение платежа - предоставление неисключительной лицензии на использование товарных знаков согласно договору от 20.04.2010 N 15), от 17.03.2011 N 610 на сумму 310 000 руб. (назначение платежа - предоставление неисключительной лицензии на использование товарных знаков согласно договору от 20.04.2010 N 15, доплата за май-сентябрь 2010 года сумма 100 000 руб., доплата за октябрь-декабрь 2010 года сумма 210 000 руб.), от 17.03.2011 N 611 на сумму 165 000 руб. (назначение платежа - предоставление неисключительной лицензии на использование товарных знаков согласно договорам от 20.04.2010 N 16, 17, 18 доплата за май-сентябрь 2010 года сумма 75 000 руб., доплата за октябрь-декабрь 2010 года сумма 90 000 руб.).

Из приобщенных в судебном заседании арбитражного суда справок по свидетельствам на товарные знаки усматривается следующая информация:

- товарный знак N 218813 зарегистрирован 08.08.2002, дата подачи заявки 26.03.2001, дата истечения срока действия регистрации 26.03.2011; зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный

знак от 26.03.2007 N РД0020079, в соответствии с которым приобретателем

является общество "ПФ "Вектор"; зарегистрирован лицензионный договор от

02.07.2010 N РД0066589 (неисключительная лицензия на срок по 30.04.2012 на

территории Российской Федерации), лицензиат - общество "Уфимский хлебозавод N 7"; правовая охрана товарного знака прекращена 26.03.2011 в связи с истечением срока ее действия;

- товарный знак N 235791 зарегистрирован 20.01.2003, дата подачи заявки 25.05.2001, дата истечения срока действия регистрации 25.05.2011; зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный

знак от 26.03.2007 N РД0020077, в соответствии с которым приобретателем является общество "ПФ "Вектор"; зарегистрирован лицензионный договор от

02.07.2010 N РД0066591 (неисключительная лицензия на срок по 30.04.2012 на

территории Российской Федерации), лицензиат - общество "Уфимский хлебозавод N 7"; правовая охрана товарного знака прекращена 25.05.2011 в связи с истечением срока ее действия;

- товарный знак N 236712 зарегистрирован 28.01.2003, дата подачи заявки 25.05.2001, дата истечения срока действия регистрации 25.05.2011; зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 26.03.2007 N РД0020078, в соответствии с которым приобретателем является ООО "ПФ "Вектор"; зарегистрирован лицензионный договор от 08.10.2010 N РД0070992 (неисключительная лицензия на срок по 30.04.2012 на

территории Российской Федерации), лицензиат - общество "Уфимский хлебозавод N 7"; правовая охрана товарного знака прекращена 25.05.2011 в связи с истечением срока ее действия;

- товарный знак N 240313 зарегистрирован 13.03.2003, дата подачи заявки 25.05.2001, дата истечения срока действия регистрации 25.05.2011; зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный

знак от 26.03.2007 N РД0020076, в соответствии с которым приобретателем является общество "ПФ "Вектор"; зарегистрирован лицензионный договор от

02.07.2010 N РД0066590 (неисключительная лицензия на срок по 30.04.2012 на

территории Российской Федерации), лицензиат - общество "Уфимский хлебозавод N 7"; правовая охрана товарного знака прекращена 25.05.2011 в связи с истечением срока ее действия.

Общество "ПФ "Вектор", ссылаясь на ненадлежащее исполнение обществом "Уфимский хлебозавод N 7" условий вышеназванных договоров в

части своевременной оплаты суммы вознаграждения за пользование товарными

знаками, обратилось в суд с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя заявленные исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции исходил из заключенности договоров от 20.04.2010 N N 15, 16, 17, 18 и отсутствия в материалах дела доказательств полной оплаты ответчиком задолженности по указанным договорам.

Апелляционный суд, изменяя решение суда и удовлетворяя требования частично, обоснованно исходил из следующего.

Согласно п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии с п. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 настоящего Кодекса. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора (п. 2 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании п. 4 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Пунктом 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права (ст. 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п. 1 ст. 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В п. 6 ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.

Как разъяснено в п. 13.3 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации N 5, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленумов от 26.03.2009 N 5/29), согласно п. 4 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права.

Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации этого договора. Условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент перехода исключительного права, с учетом положений статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожно.

В рассматриваемом случае требования истца основаны на договорах о покупке/продаже неисключительной лицензии на использование товарного знака от 20.04.2010 N 15, 16, 17, 18, заключенных сроком на 3 года с 01.05.2010 по 30.04.2013 (п. 4.1 договоров).

Суд апелляционной инстанции, учитывая вышеназванные положения закона, пришел к верному выводу о том, что обязанность общества "Уфимский хлебозавод N 7" по оплате вознаграждения за предоставление прав по указанным договорам в силу п. 4 ст. 1234, п. 2 ст. 1235, п. 1 ст. 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации возникла с момента государственной регистрации указанных договоров, и в силу п. 4 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации действовала до момента истечения срока регистрации товарных знаков.

При этом апелляционным судом установлено, что договор от 20.04.2010 N 15 зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.07.2010, правовая охрана переданного по нему товарного знака N 218813 прекращена 26.03.2011.

Договоры от 20.04.2010 N 16, 18 зарегистрированы 02.07.2010, правовая охрана товарных знаков N 235791, 240313 прекращена 25.05.2011.

Договор от 20.04.2010 N 17 зарегистрирован 08.10.2010, правовая охрана переданного по нему товарного знака N 236712 прекращена 25.05.2011.

При таких обстоятельствах суд правомерно, с учетом частичной оплаты взыскал с ответчика в пользу истца задолженность по договору N 15 за период со 02.07.2010 по 26.03.2011 в размере 230 666 руб. 58 коп., по договору N 16 - 43 333 руб. 25 коп. за период со 02.07.2010 по 25.05.2011, по договору N 17 - 11 333 руб. 17 коп. за период с 08.10.2010 по 25.05.2011 и по договору N 18 - 43 333 руб. 25 коп. за период со 02.07.2010 по 25.05.2011.

Доводы Заявителя кассационной жалобы о необходимости взыскания с ответчика платы за пользование товарными знаками по данным договорам за период с 01.05.2010 до государственной регистрации этих договоров как неосновательное обогащение в связи с фактическим использованием товарных знаков, отклоняется судом кассационной инстанции.

Как разъяснено в п. 15 постановления Пленумов от 26.03.2009 N 5/29, пунктом 3 ст. 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации определено: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором.

Если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, поскольку действующим законодательством установлена определенная ответственность за использование товарных знаков в отсутствие договора на предоставление такого права, в рассматриваемом случае к отношениям по использованию товарных знаков за пределами обязательства не могут быть применены нормы о неосновательном обогащении.

Требования о применении к ответчику ответственности, установленной законом за использование товарных знаков в период с 01.05.2010 и до государственной регистрации договоров, обществом "ПФ "Вектор" предъявлены не были.

Доказательствам, представленным в материалы дела, судом апелляционной инстанции дана надлежащая правовая оценка в соответствии с требованиями ст. 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оснований для переоценки доказательств и установленных судом обстоятельств дела у суда кассационной инстанции в силу ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основаниями для отмены или изменения судебного акта на основании ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного постановление апелляционного суда следует оставить в силе, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2012 по делу N А07-22785/2011 Арбитражного суда Республики Башкортостан оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Вектор" - без удовлетворения.

Председательствующий

З.Г. Семенова

Судьи

Д.И. Мындря С.В. Лазарев