Изменения ст. 1483 ГК РФ (Э.П. Гаврилов, "Патенты и лицензии. Интеллектуальные права", N 11, ноябрь 2012 г.)

Изменения ст. 1483 ГК РФ

Автор статьи - Э.П. Гаврилов, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права НИУ-ВШЭ (Москва, sirill@mail.ru) анализирует изменения, вносимые в ст. 1483 ГК Проектом модернизации ГК.

Ст. 1483 ГК перечисляет категории обозначений, которые не могут охраняться как товарные знаки. Проект модернизации ГК вносит в эту статью важные изменения, касающиеся доменных имен, "писем-согласий", государственных, международных и официальных символов и знаков и авторских произведений.

В правовой охране товарных знаков статья 1483 ГК занимает одно из важнейших мест. В ней перечислены все случаи, когда обозначение товара не может считаться товарным знаком, не может охраняться как товарный знак.

Право на товарные знаки - оно, в основном, содержится в § 2 Главы 76 ГК РФ, - исходит из того, что в качестве товарного знака может охраняться любое обозначение. Исключение составляют лишь случаи, прямо указанные в ст. 1483 ГК.

Поэтому, к ст. 1483 ГК приходится обращаться всякий раз, когда возникает вопрос о том, может ли определенное заявленное обозначение охраняться как товарный знак, а также при решении вопроса о том, может ли продолжать охраняться в качестве товарного знака определенное уже охраняемое обозначение.

Таким образом, нормы ст. 1483 ГК приходится анализировать и при регистрации товарных знаков, и при оспаривании уже зарегистрированных товарных знаков.

Важное значение этой статьи, конечно, объясняется не большим ее объемом (хотя это - самая объемная статья ГК), а той ролью, которую нормы этой статьи играют в праве на товарные знаки.

Положения этой статьи неоднократно исследовались в доктрине.

Эти комментарии мы повторять не будем, а остановимся только на тех новеллах, которые вносятся в эту статью Проектом модернизации ГК РФ.

Новая редакция ст. 1483 ГК

В указанном выше издании заголовок и весь текст ст. 1483 ГК выделены полужирным курсивом. Это означает, что весь этот нормативный материал является новым.

На самом деле это не так: И заголовок этой статьи, и текст, содержащийся в пунктах 4, 5 и 8 этой статьи остались прежними. В этой связи мы на них не будем останавливаться. Отметим лишь, что высказывавшиеся по этим нормам критические замечания сохраняют свою силу.

В несколько норм, содержавшихся в ст. 1483 ГК, вносятся лишь редакционные или чисто технические изменения.

Таким образом, свыше половины прежних норм вошло в новую редакцию этой статьи.

Далее мы остановимся на основных изменениях, внесенных в эту статью.

Товарные знаки и доменные имена

Пункт 9 ст. 1483 ГК устанавливает:

"Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

...

3) промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета, регистрируемого товарного знака".

Проект модернизации ГК предусматривает, что из этой нормы исключаются слова "доменному имени".

Это - огромное, прогрессивное нововведение, практическое и теоретическое значение которого трудно переоценить.

Насколько я знаю, на практике эксперты ФИПС иногда уведомляют заявителя, что заявленное на регистрацию обозначение совпадает с доменным именем, зарегистрированным в какой-либо стране, например, в Аргентине. Разумеется, эксперт находит это наименование в Интернете. В результате такого уведомления заявитель (вместе с патентным поверенным) вынужден тратить силы и время для доказательства того, что данное доменное имя и его владелец не имеют никакого отношения к товарам, для которых регистрируется товарный знак, что это доменное наименование не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, что оно не стало общепринятым термином, и еще много другое.

Следует надеяться, что после принятия Проекта модернизации ГК положение лиц, подающих заявки на товарные знаки, которые случайно совпадают с доменными именами других лиц, значительно улучшится.

"Письма-согласия"

В соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, которые являются тождественными или сходными до степени смешения с теми обозначениями, которые были ранее (до даты приоритета заявки) заявлены или уже зарегистрированы в России другими лицами в отношении однородных товаров. Однако, если это другое лицо даст согласие на такую регистрацию, то такой товарный знак, не тождественный, а сходный до степени смешения, все же может быть зарегистрирован. Такое согласие, конечно, выражается письменно и на профессиональном жаргоне именуется "письмо-согласие".

Таким образом, "письмо-согласие" - это адресуемое в Роспатент заявление владельца "старшего" права на товарный знак на то, чтобы на имя другого лица для однородных товаров был зарегистрирован товарный знак, являющийся сходным до степени смешения.

Почему владелец "старшего" права (в ГК он именуется "правообладатель") дает согласие на то, чтобы на рынке для однородных товаров появился сходный до степени смешения товарный знак другого лица - "тайна сия велика есть!". Можно предположить, что в основе такого согласия лежит договор о разделе рынка; очевидно, договор этот является возмездным.

По ныне действующему законодательству после получения "письма-согласия" товарный знак должен быть зарегистрирован (по этому вопросу имеются судебные решения), хотя в доктрине высказывается мнение о том, что Роспатент может и отказать в регистрации.

Проект модернизации ГК вносит следующие изменения в рассматриваемые нормы.

Во-первых, прямо указывается на то, что "согласие не может быть отозвано правообладателем". Безотзывность "письма-согласия" - важное уточнение. Строго говоря, безотзывность вытекает из самой природы "письма-согласия". По своей сути это - отказ от права предъявлять претензии и иски к владельцу сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного для однородных товаров. А отказ от права всегда является окончательным, безусловным.

Однако, безотзывность согласия не означает возможности спора из заключенного между сторонами договора, о котором упоминалось выше.

Второе нововведение состоит в том, что "письмо-согласие" не может быть применено в том случае, если "старший" товарный знак является либо общеизвестным, либо коллективным знаком.

Наконец, третье нововведение состоит в том, что "согласие правообладателя" является основанием для регистрации нового товарного знака "при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя".

О способности ввести потребителя в заблуждение говорится также в п. 3 ст. 1483 ГК:

"Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы... способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя".

Следует считать, что и в п. 3, и в новой норме п. 6 ст. 1483 упоминаются одинаковые понятия "введения потребителя в заблуждение".

Такой подход - серьезная теоретическая и практическая ошибка. В п. 3 ст. 1483 ГК "введение потребителя в заблуждение" является абсолютным основанием отказа в регистрации товарного знака: знак будет вводить потребителя в заблуждение, поскольку он, по мнению потребителя, не может принадлежать никому. А в п. 6 ст. 1483 ГК предусматриваются относительные основания отказа в предоставлении правовой охраны: знак не может быть зарегистрирован, потому что имеется другой, "старший" знак. Если бы его не было, то заявленное обозначение можно было бы зарегистрировать.

Когда на рынке имеются товары разных изготовителей (продавцов), имеющие одинаковые или сходные до степени смешения товарные знаки, то нельзя ставить и рассматривать вопрос о том, что только один из этих товарных знаков водит потребителя в заблуждение, в то время как другой товарный знак является законно зарегистрированным. Здесь уместно ставить вопрос только о "столкновениях" между этими товарными знаками.

При этом, поскольку владелец товарного знака вправе выдать любому иному лицу лицензию на использование своего товарного знака (в том числе и такого знака, который отличается от зарегистрированного отдельными элементами, - а это и есть сходные до степени смешения знаки), а "письмо-согласие" является своеобразной формой такой лицензии, следует полагать, что, по общему правилу, Роспатент обязан зарегистрировать товарный знак, в отношении которого получено "письмо-согласие".

Если все же будет принята норма о том, что "письмо-согласие" не может обосновывать регистрацию товарного знака, если потребитель может быть введен в заблуждение такой регистрацией и если такая оговорка (о введении потребителя в заблуждение) может быть выдвинута экспертизой, то должно быть установлено, что экспертиза обязана указать заявителю на то, что получение "письма-согласия" все равно не поведет к регистрации знака, с тем, чтобы заявитель не занимался бесполезным делом, не пытался получать "письма-согласия".

Государственные, международные и официальные символы и знаки

Пункт 2 ст. 1483 ГК устанавливает запрет в отношении регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой государственные, международные и официальные символы и знаки (названия, гербы, флаги государств и международных организаций, официальные контрольные, гарантийные знаки, награды и т.п.).

Проект модернизации ГК переносит эту норму в главу 69 "Общие положения [об интеллектуальных правах]" в качестве новой статьи 1231-1, одновременно внеся в нее следующие изменения:

Во-первых, данная норма, содержащая запрет на использование в товарных знаках указанных обозначений, распространена на некоторые иные виды интеллектуальной собственности: на промышленные образцы, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. И в этих объектах, в принципе, нельзя использовать указанные обозначения.

А если какая-либо норма, включенная в часть четвертую ГК РФ, распространяется на несколько охраняемых объектов, она должна быть помещена в Главе 69 "Общие положения". Именно поэтому в этой главе появилась ст. 1231-1. Это - логично. А вот сохранение в ст. 1483 ГК пункта 2, который только отсылает к ст. 1231-1 ГК, выглядит нелогично: его надо либо исключить, либо сделать такие же отсылки в нормативном материале, относящемся ко всем объектам, упомянутым в ст. 1231-1 ГК.

Второе изменение, внесенное в норму п. 2 ст. 1483 ГК, состоит в том, что ныне действующая норма начинается со слов "В соответствии с международным договором Российской Федерации". Эти слова, по сути делающие бессмысленной нашу национальную норму, исключены из Проекта модернизации ГК.

Имеется и третье существенное изменение ныне действующего п. 2 ст. 1483 ГК.

Из ныне действующей нормы остается неясным, распространяется ли запрет регистрации на указанные обозначения как таковые, или он распространяется и на обозначения, сходные с указанными символами и знаками до степени смешения? Например, можно ли зарегистрировать обозначения Аргентино, Сан-Марина, Истония?

Проект модернизации ГК содержит прямой ответ на этот вопрос: Запрет касается не только самих этих государственных, международных и официальных символов и знаков, но и их "имитаций", "сходных с ними до степени смешения".

Понятие "имитация" употребляется в ст. 1231-1, а понятие "сходства до степени смешения" - в новом тексте п. 2 ст. 1483. Полагаю, что это - одинаковые понятия.

Обозначения, не обладающие различительной способностью

Такие обозначения не регистрируются в качестве товарных знаков, о чем указывается в п. 1 ст. 1483 ГК. Сам этот пункт сформулирован редакционно не очень удачно. Он начинается с крайне невразумительного общего положения: "Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: ...".

Далее в четырех подпунктах перечисляются указанные нерегистрируемые обозначения, причем остается неясным, содержат ли эти подпункты обозначения, не обладающие различительной способностью, или их элементы.

Проект модернизации ГК предусматривает, что существующий нормативный материал будет размещен в двух пунктах: 1 и 1-1; кроме того, в него вносятся редакционные уточнения.

Новеллой является следующая норма: может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, которое состоит только из элементов, не обладающих различительной способностью, если эти элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Товарные знаки и авторские произведения

Подпункт 1 п. 9 ст. 1483 ГК содержит норму о том, что без согласия владельца авторского права в товарном знаке не может быть использовано произведение, охраняемое авторским правом. Эта норма принципиально правильна.

Однако выражена эта норма с большими ошибками, что объясняется тем, что эту норму формулировали специалисты по праву товарных знаков, которые применили к сфере авторского права не свойственные этому праву принципы и правила.

Содержащиеся в этой норме ошибки несколько раз отмечались мною в публикациях.

Высказанные мною замечания пока игнорируются законодателем. Поэтому эти замечания напоминают "глас вопиющего в пустыне". Но я надеюсь, что содержащиеся в этой норме ошибки будут признаны в первом серьезном судебном процессе, касающемся этой нормы.

Все это не следовало бы повторять, если бы действующая несовершенная норма была просто перенесена в Проект модернизации ГК. Но возвращаться к этому вопросу приходится, потому что проект добавляет новую ошибку к принципиально неверной трактовке принципов и правил авторского права.

Существо этой ошибки состоит в следующем.

Пункт 9 ст. 1483 ГК предлагается дополнить новым абзацем:

"Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с объектами, названными в подпунктах 1-3 настоящего пункта".

Таким образом, эта новая норма исходит из того, что к объектам, названным в подпунктах 1-3 п. 9 ст. 1483 ГК, может быть применен принцип "сходства до степени смешения".

Между тем к охраняемым авторским правом произведениям (а именно они указаны в подп. 1 п. 9) принцип "сходства до степени смешения" не применим. В сфере авторского права действует иной принцип: запрет копирования, запрет заимствования. Два произведения, созданные независимо одно от другого, даже если они очень сходны, оба имеют право на существование и использование: они не "сталкиваются".

Напротив, два товарных знака, созданных независимо друг от друга, могут оказаться сходными до степени смешения и тогда они "сталкиваются".

Обладатель исключительного авторского права не может дать согласия другому лицу на использование в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с его произведениям. Точно также обладатель исключительного авторского права не может запретить кому бы то ни было использовать объект, сходный до степени смешения с его произведением. Он может запретить использование лишь того объекта, который скопирован с его произведения.

Произведение, используемое владельцем авторского права в сфере права на товарные знаки, продолжает охраняться по принципам и нормам авторского права, а не по принципам и нормам права на товарные знаки. Поэтому из последнего абзаца п. 9 ст. 1483 Проекта модернизации ГК должна быть исключена ссылка на объекты, названные в подпункте 1 п. 9 ст. 1483 ГК.

Таковы основные изменения, вносимые Проектом модернизации ГК в статью 1483.

Э.П. Гаврилов,

доктор юридических наук,

профессор кафедры гражданского права НИУ-ВШЭ

"Патенты и лицензии", N 11, ноябрь 2012 г.